智慧財產專業團體

一、前言

        一齣賣座成功的電影或電視節目，除反應在賣座票房或高收視率帶動廣告收益的直接獲利外，藉由電影或電視節目的高知名度所開發出來的周邊商品或服務，更吸引戲迷們不斷掏腰包收藏或付費體驗，其商業價值可能更甚電影或電視節目本身的著作權價值。基於該等電影或電視節目的高知名度，如果將片名作為商標，不僅搭上順風車立即吸引消費者的注意，更可能被誤認為是片商開發的周邊產品，受戲迷們的垂愛而選購。惟一部電影或電視節目成功與否，在上映前往往不得而知，縱使製作公司有先見之明事前申請商標註冊，也多指定在直接的服務或商品，如第41類電影、電視節目製作、發行等服務，第9類的影音光碟、數位影音光碟等商品，至於能否擴及其其他類別的保護，將視個案而定。本文將藉數件案例一窺美國、中國與我國對於此等案例之態度。

二、「JAWS」、「JAWS DEVOUR YOUR HUNGER」商標美國申請案

        MR. Recipe, LLC（下稱申請人）前於西元（下同）2013年申請註冊「JAWS」與「JAWS DEVOUR YOUR HUNGER」商標（下稱系爭商標），指定使用在第38類「娛樂，即透過網際網路以影音資料串流方式提供烹飪節目entertainment, namely, streaming of audiovisual material via an Internet channel providing programming related to cooking」(註1)，經審查後，美國專利商標局以該等商標與UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.在先註冊第2276097號「JAWS」商標（下稱引證商標），指定使用在第9類「載有電影之各種格式的影像錄製品video recordings in all formats all featuring motion pictures」構成混淆誤認之近似而核駁。申請人不服，向Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)提起訴願，日前TTAB做成處分，維持美國專利商標局核駁處分(註2)。

        JAWS的意思為顎（複數），同時也是1975年史蒂芬史匹柏導演的一部知名的驚悚?影名稱（中譯片名為「大白鯊」），其製作與發行的環球影城公司即以片名「JAWS」申請註冊引證商標。美國專利商標局審查時，除認為引證商標有識別性、系爭商標與引證商標近似，也以下列理由說明二造商標指定使用商品與服務構成類似，以及認定引證商標的知名度，認為引證商標應受較大的保護：

1. 申請人雖然承認電影有可能以烹飪為題材，但爭執申請人所提供的烹飪節目在市場上可與電影區隔。對此，美國專利商標局不同意，其認為商品或服務是否會構成混淆誤認之類似，應根據申請或註冊商標的指定使用商品或服務的描述來判斷，而非根據實際使用的態樣判斷。既然系爭商標是指定使用在任何影音內容的串流服務，則電影也會是其串流的客體之一。而觀引證商標的指定使用商品，其未限定所錄製電影的錄影內容，故烹飪題材也會包括在內。在此情況下，消費者將會認為申請人提供的串流服務與引證商標權人提供的商品來源同一或相關而造成混淆誤認之虞。此外，美國專利商標局也參考第三人的商標，發現多例同時申請註冊指定使用在影音錄影商品與娛樂內容之串流服務。因此，美國專利商標局認為二造商標指定使用的服務與商品構成類似。
2. 申請人雖不否認引證商標之知名度，但主張其知名度有限。美國專利商標局不同意，其認為根據資料顯示，大白鯊電影在全球上映後票房非常賣座，並獲得多項奧斯卡金像獎提名與獲獎，已被選為百大經典電影之一，種種證據顯示大白鯊這部超過40年之久的驚悚經典電影仍深受觀眾喜愛，足以證明引證商標之著名性而應受較強之保護。

三、「功夫熊貓KUNG FU PANDA」中國商標申請與異議案

        申請人胡曉中前於2008年申請註冊「KUNG FU PANDA」、「功夫熊貓KUNG FU PANDA」商標（下稱被異議商標），指定使用在第12類的方向盤罩和第27類的地毯等商品(註3)，夢工廠動畫影片公司（下稱異議人）對之提出異議，異議人對於國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）之作成的被異議商標予以核准之裁定（下稱被訴裁定）不服而提起行政訴訟，案經北京市第一中級人民法院審理後仍予維持，異議人遂提起上訴，經北京市高級人民法院審理後，撤銷一審判決與商評委之被訴裁定，要求商評委重新作出裁定(註4)。

        由於異議人在中國僅有註冊在與被異議商標商品不類似的第9類與第28類商標，且在中國的使用證據甚難達到馳名商標的高度門檻(註5)，因此異議人另闢蹊徑，主張其對於「KUNGFUPANDA」名稱有在先的商品化權，根據2001年商標法第31條前段「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利」之規定，被異議商標應不予註冊。就此爭點，商評委與原審法院審理後認為：法定權利是指法律明確設定，並對其取得要件、保護內容等均作出相應明確規定的權利，法律未明確設定的權利均不被認定為法定權利。鑒於現有的法律中並未將所謂「商品化權」設定為一種法定權利，故其並不屬於前揭商標法所規定的在先權利中的法定權利。此外，「商品化權」亦非法律所保護的民事權益，其權益內容和權益邊界均不明確，亦難以認定異議人對「KUNGFUPANDA」名稱在商標領域享有絕對、排他的權利空間。因此，被異議商標的申請註冊並未違反2001年商標法第31條的規定。

        異議人不服，上訴北京市高級人民法院，案經審理後，北京市高級人民法院同意異議人的主張，認為當電影名稱或電影人物形象及其名稱因具有一定知名度而不再單純局限於電影作品本身，與特定商品或服務的商業主體或商業行為相結合，電影相關公眾將其對於電影作品的認知與情感投射於電影名稱或電影人物名稱之上，並對與其結合的商品或服務產生移情作用，使權利人據此獲得電影發行以外的商業價值與交易機會時，則該電影名稱或電影人物形象及其名稱可構成商品化權，該等商品化權為前引商標法第31條的「在先權利」之一。

四、「我可能不會愛你」、「命中註定我愛你」台灣商標申請案

        申請人中華網龍股份有限公司2014年分別申請註冊「我可能不會愛你」、「命中註定我愛你」商標（下稱系爭商標），指定使用在電腦軟體等第9類商品與提供線上遊戲服務（由電腦網路）等第41類服務(註6)。經智慧財產局審查後，認為前開申請商標有商標法第30條第1項第11款相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞不准註冊事由，而為核駁處分(註7)。其主要理由認為，有鑒於「我可能不會愛你」與「命中註定我愛你」二齣戲劇在2011年、2008年播出後收視率高，並獲得金鐘獎項，「我可能不會愛你」商標與「命中註定我愛你」商標之知名度因戲劇廣受歡迎，已為相關事業或消費者所普遍認知且識別性高的著名商標。由於系爭商標與據以核駁的「我可能不會愛你」、「命中註定我愛你」商標相同，消費者於購買時施以普通之注意，極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或誤認系爭商標指定商品或服務之內容即為據以核駁商標之戲劇內容改編衍生，有致相關公眾對著名商標所表彰之來源發生混淆誤認之虞，根據前引商標法之規定予以核駁。

五、 觀察與評析

        從上開美國「JAWS」、「JAWS DEVOUR YOUR HUNGER」商標申請案可以看出，美國商標審查機關雖然承認大白鯊電影的知名度，但從理由看來，主要還是以二造商品指定使用商品或服務類似為由而為核駁處分。

        至於中國「功夫熊貓KUNG FU PANDA」商標申請與異議案可以觀察到，在中國，電影製片商面臨到各式搶註的商標申請案，既無在先註冊於類似商品或服務的商標可以阻擋各類搶註的商標申請案，也無法提出大量將片名使用在商品或服務的資料證明片名為馳名商標。至於2001年商標法第31條（即現行2013年商標法第32條）前段所指的在先權利係指著作權、名稱權、外觀設計專利權、肖像權、姓名權等，而中國法院一貫的態度皆認為影片片名並無著作權(註8)。在此情況下，權利人往往只能坐視各種搶註商標的猖獗行徑，卻無任何商標法上的基礎可以阻止。此次北京市高級人民法院雖然認為商品化權確非現行法律所明文規定的民事權利或法定民事利益，但有鑑於賣座電影所衍生的龐大商業利益，以開創的態度承認該等電影名稱或電影人物形象及名稱商品化權，該等商品化權為前引商標法規定的在先權利所要保護的權利之一。此等法律意見引來多方討論，最大的爭議在於所謂商品化權並非法律所明文規定的權利態樣，其構成的要件、保護的範圍、保護的手段皆未透過立法程序制定，伴隨著知名電影的挾帶的巨大商業利益，日後如何在個案中認定有無所謂的商品化權以及排他的範圍都會產生極度爭議。

        另觀我國的審查實務，之前的「大長今」商標(註9)、「007」(註10)商標 案，商標主管機關與法院雖不否認賣座電影或電視節目的知名度，但非當然將電影或電視節目的知名度視為以片名作為商標的知名度，仍要求並檢視權利人提出實際電影名稱或電視節目名稱使用在具體商品或服務的使用證據審查。惟隨著時空的演變，智慧財產局正視藉由賣座電影或電視節目的知名度所開創的高度商譽與龐大商機，其保護範圍應不僅僅限於最初與電影或電視節目有關的影碟、錄影帶、影片製作與發行的直接商品或服務，於2008年12月31日發布的「商標識別性審查基準」第4.7明文指出，流行或廣受歡迎的書籍、影片、戲劇等作品，若作品名稱經大量使用，在消費者心中產生鮮明的印象，而有指示來源的功能，則具有識別性，著作權人或得其同意之人，得以之申請商標註冊。非著作權人或得其同意之人申請商標註冊，可能使消費者產生來源的混淆或減損其識別性，應不得註冊。除了前揭介紹的「我可能不會愛你」、「命中註定我愛你」商標申請案，近年來另有指定使用在第3類化妝品等的「蘭陵王Naning King 及圖」商標申請案、指定使用在第9、16、28、41類的「甄嬛傳及圖」商標申請案、指定使用在第9類眼鏡等商品的「David Loman」商標申請案、指定使用在第3類化妝品「My Love From the Star」以及指定使用在第30類調味品、辣椒醬等商品的「酷斯拉醬Kucila Chili Sauce及圖」(註11)商標申請案 ，即使電影或戲劇的著作權人未將片名當作商標使用在化妝品、眼鏡、辣椒醬等商品，智慧財產局仍基於「蘭陵王」、「後宮甄嬛傳」、「大尾鱸鰻」、「來自星星的你」與「Godzilla酷斯拉」等高收視率戲劇或賣座電影的事實，認定其片名亦是著名商標，前開各件申請商標有商標法第30條第1項第11款前段事由而不准註冊(註12)。

        從上述案例可知，有鑑於現今娛樂事業受到媒體、影迷等多方高度關注，賣座電影與高收視率的電視節目的知名度多為消費者所知悉，不問著作權人是否以片名多角化經營行銷周邊商品服務的事實或計劃，當第三人覬覦其商業利益而搶先申請註冊商標時，商標主管機關或法院多已認知其商業利益，頃向核駁或撤銷商標此等搶註之商標，杜絕搶搭便車之惡習，並保護正當權利人之權利。

 1.

美國申請第86040643號與第86040656號商標。

 2.

In re Mr. Recipe, LLC, Serial Nos. 86040643, 86040656 (TTAB March 18, 2016).

 3.

中國申請第6806482號與第7124656號商標。

 4.

北京市高級人民法院2015高行（知）終字第1973號與1969號判決。

 5.

在陝西茂志娛樂有限公司對夢工廠動畫影片公司、派拉蒙影業公司、中國電影集團公司、北京華影天映影院管理公司根據其註冊第6353409號指定使用在電影製作等服務的「功夫熊貓與圖」商標提起商標侵害訴訟案，北京市第二中級人民法院在（2011）二中民初字第10236號民事判決書指出，被告等在「功夫熊貓2」影片所使用的「功夫熊貓」字樣是為了說明自己製作、發行、放映的電影的內容與特點，僅是著作權法上對電影作品相關權利歸屬的認知與確定，並不是作為表明其電影製作或類似商品服務的來源。由此足見，即使電影製作公司提供關於電影上映與行銷的宣傳資料，不論賣座與否，都不被認為是表彰商品或服務來源的商標，益證電影製作公司欲證明片名為馳名商標的難度。

 6.

中華民國申請第103048861、103048862、103048863、103048864號商標。

 7.

經濟部智慧財產局（104）智商00468字第10480261560號、（104）智商20780字第10480293730號、（104）智商00468字第10480261550號與（104）智商20780字第10480293710號核駁書。

 8.

例如「TRAZAN」、「007」，法院認為該詞難以表達信息內涵、無法表達思想與感情，故不構成著作權法保護的作品，北京市高?人民法院（2009）高行終字第515號行政判決書、北京市第一中?人民法院（2012）一中知行初字第287號行政判決書。

 9.

中華民國申請第93936545號「大長今」商標，指定使用在藥膳零售等第35類服務。根據台北高等行政法院95年訴字第4290號判決，法院固不否認韓國MBC電視公司製作的「大長今」連續劇名稱因其高收視率而在我國台灣享有高知名度，惟在判斷韓國MBC電視公司的「大長今」是否為一著名商標時，仍需視其實際作為商標使用之態樣而定，非僅根據「大長今」連續劇之知名度作為著名商標與否之認定。該案發回智慧局重行處分後又向智慧財產法院提起行政訴訟，根據智慧財產法院99年行商訴字第232號判決指出，由於「大長今」戲劇備受韓國與我國的觀眾歡迎，韓國MBC 電視台已將據以核駁商標圖樣中「大長今」之韓文及漢字廣泛使用於眾多周邊商品搭上韓劇的順風車積極促銷，由於電視台推出新戲劇節目上檔之前，均多會在所屬頻道強力宣傳新劇的劇情大綱及開始播映日，甚或於新聞媒體上發布相關新聞稿，八大電視台密集播放「大長今」韓劇，獲得廣大公眾的高度注目，更引發大眾對其中劇情的廣泛討論，以其知名度，足使相關消費者明確知悉該劇乃韓國MBC 電視台所製作，加以其劇情內容強調食材、藥膳、養生之特殊風格，搭配相關周邊商品之販售，輔以韓國MBC 電視台及我國八大電視台廣泛行銷與各傳播媒體之強力報導，致我國消費者信賴「大長今」相關食材、藥膳、養生商品之品質優良，業已建立其信譽，故據以核駁商標顯較本件商標為我國相關事業與消費者所熟知之著名商標。從此二則法院判決可看出法院對於知名電視劇能否作為認定著名商標的態度已有轉變。

 10.

中華民國註冊第1228532號商標指定使用在手錶等第14類商品。007系列商標製片商對之提起異議，異議處分與訴願決定雖肯定據以異議之007系列商標在電影及錄影帶相關領域之知名度，然據以異議等商標使用於鐘錶之知名度，尚未為國內消費者普遍認知，否定其為著名商標。惟經提起行政訴訟後，智慧財產法院在98年度行商訴字第147號判決指出，據以異議的「007」商標早在使用於其他商品前，即已深植人心而建立強烈之來源識別性，是以倘據以異議商標開始使用於電影、錄影帶及DVD以外之其他商品或服務時，相較於其他商標而言，其更可以快速建立及累積其在其他商品或服務領域之著名性。有鑑於據以異議的「007」商標之著名程度極高，且已與多家錶商共同推出紀念錶款，足徵據以異議的「007」商標在鐘錶商品上已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

 11.

中華民國申請第102071457號、第102008414號、第102024615號、第103023249號與第103001859號商標。

 12.