智慧財產專業團體

蔡懿瑩　專利師

一、 前言

在專利的可專利性審查或是有效性爭執中，請求項是否具有非顯而易見性(進步性)是常見的爭點。由於在審視請求項是否顯而易見時，都是在發明完成後且通常已經過了一段時間，容易因為後見之明而認為請求項的發明顯而易見。美國法院為了避免審查顯而易見時產生後見之明的狀況，歷年來試圖建立比較能客觀評價顯而易見性的標準。其中TSM法則曾經主導顯而易見判斷標準多年，TSM法則是指”除非有教示(Teaching)、建議(Suggestion)或動機(Motivation)來結合前案元件或修改現存之技術，一發明不可被視為顯而易見”。而在2007年KSR v. Teleflex(註2)案件中，最高法院認為使用TSM法則不應過於僵化，而應採取更為彈性、開放的態度寬鬆地適用，將該技術領域的常識(common sense)一併納入考量。

然而，在顯而易見性分析中將”常識”列入考量時，又有易產生後見之明的疑慮，其判斷標準如何在避免僵化與避免後見之明之間取得平衡，在KSR案後一直是眾所關注的議題。本文將介紹聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC)在Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.案所作出的判決，以供了解目前CAFC在審視顯而易見性分析時援引常識的判斷標準。

二、 Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.案例介紹

(一) 案件背景

蘋果 (Apple Inc.)、谷歌(Google, Inc.)及摩托羅拉(Motorola Mobility LLC )公司(以下總稱被上訴人)於2013年12月2日，向美國專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB)提出針對美國專利第7,917,843號(以下簡稱系爭專利)的多方複審程序（Inter Partes Review，以下簡稱IPR)，該系爭專利的專利權人為Arendi公司。PTAB於2015年6月9日審定系爭專利的請求項1-2、8、14-17、20-21、23-24、30、36-39及42-43為顯而易見。專利權人不服，而向CAFC提出上訴。CAFC認為PTAB在顯而易見性的分析時不當地應用法律可允許的對於常識的使用，而推翻PTAB的決定。

(二) 系爭專利主要技術內容

系爭專利的主要技術和電腦軟體有關，其技術係用以在一例如WORD、EXCEL等文字編輯程式的第一電腦程式顯示編輯中的文件時，能夠分析該文件中的文字是否包括一些特定名詞，例如人名、地址等，作為第一資訊，並連結一內建資料庫的第二電腦程式(例如OUTLOOK程式)，在該第二電腦程式的資料庫中檢索是否有和該第一資訊相關的第二資訊。系爭專利能讓使用者在該第一電腦程式仍然顯示該文件時使用該第二電腦程式存取和執行檢索。一旦該第二資訊存在，所請求的發明執行一使用該第二資訊的動作。例如，假若該文件中有一姓名(第一資訊)被偵測到，即以該姓名在該第二電腦程式的資料庫中檢索與該姓名相關的資訊，假如該檢索找到與該姓名相關的單一聯絡人且該聯絡人僅有一個地址，則該地址被插入該文件。相反地，若該檢索找到不只一個相關聯絡人或地址，該檢索的結果會被顯示，且該使用者可以選擇要插入該文件的地址。

下圖為系爭專利的其中一圖式，藉此為例說明具體操作介面以容易理解。當使用者利用WORD程式(第一電腦程式)編輯文件且輸入一名字後，可以在WORD顯示的視窗中點選一個功能選項(如下圖中的one button 42)以執行系爭專利的電腦程序。執行該功能選項的電腦程序時，該電腦程序會分析文件中的資訊，偵測到該名字(第一資訊)後會連結到OUTLOOK (第二電腦程式)，並在OUTLOOK的通訊錄(外部的資料來源)檢索和該名字相關的資訊(第二資訊)，假如該檢索找到與該姓名相關的單一聯絡人且該聯絡人僅有一個地址，則該地址被插入該文件。

在IPR的爭執中，係以系爭專利的請求項1為代表，茲將系爭專利請求項1的內容翻譯如下(註3)：

「一種利用在一電腦執行的一第一電腦程式(computer program)尋找相關於一文件的內容的資料的電腦執行方法，包含：

使用該第一電腦程式電子地顯示該文件；

當該文件被顯示時，在一電腦程序(computer process)從該文件分析第一資訊以決定該第一資訊是否為多種可以被檢索以找到和該第一資訊相關的第二資訊的資訊種類中的至少一種；

檢索該第一資訊；

提供由該第一電腦程式配置的輸入設備，該輸入設備允許使用者輸入使用者命令以啟動操作，該操作包含(i)使用該第一資訊的至少一部分作為檢索條件來執行檢索，以在該文件外部的資料來源中找出與該檢索條件相關的特定類型的該第二資訊，其中該特定類型的第二資訊至少一部分取決於該第一資訊的類型，及(ii)使用至少一部分的該第二資訊執行一動作；

由於第一電腦程式從輸入設備接收到使用者命令，產生使用一第二電腦程式在該資訊來源中檢索該檢索條件，以便找到與該檢索條件相關的第二資訊；及

若檢索找到任何與該檢索條件相關的第二資訊，則使用該第二資訊的至少一部分執行該動作，其中該動作的類型是至少部分地取決於該第一資訊的類型。」

(三) 引證案揭露之技術內容

被上訴人在IPR程序僅提出一個引證案，該引證案為美國專利第5,859,636號(以下稱為Pandit專利)。Pandit專利揭露的技術內容主要是在文字編輯的檔案中辨識不同類型的文字，並根據所辨識出的文字類型提供後續可執行動作的建議。

以Pandit專利的圖1e和圖1f示出的實施例來具體說明以便於理解。該實施例包括一個將電話號碼作為一種文字類型來辨識的程式。Pandit專利說明書解釋在圖1e中「一電話號碼(16)被標示。名為Phone＃(17)的下拉選單被突出顯示，並且優選地標識可執行操作。」 Pandit專利說明書進一步解釋：如圖1f所示在下拉選單(20)，可能的程序包括可寫的電話和傳真號碼的電腦資料庫、指示適當配備的電腦撥打該被標示的數字的程式、產生用於準備傳真訊息的範本及隨後使適當配備的電腦將該訊息發送到該被標示的號碼的程式等。根據Pandit專利的教示，任何與電話或傳真號碼相關的程式可以被包括在用於直接存取的下拉選單(20)中。在圖1f中”加入通訊錄”(Add to address book)是被顯示在下拉選單(20)的幾個選項之一。

換言之，Pandit專利揭露的技術內容是在一文件檔中依據辨識出的文字類型提供相關該文字類型的下拉式選單，下拉式選單中包括相關於該文字類型後續可執行的動作的幾種程式選項以供使用者選擇。

三、CAFC之判決

(一) 本案之爭點

被上訴人主張Pandit專利已經揭露系爭專利請求項1中除了步驟（i）中所界定的執行檢索的動作之外的每個限制條件。步驟（i）即為『使用該第一資訊的至少一部分作為檢索條件來執行檢索，以在該文件外部的資料來源中找出與該檢索條件相關的特定類型的該第二資訊，其中該特定類型的第二資訊至少一部分取決於該第一資訊的類型』。而且被上訴人主張，為了避免同一地址的多次輸入，很明顯地要將一地址加入通訊錄的首要步驟是在該通訊錄中檢索是否已存在相同的資訊，並且顯示找到的任何相關資訊，因此該步驟（i）界定的技術特徵為本技術領域的常識。

PTAB認同被上訴人的主張，並認定系爭專利請求項1為顯而易見，故不具有可專利性。然而，PTAB亦承認「一個人將聯絡人寫入紙本通訊錄時，不會期望檢索重複的已記錄的電話號碼」，但是，它仍然認為「普通技術人員顯然可以在電子通訊錄資料庫中輸入電話號碼時，如Pandit專利所教示的利用計算機化來檢索重複的已輸入的電話號碼」。

本案之爭點即在於：Pandit專利所未揭露的系爭專利之步驟(i)，是否可被認定為常識，致使系爭專利請求項1為顯而易知，不具有可專利性。

(二) 在顯而易見性分析時應用”常識”須注意的要點

本案判決的論述，首先即闡明在顯而易見性分析時，應用常識和通常知識(common knowledge)有其適當的地位。判決書中說明，最高法院在KSR案曾批評根據個別先前技術參考文獻的揭露來決定顯而易見性，而很少利用普通技術人員在考慮組合或修改時所具備的知識、創造力和常識，已經產生了僵化的方法。因此，在KSR案後，CAFC確實在分析顯而易見性時會考慮常識、通常智慧(common wisdom)和通常知識。但是在顯而易見分析中使用”常識”至少有三點需要注意：

1. 通常援引常識以提供已知的動機來組合，而不是用來補充先前技術中沒有揭露的請求項限制條件。例如在KSR之前的Dystar(註4)案，其爭議請求項的限制條件分別揭露在多個先前技術參考文獻中，該領域技術人員為了獲得”更便宜、更快、更方便”(常識)的製程，有動機結合該等參考文獻，故該爭議請求項為顯而易見。

2. 儘管Perfect Web案(註5)是援引常識補充現有技術中確實沒有揭露的請求項限制條件的案例，但所爭議的限制條件是非常簡單且其技術特別簡單易懂。該專利的發明涉及用於管理大量電子郵件之散佈的方法，包含下列步驟：(A)將一目標對象設定檔(target recipient profile)與目標對象之一群組相匹配；(B)傳送一組大量電子郵件至該匹配群組中之該目標對象；(C)計算於該組大量電子郵件中，已成功地由該等目標對象所接收之電子郵件的數量；以及(D)若該計算出之數量未超過一指定之成功接收之電子郵件的最小數量，重複步驟(A)至(C)，直到該計算出之數量超過該指定之最小數量為止。由於該方法項之第(A)至(C)步驟已揭示於先前技術中，而步驟(D)僅是重複步驟(A)至(C)直到有一定數量的電子郵件被寄出為止的指令，因此被認定為顯而易見的。相反地，在本案中未被先前技術參考文獻揭露的限制條件在請求項中扮演重要的角色，因為系爭專利的先決條件是利用在第一程式的資訊去尋找在第二程式的相關資訊，若移除步驟(i)中的檢索，則請求項的內容將變的空洞。因此，Perfect Web案的事實與系爭專利並不同且應視為例外。

3. 引證“常識”，無論是補充合併的動機或先前技術參考文獻未揭露的限制條件，不能全盤取代合理的分析和證據的支持，特別是在處理先前技術參考文獻未揭露的限制條件時。例如，在In re Lee案(註6)，CAFC撤銷專利上訴衝突委員會（簡稱BPAI，PTAB之前身）的決定，其認為主管機關並沒有盡到解釋與組合動機相關的全部重要事實的責任。該案涉及一種自動顯示影像顯示裝置的功能並示範如何選擇和調整該等功能的方法。審查過程中，審查員提出的兩件先前技術參考文獻並沒有揭露自動示範功能的特徵，而審查員以「由於示範模式僅是藉由增加可以用在很多不同裝置的適當程式軟體以提供自動介紹的可程式化特徵」，且「另一動機為自動示範模式是友善使用者且作為教程的功能」，認為該發明顯而易見。但是CAFC認為這樣的審查理由並沒有解釋與組合動機相關的全部重要事實。本案判決強調，雖然可以援引”常識”，甚至用於補充先前技術沒有揭露的限制條件，但是必須有證據及合理的解釋支持。

(三) CAFC推翻PTAB之決定的理由

由於系爭專利請求項1中沒有被引證案(Pandit專利)揭露的步驟(i)是整個請求項的核心技術，不像Perfect Web案中沒有被先前技術參考文獻揭露的僅是外圍限制條件，因此要將該步驟(i)認定為”常識” 必須有證據及合理的解釋支持。

然而，被上訴人提出的論點主要集中在證明「在資料庫中檢索資料是本技術領域已知的技術」，根據被上訴人的說法「資料就是資料，假如在資料庫中檢索資料是習知技術，那麼在該資料庫中檢索電話號碼只是常識」。但是系爭專利的專利權人主張，由於通訊錄的已輸入資料通常是藉由名字來組織，執行Pandit專利的功能最直接的方法會是顯示可以讓使用者輸入要增加的姓名和電話號碼的範本。所以若要避免輸入重複的資料，較合理推論的常識應該要先檢索和該電話號碼相關的人名，而不是檢索該電話號碼。因此專利權人主要爭執，沒有證據可以證明「為了避免在一資料庫中重複輸入相同的電話號碼，而在加入一電話號碼前先在該資料庫檢索該電話號碼是常識」。

CAFC同意專利權人的意見，認為被上訴人未能證明，為什麼依據在資料庫中檢索的一般背景知識來推論將檢索電話號碼加入Pandit案是合適的。具體而言，被上訴人未能證明為什麼”增加到通訊錄”(Add to address book)的功能係藉由先“檢索具有相同電話號碼的已輸入資料”來操作是常識。這種檢索在本技術領域的通常知識並非明顯和非無可爭論的。

CAFC的結論為，因為PTAB的增加檢索電話號碼至Pandit專利是“常識”的推定，是不能被實質性證據所支持的，故CAFC推翻PTAB所作的不具可專利性的認定。

四、 結論

在專利是否具有非顯而易見性的審查中，如何客觀的評價以避免因後見之明而抹煞發明人研究創新所作的努力，長期以來都是一個難題。雖然在KSR案後分析顯而易見性時可以考慮常識和通常智慧，但是CAFC在本案判決中明確指出援引”常識”來分析顯而易見性時，仍需要有合理且能被實質性證據所支持的解釋，尤其是將先前技術參考文獻中沒有揭露的請求項限制條件推論為常識時，更要有合理的分析和證據的支持。

本案判決所提出的在顯而易見性分析時應用”常識”要注意的三個要點，可以在專利審查過程中作為檢視審查意見是否合理的參考，亦可作為在專利有效性爭議中對於”常識”的相關爭執所能採取的攻擊防禦方法的參考。

註釋