智慧財產專業團體

賴蘇民   律師

一、前言

美國專利法第284條第2項(註1)規定專利侵害「法院得增加至三倍的損害賠償」，一般稱為故意侵害專利的加重損害賠償(enhanced or increased damages，或稱懲罰性賠償punitive damages)。對於准予懲罰性賠償的條件，美國最高法院在2016年6月13日的Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al.案(註2)決定，廢棄了CAFC在2007年In re Seagate Technology, LLC案(註3)所建立關於認定故意侵害的二部測試標準，理由是Seagate案的故意二部測試要件太過僵化，與美國專利法第284條不符，會不當限制地方法院依法核定專利侵害懲罰性賠償的裁量權。該故意二部測試標準中特別是第一部分的「客觀輕率(objective recklessness)」要件，更是被美國最高法院強烈批評。

美國最高法院在2014年曾作出Octane及Highmark等案決定(註4)，批評了CAFC對於美國專利法第285條有關准許勝訴方律師費的適用標準過於僵化，導致對地方法院核准律師費的裁量權造成妨礙。顯然在Halo案中，最高法院也採取了與Octane等案相同的立場，重申CAFC要求的明白確信(clear and convincing)舉證標準過高，且CAFC審理的對象應僅限於裁量濫用等看法。是以從最高法院負有形成國家重要法律見解並引導司法制度發展的觀點來看，Halo案可說是Octane等案的接續發展。再者由於故意侵害專利除了有成立第284條加重賠償的風險外，同時也有可能會被認定構成第285條的「exceptional cases」而需賠償給勝訴原告律師費，本文建議對上述議題有興趣的讀者一併來參看這些關連案件的判決理由。

至於本文的重點將放在介紹美國最高法院對於CAFC的Seagate案故意侵害二部測試標準的批評。透過Halo案的判決理由，我們可以更為清楚了解在美國成立專利懲罰性賠償的條件究竟應該是什麼。我們都知道在美國專利故意侵害(willful infringement)會有懲罰性賠償，然而所謂「willfulness」的內涵到底是什麼？我國專利法也規定就故意侵害專利行為定有最多三倍於損害額的懲罰性賠償，而我國專利法的「故意」要件與美國的「willfulness」內涵是否相同？特別是在行為人的主觀上若屬輕率過失(recklessness)時，在美國法可以構成willfulness得加重賠償，但在我國有無適用故意侵害懲罰性賠償的可能？最後我們回顧一個後Seagate時期成立故意侵害的案例i4i v. Microsoft案(註5)，來看一下美國法院實際運作懲罰性賠償時的處理方式。

從賠償金額倍數的法律效果來看，懲罰性賠償茲事體大，所以除了上述規範面問題的釐清以外，本文也會帶到在實務上業界很關心的一個與故意侵害關係密切的問題，就是當面臨他人主張專利侵害時，有無必要去尋求取得一個適任的(competent)律師法律意見。事實上取得律師意見及後續在訴訟上是否揭露等問題乃CAFC作成Seagate案的背景(註6)。而這種通常是不侵害，專利無效或不可執行的法律意見，會如何影響後續訴訟上對於故意的認定？這些問題也是專利律師常常會碰到的問題。

二、美國專利法第284條成立懲罰性賠償的條件─CAFC的Seagate案的二部測試標準與美國最高法院Halo案的批評

探討美國的專利懲罰性賠償要件的內容之前，我們必需回顧一下CAFC在Seagate案提出有名的Willful侵害二部測試要件(two-part test)，在此也列出原文方便讀者對照：

1. 客觀輕率(objective recklessness)要件─儘管其行為有著客觀化高度的可能會構成侵害有效的專利，侵權人仍進行該行為(「the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent」);且

2. 主觀認知(subjective knowledge)要件─該客觀化定義的風險(筆者註：即上述(1)所謂「客觀化高度的可能會構成侵害有效的專利」之風險)需為該被控侵權人所知悉或明顯應可得而知(「this objectively-defined risk…was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer」)。

看過以上的willfulness要件內容，特別是第(1)要件部分，讀者可能感覺很難理解為什麼CAFC對故意侵害要求以客觀輕率為要件。而如果用我國法的故意過失概念來類比，該客觀輕率要件似乎與過失─特別是重大程度的過失或輕率過失(詳後述)─的內涵較為相關。其實，在Halo案中美國最高法院的法官也表達不清楚為什麼要有客觀輕率這樣的要件。

以下本文的說明若提到我國法的故意過失概念時，基本上是指我國刑法第13、14條的故意、過失概念。由於懲罰性賠償並不同於一般民事侵權行為法所採取填補受害人的損害為原則，學說認為其制度目的在於懲罰加害行為人的惡性，以嚇阻該行為人或其他人達成預防惡意侵害的機能(註7)。是單就制度功能而言，民事懲罰性賠償實與刑法制度有共通之處。除了故意、過失概念之外，本文也會點出其他一些透過刑法觀點來理解的問題，希望會有助於讀者思考懲罰性賠償這個民法上較為特別的制度。

(一) 美國專利懲罰性賠償「通常保留給過分的情況(egregious cases)，其中又以故意不法行為典型(typified by willful misconduct)」

首先，我們先把美國專利懲罰性賠償的大方向先說明清楚。本文開頭提到，關於專利侵害懲罰性賠償美國專利法第284條第2項只是簡單規定了「法院得增加至三倍的損害賠償」，其中「得(may)」是指法院有裁量權的意思，在Halo案中美國最高法院解釋，雖然法條並未明文對裁量設限制，或對專利法第284條懲罰性賠償設定明確的規則或公式，但「裁量並非奇想(discretion is not whim)」，美國最高法院觀察自1836年專利法(註8)施行以來約180年以來的實務判例見解，認為加重損害賠償並非針對一般普通的侵害案件，而是針對法院所裁量「過分的(egregious) 侵權行為予以懲罰性的制裁」。

而何謂egregious？其實我們從egregious本身字根「greg」(即herd，「群體」的意思)，以及字首「e」(即out，「脫穎而出」的意思)可以了解，也就是過分超群之意。而最高法院例示出判例關於egregious的情況而可核予加重賠償的行為態樣是可以被形容為「willful(故意的)、wanton(荒唐的)、malicious(惡意的)、bad-faith(惡意)、deliberate(刻意的)、consciously wrongful(有意不法的)、flagrant(惡名昭彰的)，或者─實際上─就是pirate(剽竊)的特性」所以美國最高法院對於將近兩個世紀以來美國專利法懲罰性賠償實務運作的結論是，懲罰性賠償「通常保留給過分的情況，其中又以故意不法行為典型(generally be reserved for egregious cases typified by willful misconduct)」。

所以，在美國實務上willful infringement是專利懲罰性賠償所處罰的過分行為中最主要的類型。另外我們應該注意，美國法的willfulness雖然在本文中譯為「故意」，但其實美國法的willfulness可以包括willful negligence、wanton negligence或recklessness等這些在我國法通常不被稱為故意，而比較像是重大程度過失或輕率過失的概念。由於willful是行為人主觀心態問題，實際案件中很難去判斷證明這些既抽象又主觀的概念，而CAFC在Seagate案就試著想要建立一個可以客觀檢驗的標準。

(二) CAFC Seagate案的故意二部測試標準─拉高Underwater案的過失門檻卻矯枉過正

CAFC在2007年作了這一個重要的en banc決定即Seagate案，之所以作出這個決定，主因在於，CAFC要去修正一個從1983年Underwater Devices v. Morrison-Knudsen案(註9)後所產生有關於被控侵權人是否要取得律師意見的實務看法。Underwater案創設了一個被控侵權人在被通知侵權後的注意義務：「一旦被專利權人通知時，被控侵權人即負有一積極作為注意義務(affirmative duty to exercise due care)來決定是否有侵權，這樣的義務包括，但不限於，在進行任何可能的侵權行為之前去尋求取得由律師出具適任的法律意見。」

雖然之後的判例仍正確認知到，為了認定行為人有無故意，必需(也只能)從整體情狀(under the totality of the circumstances)來判斷行為人的主觀心態。然而由於Underwater案太強調需取得律師出具不侵害、專利無效法律意見這樣的注意義務，反而使得後續許多案件中之故意侵害的判斷被聚焦甚或簡化在有無取得適任律師意見一事上。是以CAFC在Seagate案否定了Underwater案所謂取得律師意見是一種作為義務。另外也由於這樣的義務，被告在訴訟上常被迫要評估是否要揭露這些法律意見，導致產生許多是否放棄Attorney-client privilege與相關work product protection的問題，CAFC也在Seagate案予以處理。以上就是CAFC作成Seagate案決定的背景。

在Seagate案中，CAFC對於willful infringement的分析從一開始直到上述第(一)點結論─專利法懲罰性賠償原則上應針對willful infringement這樣的egregious cases─為止，還算正確。但接下來在闡述willfulness內涵時，或許是太在意去否定Underwater案的取得法律意見注意義務，CAFC發生了一連串論理上的錯誤。讓我們來細看一下Seagate案中CAFC關於willfulness的論述過程，也一一檢視其正確性：

1. 故意(willfulness)是民事上早已形成而存在的概念，非專利法所獨有。另外美國著作權法17 U.S.C. § 504(c)也規定故意侵害的加重賠償，雖然法條本身未定義故意內容，但判例一致認為故意包括輕率行為(“as including reckless behavior”)；

本文意見：此點正確。前已提及，美國加重賠償的故意(willfulness)是可以包括輕率過失(recklessness)，所以美國willfulness內涵比我國法的「故意」概念範圍更大。

2. 相較之下，Underwater案的注意義務則設定了一個故意侵害的較低標準類似於過失(negligence)，但此一標準與民事上一般認知的willfulness並不相當；

本文意見：這句話本身是正確的，但有可能是以下錯誤的源頭。Underwater案固然提到取得律師意見的義務，但之後的實務也不是都把違反此一注意義務的過失全然等同於故意。如前所述，毋寧實務是從整體情狀來判斷行為人的主觀，未取得或提出律師意見此一事實，常會在許多案例中被認定willful的一個重要因素。

3. 「據此(“Accordingly”) (註10)，我們駁回Underwater Devices案中所設的標準，認為證明故意侵害允許加重賠償需要至少呈現客觀輕率(objective recklessness)。因為我們揚棄該積極作為義務，我們也再次強調並没有所謂取得律師意見的作為義務。」；

本文意見：這裡有明顯的錯誤。因為，若認為過失(negligence)無法達到加重賠償的標準，而僅針對過失這種類型把門檻拉高成為輕率過失(recklessness)這種程度重大的過失，這樣在美國法上是没有問題的，也符合最高法院對於willfulness的看法。然而CAFC卻把輕率過失這種只是故意的一個類型，提昇成為故意二部測試的要件本身(即客觀輕率)，也無怪乎美國最高法院在Halo案會批評說，Seagate案的標準反而使得真正的刻意剽竊的海盜行為無法符合故意要件。再從我國法故意與過失不同的定義來看，刻意剽竊的行為實屬故意而非輕率過失。

4. 接下來，為了闡述輕率過失recklessness的內涵，CAFC引用判例以及美國1965年侵權行為法整編第500條(註11)，導出(也是簡單用「據此(“Accordingly”)…」的發語詞)這裡的Two-part test以及客觀輕率論述。

本文意見：這裡CAFC對recklessness內涵的界定也有錯誤，理由詳見以下美國最高法院批評的說明。

(三) 美國最高法院對Seagate案客觀輕率要件的二個批評

上述第(3)點提到，Seagate案把輕率過失這一個故意的類型提昇成為故意要件本身，所以美國最高法院Halo案對Seagate案的第一個批評就是，真正的刻意剽竊的海盜行為(即其他可能的類型)反而無法成立故意。例如，除了竊取專利權人的生意以外別無其他目的之「刻意侵害他人專利荒唐、惡意的剽竊者(“wanton and malicious pirate” who intentionally infringes another’s patent)」，這種最惡劣的侵權行為反而可以免除加重賠償責任。最高法院直指問題就出在客觀輕率要件上，所以最高法院採取了與Octane案相同的立場，表示「專利侵權人的主觀故意，不論是故意或知悉(The subjective willfulness of a patent infringer, intentional or knowing)」已得准予加重賠償，而不用去管是不是有客觀輕率。

而且，確實如同美國最高法院所言，我們去看Seagate案關於輕率過失CAFC引用的判例以及美國1965年侵權行為法整編第500條，是看不出來輕率過失需以客觀輕率為 要件。整編第500條是有關荒唐或故意不當行為(wanton or willful misconduct)的規定，由條文標題可知主要是規定一種忽視他人安全的輕率(Reckless Disregard of Safety Defined)。若參考我國刑法學者黃榮堅教授關於過失的論述，上述第500條規定的內容有點類以黃教授提到一種關於程度比較高的過失時，所謂「行為結果的特別的高風險」的概念，其實也就是「行為人的輕率」(註12)。在論及關於加重結果犯與業務過失犯罪的立法論時，黃教授認為所謂行為人的輕率或行為結果的特別高風險，大抵上是相同情狀的不同角度的觀察。特別的高風險是從客觀面而言，意指某行為在行為時的背景下非常可能導致一定結果的發生(例如在交通繁忙的巿區高速飆車很有可能出車禍導致他人的傷亡)，至於行為人的輕率，則是從主觀面而言，意指對一定結果的發生，行為人有高度的預見可能性，但是卻未預見(註13)。然而，CAFC在處理「特別的高風險」與「輕率過失」概念時發生了失誤，變成Seagate案二部測試法的客觀輕率。

其次，美國最高法院第二個批評也可以從刑法上的概念來看。美國最高法院指出， Seagate案的客觀輕率要件竟然會造成一種結果，讓侵權人可以透過事後在侵權訴訟中提出合理的答辯(不論答辯有否成功)，來免除加重賠償的責任，甚至不問該侵權人在進行侵害專利行為時是否知悉該答辯理由。美國最高法院說到，這樣將導致，一個惡劣剽竊專利的侵權者，竟可以藉由事後找到機靈能幹的律師來免除故意的懲罰性賠償。在這裡，我們同樣可以用刑法概念來理解，最高法院就是在說客觀輕率要件違反「同時性原則」─即故意、過失與責任，應指的是行為時的故意、行為時的過失與行為時的責任(註14)。
　

三、成立故意侵害懲罰性賠償的案例介紹─i4i v. Microsoft案

接下來，我們用一個後Seagate時期被判故意侵害懲罰性賠償的案件i4i v. Microsoft案，來看一下什麼樣的行為可以通過CAFC嚴格的二部測試標準而成立故意，以及地方法院實際在裁量懲罰性賠償金額大小時實際所考量到的因素。

(一) 成立故意侵害的行為事實

本案原告i4i公司提出充分的證據證明微軟的行為符合Seagate 案故意認定的二部測試標準。證據顯示，被告微軟公司的Word研發團隊曾看過i4i有關實施了訟爭專利軟體所作的展示，也曾收受過標示有專利技術字樣的i4i銷售簡報資料，而微軟員工也曾就i4i的產品行銷資料交換過內部電子郵件，其中有一封尚且提到訟爭專利是i4i軟體產品的核心。基於此等情況證據，地院審理時陪審團認為微軟應該知悉訟爭專利。

微軟也未能提出任何證據顯示曾有尋求獨立的法律意見以支持其發展競爭的Word XML編輯器產品的行為，或顯示有停止侵權行為或嘗試著要迴避設計。反而，證據顯示微軟積極的行銷、販售且指示他人要使用微軟的XML編輯器。微軟內部郵件顯示，微軟想要使得i4i產品「廢掉(obsolete)」且確信將不會再有i4i產品的需求。據此及其他證據，上訴審CAFC認同地院陪審團的認定，即微軟在儘管有著客觀化高度可能侵害i4i訟爭專利的情況仍然進行侵權品的銷售(符合客觀輕率要件)，而相同的證據也支持陪審團認為微軟知悉或明顯應可得而知有客觀化高度侵害的可能(符合主觀認知要件)。

(二) 加重賠償的審酌因素

另外值得一提的是，美國地方法院核定加重賠償的二階段程序以及加重審酌因素。如果我們說上述認定有無故意是第一階段，之後進入的第二階段則再從整體情狀來決定是否加重及加重的金額若干。用我國刑法實務來類比，有點像第一階段先進行論罪(定罪)，之後再進行第二階段的科刑(量刑)。而這裡加重賠償的第二階段金額裁量在美國實務上有以下所列的Read factors九個因素，這與我國刑法第57及58條(註15)量刑與罰金所審酌一切情狀相類似。這也再次說明了懲罰性賠償的懲罰與嚇阻本質，以及重視行為人的行為及責任的表現。

本案中陪審團對於九個因素的認定如下，其中除了第(1)及第(9)因素是不利於加重賠償外，其餘第(2)、(4)、(6)、(7)及第(8)因素都屬支持加重賠償的因素：

(1)是否侵權人屬刻意剽竊；(没有證據顯示微軟刻意剽竊抄襲)
(2)是否知悉訟爭專利的侵權人善意相信有專利無效，不侵害，或專利不可執行；(微軟知悉訟爭專利，但從未善意相信有不侵等情形)
(3)侵權人作為訴訟當事人的行為；
(4)侵權人的規模與財務狀況；(本案賠償額相較於微軟Word產品的利潤微不足道)
(5)案件勝負接近的程度；
(6)侵權人不當行為的持續期間；(微軟已侵權達5年以上)
(7)是否侵權人採取了任何補救措施；(微軟被通知侵害後從未進行侵害分析)
(8)侵權人侵害的動機；(微軟想要廢掉i4i產品)
(9)是否侵權人嘗試去隱藏其不當行為。

本案損害賠償額度為2億美元，惟地院法官衡量了以上加重賠償因素之後僅裁准損害額的20%、即4千萬美元作為加重的損害賠償。以上美國實務衡量因素中第(2)點也與以下將討論故意侵害認定的重要事實─取得律師意見，相關聯。

四、取得律師的法律意見

在Seagate案之前，取得律師意見的確在故意侵害的認定上扮演了極為重要的角色。美國實務上當涉及專利訴訟被告主觀心態的探知時，被告取得適任的律師意見一直是個有用的事實或證據來合理化被告的相關行為，特別是在誘引侵害以及故意侵害的攻防上(註16)。本文只討論故意侵害部分，另外在此有不少判例是在討論律師意見的適任性(competency)，限於篇幅本文也不多做介紹。

然而，即便律師意見很重要，也不表示有律師意見必定可以排除故意，或没有律師意見則必定會被認定成故意(註17)。這一個原則，在Seagate案之前本來就很清楚，在Seagate案否定取得律師意見是個義務之後，也應可成立。

但在實際案例操作上，雖然CAFC想要透過Seagate案解決一些律師意見相關的問題，惟自Seagate案以來，地方法院對於被告並未取得律師意見這件事在訴訟上該如何處理，卻還是莫衷一是。許多法院認為，雖然被告未能取得提出律師意見不會強到直接產生不利被告推定的效果，但律師意見仍然是斟酌被告主觀心態上所謂整體情狀的一個因素，此點不會因Seagate案宣告並無取得律師意見的義務而有何影響。相對的，有些法院則是認為在認定被告故意時完全不可以考慮欠缺律師意見一事，即律師意見並不是斟酌被告主觀心態上所謂整體情狀上的一個因素(註18)。

美國AIA專利法第298條則規定，未能取得或提出法律意見的事實，不得用於證明被控侵權人的故意侵害以及意圖誘引侵害(註19)。本條以立法形式確認了上述被告未能取得提出律師意見不會被直接不利推定，其立法目的不外基於保護attorney-client privilege以及減少被控侵權人為後續可能的訴訟而有必須取得律師意見的壓力等等。本條實務將如何運作，尚待後續觀察。

五、結論

美國關於現行專利法第284條懲罰性賠償的實務已發展了180年，有為數甚多的實務案例，美國最高法院的Halo案對我國約20餘年的故意侵害專利懲罰性賠償制度應能有所啟發。我國最初是在民國83年的專利法修正時導入故意侵害專利的倍數懲罰性賠償，一方面當時是在中美經貿談判的時空背景下，我國也參考了美國懲罰性賠償的規定；另一方面也是當時專利除罪化的一個配套措施。學說一般認為其制度目的主要在於懲罰加害行為人的惡性，嚇阻該行為人或其他人以達成預防惡意侵害的機能。本文試著從一些刑法的觀點去思考懲罰性賠償這一個特殊的制度。

美國專利法第284條的懲罰性賠償，係以故意侵害(willful infringement)作為所處罰的過分(egregious)行為中之主要類型。在此我們要留意到美國法的故意(willfulness)除了我國法的故意概念以外，也包括recklessness這種輕率過失。然而在我國懲罰性賠償法條係限於故意，而故意的證明本屬不易，為了保護專利權人，美國的實務發展值得我國修法上的參考。至於在個案適用上，或可透過整體情狀認定行為人主觀心態的方式，將介於重大輕率與故意之間模糊地帶的案件認定成有故意，而准予懲罰性賠償。

CAFC在2007年Seagate案建立了認定故意侵害的二部測試標準，美國最高法院在Halo案認為二部測試的要件太過僵化，與專利法第284條不符，不當限制地方法院依法核定專利侵害懲罰性賠償的裁量權。特別其中客觀輕率(objective recklessness)要件，不僅會導致真正的刻意剽竊行為反而無法成立故意，也使得這樣一個惡劣的侵權者，竟可以藉由事後提出的合理訴訟上抗辯來免除故意的懲罰性賠償責任，違反了故意、過失與責任的同時性原則。

在美國，取得律師意見的確在故意侵害的認定上極為重要，但這並不表示有律師意見必定可以排除故意，或没有律師意見則必定會被認定成故意，這樣的原則，不論在Seagate案之前或之後，應該都可成立。美國2011年AIA專利法第298條雖規定未取得或提出法律意見乙事，不得用於證明被控侵權人的故意侵害，惟本條後續實務如何運作，仍有待觀察。

註釋