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一、前言
商標法第36條第2項本文規定，「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權」，該條文為「商標權耗盡」之明文規定。商標權耗盡作為對於商標權人之限制，其目的在於不讓商標權人對於第一次交易後之再轉讓有干涉的權利，以維護商業交易上的法安定性；以及避免商標權人可任意干涉商品自由流通，造成對於商品銷售管道的控制(註1)。我國商標法於民國（下同）100年修正後，將判斷商標權已耗盡之「交易流通」發生之地點修正為「國內外」，明確採取國際耗盡原則，即無論交易之事實發生在國內或國外，只要能證明該交易行為乃由商標權人或經其同意之人所進行，都會被認定為已經耗盡商標權，不得再向嗣後取得該商品之後手主張其商標權，保障了自國外進口合法商品以及將該等合法商品在國內轉售之自由，促進了貿易流通以及價格競爭。
雖然採取國際耗盡原則對於商品自由流通有極大助益，但另一方面使得商標權人難以利用商標權作為其劃分不同國家／地區市場之手段，限制了商標權人依不同國家／地區劃分不同市場的利益。但基於商標權之屬地性的前提，商標權人若以不同法人在不同國家持有商標權，即可能逸脫本條「商標權人或經其同意之人」之定義，也因此對本條「商標權人或經其同意之人」之解讀不同，對於自行進口外國商品之貿易商，會產生截然不同之效果。本文以下將介紹我國商標權耗盡之實務發展歷程，以及涉及國際貿易時，由不同法人在不同的國家／地區分別持有相同商標權時，法院對於商標權是否耗盡之不同見解，最後提出日本最高裁判所對於商標權耗盡適用之見解作為讀者之參考。平行輸入商品所要面對的法規風險除商標法外，尚有公平交易法、商品標示法等各種面向，本文僅就商標法之面向進行探討，合先敘明。
二、商標權耗盡在我國的發展歷程
我國最高法院在81年度台上字第2444號判決，即確立了我國商標法國際耗盡的原則。該案事實略為：
(一) 商標權人日商‧明治製菓股份有限公司（下稱明治公司）在台灣註冊有「チェルシーCHELSEA」及「CHELSEA 及圖」商標於糖果等商品上，台灣明治股份有限公司（下稱台灣明治公司）於77年11月間獲得上開商標授權。台灣明治公司發現三邦貿易有限公司（下稱三邦公司）所銷售印尼廠商製造之糖果商品標有「CHELSEA」商標，乃於77年12月間發函要求三邦公司不得銷售該等商品，並於78年3月間偕同警方於三邦公司查扣標有上開商標之商品。
(二) 三邦公司於訴訟中抗辯，該批糖果係於77年2月間由新加坡進口，該印尼製造商係經明治公司合法授權製造糖果商品，其所進口之商品並非仿冒品。明治公司則主張商標權人於77年4月間終止該印尼廠商之商標授權，該等商品非合法商品。
(三) 三邦公司於其進口之商品上有明確標示該等商品為印尼製造。
最高法院認為，該等商品為印尼廠商於商標權人合法授權期間內所製造，乃屬合法真品，而「真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人（按：即被授權人台灣明治公司，下同）行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權」。本判決似從商標功能論出發，推導平行輸入合法商品不影響商標之「品質保證功能」而不構成侵害商標權，確立經過商標權人合法授權製造之真正商品，倘有標示與國內被授權人相區別之標識，且品質與商標使用權人銷售品質相若，即不構成商標權侵害。
在82年商標法修正時，於當時商標法第23條第3項本文規定「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權」，並在修法理由中明確表明本條規定係將「商標耗盡原則」明文化，嗣於100年商標法修正時，將商標耗盡之規定修正為「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得對該商品主張商標權」，更進一步明文採取國際耗盡原則。
在本條「商標權人」之解釋上，倘國內外商標權人為同一人，如前引最高法院81年度台上字第2444號判決之案例事實，可認為在該案商標權人即為本條所稱「商標權人」，故該案商標權人將商品於國內外市場交易流通之行為時，在我國享有之商標權亦一同耗盡，故原則上已不得在我國主張商標權，並無扞格之處；而在國內外商標權分屬不同人註冊之情形，國內外二商標權人分別以相同的標識在不同國家／地區註冊商標且指定於相同商品，若商標權人彼此間無任何關聯存在，僅因偶然而採用相同標識，基於商標權屬地原則，各該商標權人在其註冊國內享有商標權保護，並得排除他人使用相同標識，亦無問題。惟在國內外商標權人雖然不同，但二商標權人間有相當程度之經濟上關聯性，如母子公司、獨家授權經銷商等關係，是否仍可適用耗盡原則，即產生不同解釋空間。
三、智慧財產法院對於「商標權人或經其同意之人」之不同意見
智慧財產法院近期的兩個判決，對於相同商標在國內外由不同商標權人註冊，但二商標權人間有相當程度之經濟上關聯性時，是否有耗盡原則之適用，出現了肯定說與否定說二種不同見解，以下分別摘要討論之：
(一) 否定說：智慧財產法院105年度民商訴字第14號判決、上訴審105年度民商上字第14號判決
本案事實略為：
1. 紅創意有限公司（下稱紅創意公司）為美國PHILIP SCOTT, INC. (CALIFORNIA CORPORATION), DBA PHILIP B, INC（下稱PHILIP B公司）在台代理商，進口銷售PHILIP B公司之「PHILIP B」品牌化妝品與保養品。紅創意公司並經PHILIP B公司同意，在台灣註冊第01629381號「PHILIP B」、第01608207號「倒立花束設計圖」2件商標。
2. 哿鑫國際股份有限公司（下稱哿鑫公司）自105年1月7日起向「PHILIP B」官網訂購標有「PHILIP B」商標及「倒立花束設計圖」商標之商品後進口至台灣，並於自行架設之網站以及網路交易平台販售。
3. 紅創意公司發現哿鑫公司販售「PHILIP B」品牌商品之行為後，發函通知各網路平台，表示哿鑫公司侵害其商標權等語。哿鑫公司認為其所販售之商品乃PHILIP B公司官方網站販售之真品，即向智慧財產法院提起訴訟，請求確認紅創意公司不得對其主張註冊第01629381號「PHILIP B」、第01608207號「倒立花束設計圖」2件商標之商標權。
智慧財產法院於本件一審與二審中均認定本件無耗盡原則之適用。法院主要理由為，哿鑫公司買受商品之來源為美國PHILIP B公司，可主張商標權耗盡對象亦為PHILIP B公司。「PHILIP B」以及「倒立花束設計圖」2件商標在台灣商標權人既為紅創意公司，哿鑫公司所販售之商品亦非經紅創意公司同意後在市場流通之商品，紅創意公司之商標權並未耗盡，自得對哿鑫公司主張商標權。
上訴審判決並進一步指出，哿鑫公司未經紅創意公司同意使用系爭二商標，販售非自紅創意公司處購入之系爭二商標商品，實已侵奪紅創意公司為行銷系爭二商標商品所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率，難認符合我國商標法第1條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的。因此法院在本案中認定哿鑫公司自行進口「PHILIP B」及「倒立花束設計圖」品牌商品販售，侵害紅創意公司之商標權，且已造成紅創意公司相當程度之損害，並有不公平競爭之情形。
(二) 肯定說：台灣台北地方法院（下稱台北地院）103年度智易字第97號刑事判決、智慧財產法院105年度刑智上易字第6號判決
本案事實略為：
1. 告訴人為註冊第1528706號「YI LEGEND」商標之商標權人。告訴人與該商標權之前手群弓公司及中國衣傳說公司合作開發內衣褲商品，約定由中國衣傳說公司負責製造商品並負責於中國地區銷售，在台灣商品販售權則專屬於群弓公司。中國衣傳說公司於中國大陸註冊「YI LEGEND」商標後，告訴人受讓該品牌商品代理權，繼而向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）註冊「YI LEGEND」商標。
2. 本案被告自101年7月起，分別在各網際網路購物平台開設無實體店鋪，販售內衣褲類商品。嗣本案告訴人發現被告使用告訴人之商標，並將商品圖片及文案上傳至各該網站陳列。經對被告營業處所進行搜索扣押，扣得標有「YI LEGEND」商標之商品，以及部分剪去該商標牌之內衣褲商品。
3. 扣案商品經調查確實均為中國衣傳說公司之商品，被告係向中國大陸商家進口後，剪去「YI LEGEND」商標牌，再貼附自有商標銷售。但因剪標不確實，導致部分銷售出去之商品仍有「YI LEGEND」商標牌。
台北地院審理後，就本案是否有商標法第36條第2項規定適用之部分，認為「『YI LEGEND』商標商品之製造商既享有大陸地區之銷售權利，且亦未禁止非大陸地區之商家以網路下單方式，越區向大陸地區網路零售商下單交易，自無從僅因被告係向大陸網路零售業者下單購入『YI LEGEND』系列商品，遽認其所購入之『YI LEGEND』系列商品為仿冒品。況被告所購入之扣案內褲商品來源，與告訴人之商品來源相同，業如前述。被告所販售、持有之扣案商品來源，既與告訴人所販售者相同，品質亦相若，就消費者而言，並無引起混淆、誤認、受騙之虞，對告訴人而言，營業信譽亦無損害，縱有影響，無非價差所引起之利益減損，惟此並非商標法所欲保護之客體，自應認為不構成侵害商標使用權」。
案經上訴，智慧財產法院維持被告無罪之判決。在上訴審判決中，智慧財產法院對於商標法第36條第2項所稱之「商標權人」並未加以區分，直接基於扣案商品確為中國大陸「YI LEGEND」商標之商標權人中國衣傳說公司製造之商品，認定為真品而非仿冒品；而該等商品與告訴人之商品來源相同，品質相若，且「商標法不禁止真品平行輸入，採國際耗盡原則，被告有權進口衣傳說公司在大陸地區製造附有系爭商標之商品。且衣傳說公司所製造之扣案商品，流通至臺灣市場後，並未發生變質、受損或有其他正當事由者，不適用商標法第36條第2項但書之權利耗盡原則之消極事由」。
由前引2組案例可發現，我國實務對於「相同商標權，在我國與外國分別由不同人所持有」之情形，平行輸入之商品是否仍有商標耗盡原則適用，有著截然不同之見解。否定說認為，商標法第36條第2項在適用上，必須同一人在我國與外國註冊有相同商標，始能將該商標權人在外國的銷售行為解釋為耗盡在我國的商標權；而肯定說則認為縱使相同商標在我國與外國之商標權人不同，外國商標權人在第一次銷售行為後，亦可能使在我國商標權人之商標權耗盡而不得主張商標權。雖然採肯定說之判決對於商品自由貿易以及促進市場價格競爭較為有利，但前引採肯定說之判決在商標權屬地主義的原則下，認定我國商標權人之商標權可因外國商標權人之銷售行為而耗盡之理由並未深入說明，甚為可惜。
四、他山之石－日本最高法院對於認定「合法平行輸入」之要件
相對於我國係以法律明文規範不受商標權拘束之行為態樣，並於修法理由中明文揭示採取「耗盡理論」之方式，日本並未以法律明文肯認真品平行輸入，而是以實務判決認定真品平行輸入「不具實質違法性」，故不構成侵權行為。
早在西元1970年，大阪地方法院即判決肯定真品平行輸入為合法行為(註2)。該案之案件事實較接近前引我國最高法院81年度台上字第2444號判決之案例，進口商自行進口美國商標權人產製之「PARKER」品牌鋼筆到日本而產生之商標權爭議該美國製造商同時亦為該商標在日本之「PARKER」商標之商標權人。大阪地方法院從商標之「表彰商品來源功能」以及「品質保證功能」出發，認為商標最終保障對象為消費者，並非僅保障商標權人的利益。即使是商標屬地主義的適用範圍也必須反映商標保護的精神，著重是否對商標的功能有所侵害來決定。而該進口商所進口的商品即為美國商標權人所產製，且品質相若，對於消費者而言沒有混淆商品品質的危險，貼附該商標之商品並沒有違反消費者對該商標的信賴，亦無損商標權人的信用或營業利益。因此平行輸入商品不具侵害商標功能的違法性，故不構成商標權侵害。
到了日本最高裁判所西元2003年2月27日之平成14（受）第1100號判決，進一步將合法平行輸入之要件細緻化為：
(一) 該商標為外國商標權人或受同意使用之人合法貼附；
(二) 因該外國商標權人與國內商標權人為同一人，或二者間有法律上或經濟上得視為同一人之關係，使該商標與國內註冊商標表彰相同商品來源；
(三) 本國商標權人得以直接或間接進行品質管理，而該等商品之品質與國內商標權人貼附同樣註冊商標之商品所保證之品質無實質差異。
滿足上3個要件之商品，始能認定為合法平行輸入商品而不具備侵害商標功能的違法性，始不構成侵害商標權。但相對於採取注重在首次交易流通過程的耗盡理論而言，已經更大程度地擴張平行輸入的合法空間。
在實際案例操作上，第2要件的「法律上或經濟上關係」亦擴及經外國商標權人同意而在國內取得商標註冊之關係，使國內商標權人與國外商標權人之商標權被視為表彰同一來源，而不得主張平行輸入商品侵害其商標權。以下以大阪地方裁判所平成27年（ワ）第5578號判決為例說明：
事實概要：
(一) 原告株式会社絨毯ギャラリー（下稱絨毯公司）與伊朗ZOLLANVARI公司簽訂總代理契約，批發進口伊朗手織絨毯進入日本。後絨毯公司分別以「ZOLLANVARI及動物圖」、「ZOLLANVARI」以及「ゾランヴァリ」向日本特許廳申請商標註冊。
(二) 日本特許廳審查上開3件商標申請案時，發現該等商標為伊朗ZOLLANVARI公司之著名商標，在日本境內已為消費者所熟知，乃向絨毯公司發出拒絕通知書。嗣絨毯公司向伊朗ZOLLANVARI公司取得商標註冊同意書，日本特許廳乃核准絨毯公司上開3件商標註冊。
(三) 被告有限会社オリエンタルアート（下稱Oriental公司）進口伊朗ZOLLANVARI公司產製之絨毯商品在網站上販售，商品上標有「ZOLLANVARI及動物圖」商標，而網頁商品說明部分則使用「ZOLLANVARI」以及「ゾランヴァリ」商標。
大阪地方法院在判決中認定了Oriental公司所進口之商品均為伊朗ZOLLANVARI公司所產銷之商品，雖然標籤上略有差異，但品質與在日本國內銷售者相當後，認定絨毯公司之所以得以在日本註冊該3件商標，乃基於伊朗ZOLLANVARI公司之同意，可將絨毯公司與伊朗ZOLLANVARI公司視為一體，故Oriental公司之進口銷售行為以及在網站上使用上開商標作為銷售商品之說明，並未妨害商標識別來源的功能，故不具侵害商標權的違法性。
雖然透過個案認定國內外商標權人間是否「有法律上或經濟上得視為同一人之關係」具有相當彈性，且可透過個案因素加以實質判斷國內商標權人之商標權是否應受到限縮，但是隨著社會型態的多元發展，以及交易態樣日趨複雜，在判斷國內外商標權人間是否「有法律上或經濟上得視為同一人之關係」之因素日趨複雜，而導致一般商家難以判斷國內外商標權人間之關係，使平行輸入行為產生更為不明確的法律風險。
尤其在外國商標權人與國內商標權人因商標權移轉的結果，而導致國內外商標權人不再具有得視為同一人之關係後，以往可能合法之平行輸入行為即可能因此變為構成侵害商標權之行為。例如知名美國運動用品品牌CONVERSE在公司破產後，將日本的系列商標權移轉予伊藤忠商事株式会社（下稱伊藤忠公司），伊藤忠公司再設立子公司製造販售「CONVERSE」品牌商品，法院認定此時平行輸入之「CONVERSE」品牌商品即被認為係侵害伊藤忠公司之商標權(註3)。
五、結論－灰色地帶商品需要更明確的界線
平行輸入商品倚靠自由貿易的大旗挑戰商標權人區分市場的自由與利益，這個界線究竟應該如拿捏，牽涉到自由貿易政策之考量，本無孰優孰劣之分。本文由商標權的觀點出發介紹我國以及日本對於平行輸入商品合法性判斷之不同思考與見解，可看出透過不同解釋理論處理平行輸入商品合法性，亦可能遭遇到不同的挑戰。因我國商標法第36條第2項之要件在判斷商標權耗盡之主體解釋空間較小之狀況下，期盼實務可建立一套可供遵循的標準，以供廣大貿易業界有所依循，亦避免個案間見解分歧之疑慮。
 註釋
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陳昭華，商標法之理論與實務，2013年2月初版，第139-140頁。
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大阪地判昭和45年2月27日（平成43年（ワ）第7003号）〔パー カー（PARKER）事件〕。
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平成21年（ネ）第10058号商標権侵害差止等，商標権侵害不存在確認等請。
求控訴事件、平成21年（ネ）第10072号同附帯控訴事件、原審東京地方裁判所平成18年（ワ）第26725号商標権侵害差止等請求事件，平成19年（ワ）第15580号商標権侵害不存在確認等請求事件。
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