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(續上期)
四、跨境管轄權與國際訴訟的協調
(一)UPC的長臂管轄權
1. 依歐洲布魯塞爾一號重述規則(Brussels I bis)及歐盟法院(CJEU)判例解釋,在被告與UPC成員國有一定程度之連結時(如在成員國境內有資產或市場行為),即使被告所在地或者侵權行為不在成員國內,UPC仍可對該被告行使管轄,並作出跨境禁止令及損害賠償判決。
2. 以下判決顯示,法院可基於「侵權行為影響的地理範圍及於締約國內」而擴張其管轄權:
(1) 線上侵權行為(Dish and Sling v. AYLO):只要在UPC締約國內「可接觸利用」該涉嫌侵害專利權之網站即可建立管轄權,不需局限於被告的物理所在地或侵權行為地(伺服器架設地) (註15)。
(2) 「多國專利侵權」綜合審理時可使UPC對外國專利取得管轄權,專利無效之抗辯亦不剝奪此種跨境管轄權(BSH Hausgeräte v. Electrolux(註16)):
a. 傳統長臂管轄權定義是針對「被告住所地異於法院所在地」的情況,而由法院以被告與當地有「最低限度聯繫」為基礎行使管轄權。但本案被告Electrolux住所就在瑞典(即UPC成員國內),根據「布魯塞爾一號重述規則」第4條第1款,「一般管轄權原則」是被告住所地法院享有專屬管轄權,因此不存在傳統意義的長臂管轄權問題。爭議焦點在於:法院是否有權審理所謂「外國專利」(即在被告住所國外有效的專利)侵權案件,以及當被告提出專利無效抗辯時,法院的管轄權如何界定。
b. 歐盟法院(CJEU)在此案中提出,若被告所在地法院可基於被告住所地之一般管轄權審理侵權爭議,即便此爭議涉及非該國專利(外國專利),且被告提出無效抗辯,不剝奪該地法院對侵權行為的管轄權。但對於專利有效性的判定應限於專利註冊國法院,不得由被告所在地法院全面判決。
(3) 侵權行為橫跨締約國及非締約國時(Syngenta v. Sumi Agro(註17)):UPC慕尼黑地區分庭最初針對Sumi Agro於捷克和德國銷售侵害Syngenta歐洲專利的除草劑產品核發臨時禁制令。後續案情中,Syngenta聲請將訴訟領域擴及捷克(EU成員國,已簽署但尚未批准UPC協議)、波蘭(非UPC成員國的歐盟國家)及英國(UPC之外的第三國)獲准,慕尼黑地區分庭表示基於前引歐盟法院BSH 案的判決意旨,UPC受理涉及非締約國地區的事項在實務上有其彈性。
3. UPC前述廣泛的管轄權帶來便利專利權人維權的效果。另一方面企業如有對歐洲經營電子商務或者科技公司出口相關產品時,則相對應留意因此可能產生的跨境訴訟風險。
(二) UPC與國際訴訟或不同機構間之互動與協調
1. 與美國訴訟的協調:
UPC精簡快速的裁判審理風格與美國法院不管費用、時程以及專利侵權與有效原則上分開審理且訴訟進展極具變化性與彈性的風格明顯有別。在UPC進行案件的初審判決較平行訴訟的美國通常更快出爐,且無論侵權或者撤銷訴訟均有略高於五成的結果有利於專利權人,訴訟的時程以及費用亦有標準架構可稽;另一方面由於其裁判的跨國效力,專利被撤銷無效的風險更為集中且具毀滅性,因此進入UPC機制的企業必須提早、全面規畫訴訟及防禦策略。而美國方面的訴訟程序無論時程、解決紛爭的機構、費用等則處於高度彈性化的狀態,訴訟若以簡易判決終結或期間另在IPR程序立案,其結果相對不利於專利權人,導致在美訴訟七成以早期和解的狀態終結。專利權人可根據自身專利組合狀況,個別規畫訴訟策略。對於電信標準必要專利等有需跨國進行平行訴訟者而言,技術強度高而希望迅速取得統一跨國法律效力者,較可能傾向選擇UPC作為先發戰場,臺灣企業需留意因地制宜制定適應不同司法管轄區域的訴訟策略(註18)。
2. UPC中央與地方初審法院間的協調:
(1) UPC採二級二審制,分為初審法院及上訴法院,前者可再細分為中央分庭(central division)、由單一國家申請設置的地方分庭(local division),以及由多個國家共同申請設置的區域分庭(regional division)。地方及區域分庭主要審理侵權訴訟,原則上依侵權行為發生地或被告所在地來劃分管轄範圍;而中央分庭主要審理專利效力相關訴訟(包括撤銷專利權、確認不侵權及對歐洲專利局行政處分之救濟),或是該地於無任何地方或區域分庭管轄時,則統一由中央分庭管轄(註19)。經典的案例為Amgen v. Sanofi & Regeneron案,Sanofi與Regeneron在UPC成立首日即挑戰Amgen關於PCSK9抗體的專利有效性(EP 3 666 797),並由慕尼黑中央分庭在即受理無效訴訟並作出撤銷判決,另一方面雙方的侵權訴訟則在杜塞爾道夫地方分庭審理。
(2) 惟在UPC體系中侵權及專利效力爭議可能在相同當事人間先後發生,如何協調兩者的審理順序與法院管轄,避免裁判矛盾為為制度設計與實務操作中的核心議題。根據UPCA第33條及Rop相關規範,法院具備相當彈性以因應案件先後與當事人配置:
a. 原則上,專利侵權訴訟可由專利權人選擇於具有管轄權之地方或區域分庭提起。若侵權訴訟先行提出,後續被告提起的撤銷反訴通常將由相同法院合併審理(UPCA第33(3))。此時法院可選擇:
• 同時審理侵權與撤銷;
• 將撤銷部分轉移至中央分庭(但也可選擇暫停侵權訴訟);
• 雙方同意時,將整體訴訟移送中央分庭。
b. 反之,若撤銷專利訴訟先於中央分庭提起,後續的侵權訴訟仍可於地方分庭進行。此時原先的中央分庭案件原則上應暫停,避免兩地平行審理(RoP Rule 75.3)。
(3) 實務趨勢:地區分庭統一審理成為主流選項
a. 制度上雖提供彈性移轉管轄與審理分流,但實務上多數案件明顯趨向由地區分庭「集中審理」侵權與撤銷反訴,如杜塞道夫、曼海姆、海牙等地區分庭皆有同時處理兩案之裁判。德國法官普遍認為:若技術不過度複雜,原則上統一審理更可避免重複爭點、節省訴訟資源。
b. 例外時,實務上也會透過當事人協議與法院裁量,進行中央與地方分庭的分工與協調,避免裁判矛盾與資源浪費,例如Amgen v. Sanofi & Regenero案中,Sanofi等三家公司在慕尼黑中央分庭提出對Amgen專利的撤銷訴訟,Amgen則同時在慕尼黑地方法院對同一專利提起侵權訴訟,地方分庭與訴訟當事人協議將所有撤銷反訴移送中央分庭,中央分庭最終將主案與反訴整合處理,並作出專利無效判決(註20)。
(4) 總結而論,UPC制度下,雖原則上由專利權人優先選擇訴訟法院,但在涉及多個當事人、複數區域、跨法院案件中,法院仍保留廣泛的裁量權與協調空間。首兩年的實務案例顯示,多數地方分庭傾向統一審理侵權與撤銷,以避免裁判歧異,並提升審理效率。臺灣企業在規劃 UPC訴訟或應訴策略時,應提早評估當事人組合、可能選擇地點及時序配置,掌握訴訟主導權與程序效率。
3. UPC與成員國法院間「先起訴優先」原則的適用
在Nokia v. Mala Technologies Ltd一案即涉及UPC與成員國法院在過渡期間針對同一專利並行訴訟的管轄協調問題。Nokia於2021年先在德國聯邦專利法院對相關歐洲專利提起無效訴訟,在該案持續進行時,Nokia又在2023年於UPC巴黎中央分庭對同一專利提起無效訴訟。被告Mala主張依據布魯塞爾一號重述規則第29條,UPC應基於「先起訴優先原則」暫停訴訟或放棄管轄權,讓德國法院先行處理,此聲請原被初審法院駁回。2024年9月,盧森堡上訴法院裁定,UPC必須等待德國聯邦最高法院對德國無效案做出最終判決後,才能繼續UPC的撤銷程序。此判決展現UPC尊重並協調國家法院先行程序的態度,以避免出現法律判決衝突(註21)。
4. UPC和EPO兩系統對專利有效性審理之協調
(1) EPO一審異議程序自動加速審理機制:
UPC的撤銷程序目前經常與歐洲專利局(EPO)的異議程序同時進行。由於兩機構都有權就同一歐洲專利的有效性作出具有約束力的裁判,兩機構目前已有共識協調其裁判結果並維護程序效率。因此倘若 EPO一審異議程序中獲悉UPC或締約國法院正在審理平行的專利侵權或撤銷程序,即使涉案當事者未提出聲請,EPO也將主動加快異議程序的審理,如果在9個月的異議期內,EPO收到平行程序的通知,則預估在異議期滿後約8個月內即可做出決定,相較於通常審理異議案需時18至24個月的時程快速許多(註22)。
(2) UPC不自動暫停:
另一方面,由於UPC法院被設定起訴後一年內需舉行口頭聽證會之目標,且UPCA第33(10)條以及RoP第295條賦權法院可酌情決定是否暫緩審理,因此,UPC的審理程序並不當然因EPO的平行異議案而暫停,案例顯示至少應向法院敘明EPO異議程序作出初步決定的具體時程,使法院可具體預期EPO將在短時間內做出決定(註23)。
(3) 以上兩程序的提起時機及程序運作節奏互補進行,可預期不同利害關係的兩方將會各自援引作為和解或授權談判的籌碼。
五、SEPs與FRAND案例審理趨勢
(一) 在Panasonic v. OPPO (註24)就3G和4G相關ETSI通信標準的EP2568724專利爭議中,曼海姆分庭核發UPC首件SEPs禁制令,准依專利權人松下之請求對OPPO核發在德國、法國、義大利、荷蘭和瑞典的跨境禁制令,其援引歐盟法院在「華為v.中興通訊」及德國杜塞道夫國家法院在「Sisvel v. Haier」爭議案中提出的FRAND四步驟授權談判基本框架(主要包括:(i)SEPs持有者應提供「充分的侵權通知」;(ii)SEPs實施者需要表明願意取得授權;(iii)持有者根據FRAND原則提出授權要約;(iv)實施者需認真回應前述要約,並可提出反要約),並結合商業慣例及實務以彈性方式解讀專利權人之要約(例如,法院認為授權要約的詳細程度可根據實際狀況彈性處理,不以書面或強制揭露的三方授權契約為必要)。涉案雙方嗣後和解,並未實際執行禁令。
(二) 在華為v. Netgear(註25)與Wi-Fi 6標準相關的EP3611989專利爭議案,慕尼黑地區分庭沿襲了Panasonic v. OPPO禁制令的審查標準,同樣援引歐盟法院在「華為v.中興通訊」的裁判模式,對SEP實施者接受授權行為採取較嚴格之審查態度,認為Netgear未能證明在收到專利權人華為之侵權通知後有「充分的授權意願」,而拒絕其FRAND抗辯,並准依專利權人之聲請核發涵蓋七國的禁制令,禁止Netgear銷售涉及侵權的Wi-Fi 6路由器。本件禁制令在多國執行而產生商業上的實效,並亦促成雙方達成和解。
(三) 前述接續由不同地區分庭審理的SEPs爭議及FRAND抗辯,審查方式已具有相當程度之可預期性,即受到歐盟法院判例的影響,但採取更靈活彈性的審查方式,以訴訟當事人之行為作為評價核心,強調審查授權談判過程中是否以具體行動(誠信方式)表達授權意願,而非僅形式遵循判例提出的授權協商框架。臺灣5G和IoT物聯網產業(例如Wi-Fi晶片、IoT模組製造商)均可能涉及SEPs專利授權及FRAND抗辯,宜關注相關判決的指標性意義,預先規劃跨國專利授權及訴訟策略,以強化市場競爭力。
六、臺灣企業在UPC架構下的定位思考
隨著UPC制度日益成熟,臺灣企業雖目前尚未大量介入訴訟,但臺灣諸多產業與全球半導體、生技、電子、通訊等科技高度連動,未來面對 UPC 架構下的專利主張與應訴可能性仍不可忽視。相關從業人員或可考慮從以下面向提前因應:
(一) 依產業差異考慮申請與訴訟策略
1. 迄至2025年4月,根據EPO公開數據已有超過53,000件單一專利(UP)申請案,僅2024年就有超過28,000件請求,較2023年(18,300件)增長53%,2025年第一季,發明人申請了6,532件單一專利,顯示申請率穩定成長((註26),總體而言,估計接近或超過已核准歐洲專利的25-26%,每季度約有7,000-8,000件UP申請案,並以數位通訊、醫療技術及電腦科技為前三大領域,主要請求人多為跨國企業(如華為、三星、西門子、愛立信等)。至於傳統歐洲專利部分,迄至2023年9月中旬,約560,000件歐洲專利和申請(約35%的有效專利)選擇退出,特別是在製藥和生物技術領域,代表仍有65%的有效專利受UPC管轄(註27)。業界有認為UPC著重早期精準全盤規劃的審理模式與快速維權程序增強了專利在18個成員國的執行力,提升了單一專利的價值(註28)。臺灣企業也可根據產業需求考慮透過聲請單一專利,降低在歐洲的多國專利維護成本,並增強其專利組合的市場競爭力。
2. 另一方面,在訴訟部分,可視市場策略、風險容忍度採區段性調整(部分 opt-in、部分opt-out),例如易因UPC統一判定多國專利效力以及禁制令產生不利影響的產業,考量選擇退出(opt-out),以保留回歸熟悉的國家法院體系處理專利有效性爭議,降低制度變動風險。:
(二) 快速審理時程的影響及其應對
1. UPC的審理模式強調程序精簡與效率,對原告較有利:
因原告可事先充分蒐集證據,建構起訴論點;被告則須在較短時間內(侵權案約3個月、撤銷案約2個月內)提出答辯和證據。雙方均應密切配合法院的快節奏,妥善準備證據及主張。
2. UPC的快捷也代表對證據的審理調查採取相對精簡模式:
(1) UPC延續歐洲大陸法系採取有限度證據揭露制度,法院具高度裁量權,不接受範圍模糊、無基礎之強制調查聲請(如前述Panasonic v. OPPO 案例,曼海姆分庭即拒絕相對人廣泛文件之調查聲請),調查證據範圍嚴謹且較美國取證制度更為限制。
(2) UPC之另一個發現證據的重要程序是訴訟前或訴訟進行中單方聲請核發的「臨時禁制令」,其中大多數是在貿易商展進行前或期間透過扣押命令直接到被告參展攤位進行證據保全,採取此一程序同樣可在有限時間內快速取得被告產品資訊(註29)。但也因時效性強、程序緊湊,企業須預先建立完整證據鏈與陳述邏輯,以免在審理過程中無法及時補件或調整策略。
3. 相對而言,若是處於被訴之一方,尤應留意參展等階段迅速根據單方聲請核發的臨時禁制令:
經常參與歐洲展會的廠商,宜在參展或新品發布前即預先針對UPC的特性規劃建立跨國訴訟小組、準備雙語文件、與熟悉相關程序期限的專業團隊合作,並考慮預先準備保護函等事宜,以適度緩和突襲性取證或訟爭風險。
(三) 展望未來,預計2025年UPC案件量將持續增長,其調解中心和「案件管理系統」(Case Management System)之升級亦被預期將進一步提升其吸引力,臺灣企業應密切關注其發展,以保持競爭優勢。
※ 註釋 ※
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