智慧財產專業團體

(續上期)

2. 公平會認定

基於上述態樣，公平會認為權利人未事先通知如威剛、TOSHIBA、Glolux、Osram等商品製造商，即通知如大潤發、全聯、家福、pchome等通路商，或者於通知商品製造商的函文中未清楚指明侵權商品品項及侵權內容，或所主張之侵權商品與通知通路商之內容不盡相同，使製造商未能明確知悉侵權爭議，無法就商品是否涉及侵權予以主張防禦，已違反處理原則。此外，權利人自2022年10月起至少達半年期間內繼續多次寄發警告函要求通路商下架商品，通路商因而有下架商品或要求商品製造商出具擔保之事實，造成銷售困擾及寒蟬效應，已構成足以影響市場競爭秩序之行為。

最終，公平會考量權利人為LED產業的領導廠商、事業規模於2023年營業額收入、其他經營狀況、市場地位及配合調查態度等情狀後，裁處權利人200萬元罰鍰(註26)。

◆ 評析

本件公平會認定理由，仍係依循處理原則揭示之標準進行判斷，以行為人未同步或事前通知製造商、或所通知內容未見鑑定報告或具體之侵權內容說明…等理由，進行裁罰，尚無逸脫目前台灣實務標準。公平會之所以開出高額罰鍰，推估應係因權利人發函對象廣泛、次數頻繁且期間非短所致。本件被處分人似乎已就此處分提起行政救濟，則後續的救濟機關是否會維持此公平會處分，有待持續關注 (註27)。

(三) 法院裁判【一】智慧財產及商業法院112年度民公訴字第1號民事判決

1. 案件背景

本件原告廣閎科技股份有限公司(廣閎公司)、被告力士科技股份有限公司(力士公司)同屬臺灣製造晶片廠商，專營功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)研發設計與銷售，供應包含手機、筆記型電腦、電視、電源供應器等電子產品。力士公司為US 7812409號(專利1)、US 7629634號(專利2)專利權人，其中，專利1因力士公司未繳費而於2018年11月19日經美國專利商標局公告失效，嗣於2023年5月24日復權。

2022年5月23日，力士公司委託美國律師寄發警告函予廣閎公司及華碩電腦股份有限公司(華碩公司)，主張華碩公司筆記型電腦內所使用的晶片侵害力士公司專利1，要求停止侵權及賠償(警告函1)；廣閎公司於2022年5月31日回函表示其認為沒有構成侵權。2022年9月14日，力士公司主張技嘉科技股份有限公司主機板、華碩公司筆電內使用之晶片侵害力士公司專利2，委託美國律師寄發警告函予技嘉美國分公司、華碩美國分公司(警告函2)。2022年10月21日，力士公司重申警告函2內容，再次寄發警告函予華碩美國分公司(警告函3)(註28)。

廣閎公司認為，其晶片產品並無落入專利1、專利2範圍，力士公司發函內容有陳述或散布損害廣閎公司營業信譽之不實情事，違反公平法第24條；又，力士公司發函並未踐行處理原則程序，逕發予其交易相對人(華碩公司、技嘉公司)，違反公平法第25條。廣閎公司因此等發函行為須向合作廠商提出相當依據進行未侵權之說明，可證力士公司發函行為確有使廣閎公司商譽權受損害，得請求賠償。

2. 法院認定

法院認為，警告函1已同時寄發予商品製造商廣閎公司，且函文內已檢附專利1之專利權內容及範圍、侵權分析報告等，其目的應係為停止侵權行為，而無公平法第24條之適用。惟，專利1於2018年11月19日遭公告失效至2023年5月24日復權期間，應無從行使專利權，以力士公司之經營規模，應有查證其專利權效力之義務與能力，其仍於專利1失效期間寄發警告函1，屬有過失；且華碩公司因警告函1產生疑懼效果，而造成悖於商業競爭倫理之不公平競爭情形，力士公司應可預見，故其寄發警告函1之行為，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平法第25條。

至於警告函2、3，廣閎公司主張力士公司逕發警告函予交易相對人，而未踐行處理原則。法院認為，警告函2、3已檢附專利公告、侵權分析報告，並敘明申請專利內容、範圍及侵權產品、侵害事實、第三方單位完成之侵權比對等資料；此外，警告函2、3係針對相同之侵權產品、客體為主張，廣閎公司收到警告函1後，曾就相關產品進行比對分析並回函力士公司應無侵權，可見力士公司在寄發警告函2、3前有事先通知廣閎公司，廣閎公司已充分知悉侵權爭議情形，有攻擊防禦之能力、澄清說明之機會，力士公司發警告函2、3行為應未逾越保護權利之正當程度，應屬合致公平交易法第45條規定依照專利法行使權利之正當行為，而無違反公平法第25條之規定。

最終，法院針對力士公司就其寄發警告函1行為，於考量兩公司營業收入、爭議產品佔公司營業比重、力士公司侵害期間與情狀等因素後，酌定賠償額50萬元。

◆ 評析

本件被認定違法之警告函1，法院並非以其違反處理原則為由，而係以該函文實質上相當於是基於不存在之權利進行主張，並指出此類函文之寄發將導致交易相對人產生疑懼效果，倘若所主張權利不存在，將導致不公平競爭結果，故違反公平法第25條。

(四) 法院裁判【二】最高法院114年台上字第664號民事判決

1. 案件背景

本件原告明根股份有限公司(明根公司)起訴主張被告合晶國際有限公司(合晶公司)、小行星視覺整合行銷股份有限公司(小行星公司)、耀晶電子有限公司(耀晶公司)所產銷之商品侵害其第I302469號專利權，而提起專利侵權訴訟。訴訟中，合晶公司反訴明根公司寄發警告函予其經銷商等廠商行為，違反公平法規定。

2022年4月11日起，明根公司接連寄發警告函予合晶公司及其商品行銷或經銷商，合晶公司雖曾於5月4日回函明根公司，檢附其技術分析內容回應主張應無侵權疑慮，明根公司仍持續寄發警告函予其他行銷或經銷商。合晶公司主張，明根公司之行為導致其商品銷售額下架，構成民法侵權行為、以及公平法第20條及第24條規定，且其警告函所檢附之鑑定報告並非專業機構提供，違反處理原則，而有公平法第25條規定適用，請求損害賠償。

2. 法院認定

第一、二審法院認為，明根公司寄發之警告函目的係為停止侵權行為，相關內容並無陳述或散布足以損害合晶公司營業信譽之不實情事，而不認為其違反公平法第20條、第24條規定。

至於公平法第25條部分，明根公司在寄發警告函時，已檢附第三方單位出具之鑑定報告，敘明專利內容、範圍，並將產品與專利權比對分析，使合晶公司可以知曉其所製造或販售之產品有可能侵害系爭專利之事實；合晶公司雖抗辯處理原則所稱鑑定報告應由智慧財產及商業法院與技術審查官共同做成，或由司法院公布之鑑定人機關為之始可，惟法院認為，處理原則所要求的鑑定報告並不以合晶公司所舉對象為限，本件明根公司係委託專業之專利商標事務所作成，已符合處理原則所謂出具鑑定報告之要求。又，明根公司最初寄發的警告函已同步寄發予合晶公司，已符合處理原則所謂發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害之要求，因此，明根公司亦未違反公平法第25條規定。

不過，本件經上訴至最高法院後，最高法院認為，合晶公司於5月4日回函向明根公司表明產品未落入其專利範圍、兩者技術特徵不同，合晶公司因而主張明根公司基於故意或過失寄發警告函有構成公平法第20條第1款(損害特定事業)、第24條(陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事)、第25條(為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為)…等情，應有進一步審酌之必要。最高法院並指出，公平法第45條所謂「行使權利之正當行為」，須考量智慧財產權人之利益，亦須顧及自由公平競爭環境之維護與社會公益之平衡；公平會固然發布處理原則，針對散發警告函行為有無濫用權利、致生公平法所禁止之不公平競爭情形，有其判斷依歸；惟倘若權利人明知(或因過失而不知)他事業未侵害其智慧財產權、而仍寄發警告函予其他競爭者或其交易相對人，是否有構成以智慧財產權來恫嚇相關業者、作為不公平競爭工具，應加以探究，而非謂有踐行處理原則相關程序，就一概屬權利之正當行使，須視具體個案判斷。

因此，最高法院判決廢棄原審就此部分之判斷，發回原審重新審視。

◆ 評析

本件於程序外觀而言，發函人確實已落實處理原則之相關要求，包含檢附侵權分析鑑定報告及同步或事前通知製造商，則根據以往見解，發函人應可排除公平法適用。惟本件發函人的鑑定分析與製造商的分析結果不同，發函人權利是否果真有受到侵害，似處於無法清楚確認的狀態。在此狀態下，權利人仍寄發警告函予交易相對人，恐已逾越權利行使的正當範圍，發函人是否有將警告函作為不公平競爭工具之用、導致影響市場公平交易秩序，應再加審酌，而產生與過往實務有所不同的論點。

三、台日規範比較

(一) 法規整備面

針對智慧財產權利人向通路商或經銷商檢舉或通知其權利受侵害、而希望某特定商品自該通路或經銷管道下架時，該檢舉行為是否合乎商業市場正當競爭行為，於台灣、日本均各自有法規範可當作行為準則，且台灣除了法規，還有行政主管機關公布的處理原則可資依循。

(二) 發函程序面

進一步探究台日法規內容，台灣的處理原則就警告函應遵循之程序、形式要求，均有所規範；日本則沒有類似之警告函形式要求。

(三) 函文實質內容面

日本法要求警告函內容不得有虛偽情事，是否虛偽的判斷，繫於爭議個案中實質檢視發函人的侵權主張有無理由，若無理由，即可能構成虛偽而屬不當競爭。

台灣則在處理原則有要求諸如「經法院一審判決屬智慧財產權受侵害者」、「檢附鑑定報告」、「敘明侵害具體內容」等要件，而類似於要求檢舉內容不得有虛偽情事；不過，該等「檢附鑑定報告」、「敘明侵害具體內容」可能與日後法院認定結論不同(換言之，有可能權利人主張內容無理由)，惟根據目前多數法院見解，發函行為不當然違法。

(四) 違法效果

台灣及日本均規定，此類發函行為若屬違法，可請求排除侵害與損害賠償。以本文介紹的日本判決為例，權利人係主張以商品遭檢舉下架期間所失利益為主要計算基準，至於台灣法院判決，有採取同樣的計算基準者(註29)，亦有透過法院綜合判斷後職權酌定者(即本文介紹之台灣案例【一】)。

四、結論及建議

彙整台灣公平會與法院實務，發函行為是否構成不公平競爭，係以事業發函行為是否已落實處理原則要求之程序作為判斷準則，若警告函中已檢附鑑定報告，或者已同時通知製造商、進口商或代理商請求排除侵害、敘明權利範圍及具體侵權事實者，即多半會認定符合公平法第45條「行使權利之正當行為」，排除發函人的公平法責任；以前揭公平會裁罰業者200萬元案例觀之，亦係聚焦在探究其發函形式上是否合規，來判斷是否構成不公平競爭。

與此相較，本文介紹的日本案例，係以業者發函主張內容的真實性以觀，就指控產品是否果真有構成智慧財產權侵害進行討論，而似乎較偏向以實體層面來作為判斷基準。就此，由本文介紹的兩則台灣法院判決，似乎可窺探到台灣實務除「處理原則實踐與否」之「程序上」要求外，也逐漸有兼顧「權利人主張內容真實與否」之「實體上」要求的趨勢，而與日本實務的判斷標準相呼應；尤其最高法院已明確指出「非謂事業踐行修正前系爭原則第3點、第4點之程序後，所為散發警告函或通知函之行為，概屬權利之正當行使」，是否會影響日後公平會或法院在此類爭議案件的判斷，有待持續觀察。

建議事業擬就其智慧財產權受侵害向他事業通路商、經銷商等交易相對人提出商品下架檢舉或寄發警告函前，宜經由侵權分析判斷後，審慎評估。

※ 註釋 ※

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