智慧財產專業團體

一、前言

商標註冊後，商標權人不僅可自己使用註冊商標，亦可將商標權的全部或一部，指定地區專屬授權或非專屬授權他人使用。藉由授權他人使用，商標權人不僅可以獲得經濟上利益(如授權金)，亦可集多數人的力量共同使用商標，在市場上更快速累積知名度並擴大市場，可謂一舉數得。

商標授權為法律上的契約行為，台灣與日本商標法均採取登記對抗主義，亦即未經登記的商標授權契約雖會蒙受不具公示效果而產生之不利益，但在當事人間仍具有效力。而且台灣商標法並未規定商標授權行為必須作成書面始生效力，因此商標授權契約在當事人間口頭合意即生效果，不一定需要作成書面，為台灣實務的穩定見解(註1)。

以口頭達成商標授權的契約，因為無明確書面記載，在舉證上會面臨很大的挑戰。雙方就商標授權的表達須達到何種程度，或需要確定那些必要事項才能算是構成表達授權商標的意思表示以及接受授權商標的意思表示，就成為口頭契約成立與否的關鍵。

商標授權契約之成立生效要件固然在形式上非常寬鬆，但是在商標權人僅授權他人使用商標，自己完全未使用商標的情況，倘若商標遭到其他人提起商標廢止申請，此時授權契約的存在與否，就成為關係到商標註冊是否會被廢止的爭議重點。本文茲介紹國內外案例各一則，用以探討比較台灣與日本在實務上在討論口頭商標授權契約成立與否時的判斷過程。

二、智慧財產與商業法院113年度行商訴字第15號判決

原告為註冊第1958911號「Miamor設計字」商標(下稱「Miamor商標」)之商標權人。Miamor商標遭他人提起三年未使用廢止，經智慧財產局審查後，認定Miamor商標有連續三年未使用之情形，而作成廢止Miamor商標註冊之處分。原告提起訴願後仍遭駁回，因而提起訴訟。

法院認定原告與實際使用商標人珍荃公司間成立口頭商標授權契約，謹節錄判決引用珍荃公司負責人之證言內容如下：「

(原告訴訟代理人問：珍荃公司是否你所經營？)是。

(原告訴訟代理人問：珍荃公司使用系爭「Miamor」商標之權利來源為何？)我在104年先在肉乾公司上班，就有接觸到「Miamor」商標，我剛開始做沒有自己的客戶與商品，我先詢問原告商標是否可給我使用。

(原告訴訟代理人問：你是否在104年就接觸到「Miamor」？是，因為公司成立之前就接觸到系爭商標，成立後就招攬原本上班所熟識的客人。

(原告訴訟代理人問：你是否知道「Miamor」是107年才註冊登記？)這我不知道，因為我沒有商標這個概念。

(原告訴訟代理人問：但你說你104年就接觸到「Miamor」商標？)我104年就接觸到原告，因我是受他人委託製造代工。

(原告訴訟代理人問：你是否指104年開始就與原告有合作關係？)是。

(原告訴訟代理人問：你是否記得從幾年開始有接觸或使用到「Miamor」商標？)至今應該有5年，約從107、108年開始。

(原告訴訟代理人問：你一直都是與原告接洽？)最早是一位林先生，後面都是與原告接洽。

…

(原告訴訟代理人問：珍荃公司有無生產寵物食品？)有。

(原告訴訟代理人問：何時開始生產？)110年創立開始生產，但我原本在這個行業做將近20年，一直都是從事寵物相關工作。

(原告訴訟代理人問：珍荃公司生產寵物食品項目為何？)主要是以貓狗零食、肉乾、罐頭為主。

(原告訴訟代理人問：珍荃公司有無自己品牌？有無受託、代工生產？)有自己品牌，主要是接受他人代工生產。

(原告訴訟代理人：【法官提示系爭商標予證人】珍荃公司有無以系爭「Miamor」商標用於生產寵物食品或零食？)有。

(原告訴訟代理人問：產品項目為何？)肉乾、貓零食、狗零食、罐頭。」

從法院所在判決書中引用的證言內容可了解到，法院乃基於原告前手及原告與珍荃公司間有委託代工製造Miamor商標商品之關係，且珍荃公司負責人曾詢問原告商標是否可給他使用，推斷雙方有成立口頭授權契約。至於授權使用範圍在本案並未深究，是否有使用於個別指定商品的判斷即綜合證人證詞以及其他證據顯示的品項為依據。

三、日本知的財產高等裁判所令和6年(行ケ)第10071號判決

本案同樣為商標權未使用廢止案件，原告株式会社大勝軒為廢止申請人，就日本註冊第3105120號「大勝軒」商標(下稱「大勝軒」商標)向日本特許廳申請未使用廢止。特許廳審查後作成廢止不成立審決，原告不服而向法院提起訴訟。

本案較特別的地方在於，原告、被告(即商標權人)(註2)與被告主張的被授權人都是使用「大勝軒」做為店名。被告的本家店舖是1913年在東京都中央區人形町創立的「大勝軒」中華料理店(下稱人形町大勝軒)，1949年公司化後，1986年將中華料理店停業，嗣於1988年以「喫茶大勝軒」為名經營咖啡廳，最後咖啡廳在2020年也結束營業。被告與其主張的被授權人則都是由人形町創始店分家(註3)而來，其中被告自1924年在東京都中央區日本橋橫山町開設中華料理店(下稱橫山町大勝軒)，1950年公司化，在1999年經股東會決議解散公司，同時中華料理店也結束營業，但尚未登記清算完成；其主張的被授權人自1946年在東京都台東區淺草橋開設中華料理店(下稱淺草橋大勝軒)，1953年公司化後營業至今。

本件大勝軒商標是在1992年由被告申請註冊。被告基於分家店鋪的身分，在當時其代表人知悉了商標法修正開放服務也能取得商標註冊時，就與創始店人形町大勝軒的代表人商討，由人形町大勝軒申請商標註冊，為人形町系大勝軒全體店鋪管理商標權。但當時人形町大勝軒已經轉型成咖啡廳，不願取得商標權，就向當時被告的代表人表示可以由他來取得「大勝軒」的商標權。基於這個緣故，被告才以分家店鋪的身分申請了本件大勝軒商標，在取得商標註冊後，全體人形町大勝軒系列店仍能繼續使用「大勝軒」商號。法院認定在被告取得本件大勝軒商標註冊當時，系出同源使用「大勝軒」商號的分家店鋪有十多家。但於此同時，在東京都內也有與人形町大勝軒完全無關聯的「大勝軒」存在，包含原告所經營的「東池袋大勝軒」以及其他如「永福町大勝軒」等。

被告在取得大勝軒商標註冊後，目前的代表人致電淺草橋大勝軒的代表人，告知被告已經取得「大勝軒」商標註冊，但不妨礙淺草橋大勝軒日後使用「大勝軒」店名。但因被告代表人不了解締結商標授權契約的必要性與意義，不僅未作成書面，也沒有口頭提到「商標授權」或有償、無償、授權金等話語。淺草橋大勝軒的代表人僅口頭表示了解，並未特別意識到法律上的意義。被告代表人後續也只與較親近的分家店舖口頭告知相同內容，但其他關係較疏遠的分家店鋪，就沒有聯繫告知上述內容。

原告的創業者則是在1961年在東池袋以「大勝軒」作為商號開設了拉麵店(下稱東池袋大勝軒)，以沾麵(つけ麺)作為其招牌料理而知名。於2007年成立原告公司作為經營主體，其代表人有「沾麵元祖」、「拉麵之神」等稱號，在眾多的書籍、電視劇、電影都有被介紹。東池袋大勝軒也發展出自己的系列分家店，遍及東京都與周邊縣境內。原告在新一代的代表人接棒後，從2017年開始積極取得「大勝軒」的商標權，並對他人的「大勝軒」商標權提起未使用廢止。本件商標廢止爭議即起因於原告的大勝軒商標申請案遭特許廳引證，因而提出廢止申請。

特許廳作成廢止不成立審決的主要理由在於，認定被告是基於代替創始店管理商標權的地位，而淺草橋大勝軒屬於人形町系大勝軒的系列店，可以推認與被告間具有使用本件大勝軒商標於指定服務之默示合意或者口頭的明示合意，可認為淺草橋大勝軒為本件商標的非專屬被授權人。而淺草橋大勝軒在本案待證使用的期間內基於被授權人的地位使用本件商標於指定服務，應認為本件商標有使用事實。

法院採取不同的看法。就商標權授權合意的成立與否，法院認為不能僅以商標權人容忍第三人使用同一商標的態度，就輕易認定具有無償授予非專屬授權的默示合意。法院進一步闡釋，商標使用權乃使用註冊商標於指定商品服務的權利，得以移轉，經登記後更取得對抗效力。基於其權利性，要授予他人商標使用權，單純的默認並不足夠，還必須要有「賦予權利」的可客觀確認、明確且積極的意思才可達成。

基於前述被告代表人與淺草橋大勝軒代表人當時的對話內容，法院認為被告並未以明確且積極的意思授予淺草橋大勝軒使用商標的權利，無法認定成立商標授權關係。法院補充說明，雖然一般人可能不知道「商標授權」這樣的專門用語，但只要可認為已經向對方表達出相同法律效果內容的意思，並且與對方達成意思合致，也不妨礙授權關係的成立。但在本案，被告代表人當時的對話目的並未有創設可使用本件商標之權利的效果意思。而實際上，淺草橋大勝軒基於在本件大勝軒商標申請前已有繼續使用「大勝軒」商標的事實，依據日本的商標先使用權的相關規定，客觀上也無須取得被告的商標授權。

基於上述理由，法院認定本件大勝軒商標構成連續三年未使用的情形，應廢止註冊。

四、比較與討論

本文介紹的兩件具有相似爭點的台灣與日本判決，都是在2024年底作出。台灣的Miamor商標案中，商標權人與珍荃公司間具有明確的代工生產之關係，且珍荃公司有實際出貨給商標權人，基於這樣的互相交易的關係，較可推論商標權人與代工廠間，並非僅是單純的默許對方使用，而是具有積極同意的行為，應足成立商標授權關係。雖然可能因當事人舉證資料有限，法院無法再進一步強化論述勾稽，但當事人若能補強其他關於商標使用之資料，例如包裝袋設計、產品內容等等的往來討論過程等，應更可強化授權關係存在的環節。

而日本的大勝軒商標案，最大的爭議點－亦即是否成立商標授權，不僅年代久遠，且僅有當事人的陳述書與訊問證詞，釐清事實的難度很高。但在此情形下，日本法院就口頭授予商標授權的行為，設立了商標權人必須要有「賦予權利」的可客觀確認、明確且積極的意思始足的標準。管見以為，在口頭成立授權契約的情形下，是否能夠很明確的在發生爭議時證明當時確實具有表達符合此一標準之意思，殊難舉證。特別是在如同本次介紹的案例是以電話方式交談，沒有其他證人或錄音等佐證，很容易因為記憶模糊而有可能做出與事實不符的證言。此一標準是否會成為在判斷是否成立口頭商標授權行為成立與否的普遍標準，亦值得觀察。

五、給商標權人的建議

商標授權行為雖然看似非常容易成立，而且穩定見解認為可以言詞成立商標授權關係，但在年代久遠且沒有書面證據的情形下，很可能因為記憶或證詞的模糊而損及當事人的權益。保障商標權人與被授權人利益的最佳方式，當然還是擬具妥善且完整的商標授權契約書，經雙方簽署後向主管機關申請商標授權登記。

退步言之，縱使認為沒有必要申請商標授權登記，最少還是要以書面明定授權人與被授權人間的權利義務，避免將來產生爭議時，雙方均陷入難以舉證的困境，造成法律關係的不穩定，以及訴訟上的不可確定性。

※ 註釋 ※

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