智慧財產專業團體

一、前言

專利授權係當事人雙方透過締結合約關係，使被授權方可獲得實施專利技術之好處，而授權方則可藉由權利金的安排，實現專利的價值，隨著市場交易與技術的不斷進步，圍繞專利授權相關的商業條件也漸趨複雜，特別是在涉及長期性的授權關係、且雙方合作之標的並不限於專利時，授權當事人容易因為對授權金的條件與授權標的範圍認知上的不同，產生解釋上的歧異，或甚至衍生成法律訴訟(註1)。

美國第六巡迴上訴法院在2025年1月就Kevin T. Lavery v. Pursuant Health, Inc. (註2)一案之判決，其案件背景涉及當事人就專利權利金之收取是否可超過專利存續、當事人間對於授權標的範圍的解釋等，相關當事人的攻防與主張，或可作為授權條件安排或設計的應留意事項，以下擬先簡介案件背景與雙方攻防重點，藉由美國第六巡迴上訴法院所闡釋的見解，並參考臺灣相關實務見解，嘗試汲取當中值得關注之重點，以避免類似爭議(註3)。

二、案情簡介

(一) 事實背景(註4)：

本案原告Kevin Lavery是一名眼科醫生，在2001年發明了一種自動化醫療檢測設備，該設備可以由使用者自行操作輸入後，自動對眼睛進行測試，並可將結果傳輸給遠距看診的醫生。Kevin Lavery將該「醫療測試裝置與方法」向美國專利局提出申請，並成功地在2003年獲得了專利(US 6594607，下稱'607專利)(註5)。根據'607專利，其主要功效在於提供一操作簡便的自動化醫療檢測設備，讓醫生更可能在早期就能判斷受測人是否患有相關疾病，該設備可以設置於公共空間(例如購物商場)，且可進行一種以上的測試(包含各種眼疾)，並透過網際網路將測試結果傳送給一遠距的醫療機構，統一分析各種檢測結果，以維持檢測分析的一致性(示意圖如下(註6))。

在同一時間，Bart Foster則是任職於諾華製藥子公司的員工，正與公司合作開發一款名為EyeSite的設備，Bart Foster在2004年為他的發想提出申請、並最終在2009年獲得「自動化視力檢測裝置與方法」之專利 (US 7614747，下稱'747專利)(註7)。根據Bart Foster的發想，EyeSite是一種像Kiosk的終端設備，目的是讓人們可以很方便地在像沃爾瑪(Walmart)等大型超市賣場進行視力測試(示意圖如下(註8))；但由於'747專利依規定是歸公司所有，Bart Foster於是需要設想商業合作提案，使公司同意將'747專利權轉讓給他。

後來，在公司的內部律師在對Bart Foster的提案計畫進行盡職調查時(Due Diligence)，發現了上述'607專利，故建議Bart Foster取得Kevin Lavery的'607專利，公司可能更願意將'747專利移轉予Bart Foster。據此，Bart Foster即與Kevin Lavery聯繫，並在2007年6月成功與Kevin Lavery簽署了一份意向書，達成初步共識，Kevin Lavery同意將其'607專利轉讓給Bart Foster所計畫成立的新公司。隨後，Bart Foster也順利從公司取得'747專利，並進而在2007年10月1日成立了Pursuant Health公司(當時名稱為SoloHealth)，並最終在2007年10月與Kevin Lavery簽訂了正式合作契約。

Kevin Lavery與Pursuant Health公司共簽訂了三份契約：

1. 意向書(Letter of Intent)，其中包含了交易條款，包括Pursuant Health公司向Kevin Lavery提供股份。

2. 貢獻協議(Contribution Agreement)，其中Kevin Lavery將其「智慧財產權」轉讓給Pursuant Health公司，以換取Pursuant Health公司銷售「視力檢測終端機台及其衍生或補充應用」之獲利中1%的權利金，如果終端機台另搭配視網膜攝影鏡頭，權利金比例將提高至銷售獲利的3%。

3. 諮詢協議(Consulting Agreement)，同意任命Kevin Lavery為Pursuant Health公司的首席醫療官，並允許以顧問身份提供服務並收取費用。

上述安排運行了多年，Pursuant Health公司如願的在各地大型商城(例如Walmart)部署超過四千個檢測機台，供消費者快速檢測視力(註9)，並按約定向Kevin Lavery支付權利金。至2021年，Kevin Lavery已累計獲得約70.8萬美元的權利金(註10)。

(二) 雙方爭議與一審法院判決

隨著Kevin Lavery的'607專利在2021年5月到期，Pursuant Health公司停止支付權利金，但雙方也就此產生爭議。Kevin Lavery隨後在法院提起訴訟，主張(註11)：貢獻協議中有關1%權利金，應係永久給付(perpetual)，無時間限制，於專利屆期後仍然有效；Pursuant Health公司停止權利金的給付，違反協議，需負違約責任；Pursuant Health公司未支付權利金，卻持續利用Kevin Lavery的構想，屬於不當得利，應向其賠償。

Pursuant Health公司提出兩項抗辯：上述協議規定的權利金僅限於'607專利有效期內，換言之，當'607專利期限屆至，Pursuant Health公司就再無授權金給付義務；此外，即使協議未明確規定終止分潤的時點，Kevin Lavery主張'607專利到期後Pursuant Health公司仍應繼續支付權利金的論點，違反了反對延長專利壟斷的原則，該部分的條款應屬無效。

一審法院接受了Pursuant Health公司的第二項抗辯，裁定專利到期後權利金給付的約定應屬無效，以簡易判決(summary judgment)駁回了Kevin Lavery的訴訟，Kevin Lavery提出上訴。

(三) 二審主要攻防重點：

在二審，Kevin Lavery主要的論述如下(註12)：

首先，權利金應為「永久性」義務，Kevin Lavery主張，貢獻協議中的權利金條款未設期限，並明文使用了「永久性權利金」(perpetual royalty)的用語，因此，在'607專利屆期失效後，仍應持續給付權利金。

Kevin Lavery也認為，該權利金並非只基於'607專利，而是作為雙方商業合作的一部分，Kevin Lavery指出，當初的「貢獻協議」中除了引述專利，還提及「商業秘密」和其他智慧財產權，故Pursuant Health公司所給付的權利金不僅限於'607專利授權，還可包括其他非專利之智慧財產，Kevin Lavery因此認為，權利金的給付不因專利屆期而停止。

Kevin Lavery更進一步主張與Pursuant Health公司之授權安排應視為「合夥關係」的一部分，換言之，Pursuant Health公司與Kevin Lavery間的協議屬於合夥關係，而非單純的專利授權，因此其權利金應視為合作報酬，而非單純針對'607專利的授權費。Kevin Lavery認為該權利金屬於「遞延支付」，析言之，即使認為該權利金之款項與'607專利相關，亦應視為專利授權費的遞延支付(deferred compensation)，即該權利金之給付安排與'607專利有效期的時間長短無關，而是雙方合作的條件之一，因此Pursuant Health公司應繼續履行給付義務。

Pursuant Health公司則認為：依據聯邦最高法院Brulotte v. Thys Co. (註13)以即Kimble v. Marvel Entertainment, LLC(註14)之案例，專利期滿後約定給付權利金之條款應屬無效，Pursuant Health公司主張本件當事人間專利授權費之安排應不得超過專利存續期間。Pursuant Health公司認為，Kevin Lavery所收到的權利金源自對'607專利的交易，而該專利到期後，專利法原則上禁止繼續收取專利授權費，否則將構成變相非法延長專利壟斷(註15)。

Pursuant Health進一步指出，雙方「貢獻協議」中的權利金約定，實際上也僅涉及Kevin Lavery的專利，並未具體列明其他獨立於'607專利以外的其他智慧財產權，故既然權利金與'607專利相掛鉤，則當該專利於2021年到期後，Pursuant Health公司停止給付，非無理由。Pursuant Health並根據該協議就權利金的計算方式，主張契約所約定權利金之計算方式與專利產品的銷售直接相關，這表明支付義務與專利緊密聯繫。例如，若Pursuant Health公司銷售配備視網膜攝影機的檢測機台，權利金比例會從 1% 增至 3%，此條件明顯基於'607之專利技術(註16)，而非其他Kevin Lavery的權利。

(四) 二審法院裁決(註17)

首先，二審法院援引Brulotte案與Kimble案，認為從專利政策角度出發，本案權利金給付的約定在專利屆期後應屬無效。就此，二審法院再次肯認 Brulotte案基本上建立「專利到期後，仍收取專利授權費為無效」的原則。在本案中，'607專利已於2021年到期，若要求Pursuant Health公司就失效後的使用行為繼續支付權利金，將違反上述反對專利延長壟斷的基本政策。

二審法院也認為當事人間契約的條款未能證明權利金涵蓋其他非專利之智慧財產權，亦即，雖然「貢獻協議」中有提及「營業秘密」等其他智慧財產權，但該契約內容並未「具體」列出除'607專利以外、可茲特定的「其他」智慧財產權究竟為何，故二審法院難以採信Kevin Lavery的主張；再者，從契約當中權利金計算的約定方式，也可看出權利金之計算基礎，完全是根據專利產品銷售，因此法院認定其權利金性質與'607專利密切相關，而不適用Kimble案允許的「混合支付」例外情形(例如，若契約明確約定某一部分權利金是針對營業秘密或其他專利以外之智慧財產權，則該部分權利金的給付約定可能合法)；又，上訴法院認為，該契約文字並未明確將權利金定義為遞延支付或合夥關係報酬，實際上，貢獻協議是明確規定Kevin Lavery的義務是轉讓專利權，而非提供其他非專利性質的持續服務，因此權利金無法被視為屬於合夥合作報酬或遞延支付的安排。

根據上述理由，二審法院維持地方法院的判決，維持 Pursuant Health公司勝訴。

三、分析與觀察

自上述案件中當事人的攻防與法院判斷，在授權契約的條款安排上，有下列幾點值得留意處：

(一) 撰寫契約條款時應併同考量舉證責任之分配

首先，契約條款的解釋顯然為本件爭議的核心之一，而該「貢獻協議」的架構，係約定Kevin Lavery將提供Pursuant Health公司如契約附件所示的「智慧財產權」，以此作為交換，Kevin Lavery獲得該公司部分股權以及權利金(註18)。根據「貢獻協議」附件所界定的「智慧財產權」，文義上除包含Kevin Lavery的美國專利，也包含其他產權資訊、營業秘密、及其他附隨於'607專利之相關智慧財產(”All proprietary information, trade secrets, and other intellectual property rights held by Lavery and attendant to the Patent.”)。若再進一步探究「貢獻協議」有關權利金的條款，其全文如下：[It] agree[d] to pay Lavery, or his assignee, a perpetual royalty (the “Royalty”), on a quarterly basis, of one percent (1%) (the “Royalty Percentage”) of the Company's Net Domestic Sales of Products for the prior quarter; provided, that at the time that the Company first receives Net Domestic Sales from Retinal Camera Products, the Royalty Percentage shall be increased to three percent (3%) for the remainder of the Term(註19)。根據此條文，在文義上明顯是約定該授權金的給付係「永久」(perpetual)，且該字眼根據Kevin Lavery的證據資料，是在其堅持下，由Pursuant Health公司的律師在撰擬貢獻協議時所添入的文字。乍看之下，契約的文義對Pursuant Health公司主張無給付權利金義務的論點，其實並不有利。

析言之，Pursuant Health公司能在契約解釋的法律戰場取得上風，可能相當原因出自美國政策上「對於透過契約約定方式變相將已屆期專利之壟斷予以延長」的強烈排斥，此由二審法院開宗明義表示「在專利效期屆至後，專利發明人任何延長其專利壟斷的嘗試，皆與專利法的政策及目的相抵觸」(註20)，可見一班(註21)。

基上所述，雖然本案中最後法院採納Pursuant Health公司的解釋方式，但這也經歷兩個審級、耗費高昂律師費後所「爭取」而來的成果，畢竟，該契約條款無效之舉證責任係由Pursuant Health公司負擔。若雙方在契約的撰寫時可留意權利金給付期間與專利效期的差異，將彼此理解的不同形諸文字，不論是Kevin Lavery還是Pursuant Health公司，相信皆可免去後續數年的訴訟爭議，也可避開契約條款由法院最終解釋之不確定風險。

(二) 包裹授權之標的應具體特定

在Kimble案中，法院闡釋：法院在涉及專利授權金的給付爭議時，只需捫心自問，系爭授權契約對於專利屆期後的使用是否仍收取權利金，如果沒有，就沒問題；如果有，則應不准許(a “court need only ask whether a licensing agreement provides royalties for post-expiration use of a patent. If not, no problem; if so, no dice.”)；法院並闡釋，根據契約自由，當事人若希望在專利屆期後仍可收取權利金，可透過幾種方式：一，透過遞延給付的安排；或是二，將其他專利以外的產權一併包裹在授權的範圍，故該權利金的給付不僅僅是基於特定專利權的使用，還包含其他智慧財產權(例如營業秘密)的授權使用。但若採第二種模式，當事人必須具體特定該「非專利」的授權內容究竟為何(註22)。這意味著，在專利授權契約撰擬的場合，雖然常見概括、抽象的用語來包裝授權標的可能包含其他「非專利」之類型(註23)，若要避免來自授權金計算究竟包含「什麼標的」之解釋爭議，最好是在契約撰擬時就能具體地將授權對象特定出來，避免只單純採用過於上位、涵蓋過廣的用語。

實際上，有關專利授權契約因授權標的範圍約定不明而產生之爭議，近來智慧財產及商業法院112年度民專訴字第13號案件亦有類似情形，該案件中原告主張與被告108年3月15日簽立契約，約定由原告授權、指導被告使用「建材型太陽能金屬發電板之生產」技術，且能重製、使用、修改原告相關生產技術，並約定被告應給付簽約金150萬元及每年授權金美金10萬元。但原告依約交付建廠計畫書及相關技術文件後，被告只給付簽約金150萬元，且每年應給付之授權金從未給付，故原告起訴請求被告應給付原告美金65萬5,400元。

被告則抗辯該契約授權範圍包含原告中華民國發明專利第I418045號專利權(下稱系爭專利)，但被告發現系爭專利係無法據以實現之技術，不具產業利用性，且依證據資料，系爭專利請求項有不具進步性的情形，被告抗辯系爭契約標的自始已有給付不能情形，依民法第246條第1項規定應為無效，被告無給付權利金之義務。

法院審理認為：系爭契約係以「建材型太陽能金屬發電板之生產」為授權標的，而契約之授權範圍內容雖記載包含系爭專利之專利權使用，然依前揭契約授權約定內容，原告提供被告關於「建材型太陽能金屬發電板之生產」之相關技術外，被告尚得使用系爭專利之專利權，及契約附件所示之商標權、認證資料使用權等，且依系爭契約全文，並未記載原告應依系爭專利所揭示內容為被告提供建材型太陽能金屬發電板之生產技術，更無檢附系爭專利說明書或相關圖式為系爭契約授權內容之說明；又系爭專利之發明名稱為「太陽能模組製造方法之改良」，與系爭契約所稱授權技術名稱「建材型太陽能金屬發電板之生產」並不相同，故認為系爭契約授權標的應為建材型太陽能金屬發電板之生產(包含生產所需技術、設備、材料等)，並未限於系爭專利，被告以系爭契約之契約授權標的為系爭專利，並主張系爭專利有應無效事由，認為契約自始不能，得免給付權利金義務，並非有理，最終判決被告應依約給付原告權利金。

從上述可知，目前臺灣實務亦認為當事人間有關授權標的之安排，除包含專利外，也可包含其他非專利之智財權或技術內容，例如商標權、認證資料使用權、以及所需的技術、設備、材料等，故就算專利有效性有瑕疵，不當然影響授權金的給付約定，雖然該案件之專利係涉及有效性爭議，與Kevin Lavery一案涉及專利屆期而失效二者有所不同，但對於可將專利包裹在其他非專利之標的，將授權金的範圍延伸至其他財產權此一觀點則同一，在安排當事人間的授權事項，應特定清楚包裹授權之標的內涵，也確保契約效力的穩定及日後交易的安定性。

(三) 就專利到期後是否仍可明文約定收取權利金，契約撰擬時原則上應具體約定權利金給付期限，避免模糊空間

目前臺灣實務就專利屆期後權利金後續給付與否，相關見解與規定整理如後：

1. 情事變更原則之適用

臺中地方法院 90 年度訴字第 2794 號案件中，涉及專利權人與被授權人所約定之授權金未有明確的給付期間，而所授權專利有部分已屆期或遭撤銷，被授權人主張應調整權利金之情形，就此，台中地方法院於該案中認為：「按契約成立後，情事變更，非當時所得預料而依原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增減其給付或變更其他原有之效果，此為情事變更原則之法理。本件兩造於75年9月30日簽訂專利契約書，由被告向原告承租13395號、17103號、28502號、00000000號等專利權(含實施專利權所需之圖型著作權)，無非原是希望租用上開有排他性之專利權，加以實施製作瓦斯防爆器出售謀利，是支付權利金之對價，即是原告提供足以排他之系爭專利權以供被告使用之故，如系爭專利權因專利權期限屆止、或失效，因此等非當事人故意行為所致之影響，而不具排他性，則其權利價值消失，如仍令被告應依原來約定數額給付權利金予原告，客觀上，即顯失公平。…兩造就契約存續期間，被告應為給付之權利金數額，固於75年9月30日即有所約定，惟其契約內容，就原告授權實施之專利權，如有變動、消滅(即授權之權利範圍縮小時)，應如何調整權利金，並無明確約定…契約終止之存續期間，如有情事變更，只要兩造協議同意，或兩造無法協議，而有前述顯失公平之情事，仍可由法院裁量定之，原告主張被告不可請求變動利金之數額約定，尚無可採。」

從上述見解的論理觀之，或可認為當事人間若約定專利授權金之給付義務於專利屆期後仍將持續，可能係顯失公平，但非當然無效，而可由法院於個案依當事人之主客觀情形裁量，以平衡契約當事人間的權利義務。

2. 專利屆期後無給付權利金之義務

前述台中地院之案件在上訴二審時，台灣高等法院台中分院95 年度智上字第 4 號(註24)則認為：「被上訴人提供予上訴人實施之專利權…新型第17103號專利權於81年3月31日期滿，28502號專利權於84年9月15日始屆滿，此有經濟部中央標準局核發之專利證書影本為證；則被上訴人授權予上訴人實施之專利權，在第28502號專利權屆滿即84年9月15日以前，上訴人依約自負有給付權利金予被上訴人之義務。至84年9 月16日以後，因被上訴人所有之專利權均已屆期，已不再受專利權之保護，並無專利權可供上訴人實施，上訴人當無繼續給付權利金之義務」。似是認為若當事人就專利授權之權利金未有約定明確期限，則專利屆期後，因無專利權可供實施，則自無要求被授權人繼續給付權利金之理。

但無論如何，約定具體的給付/授權期限，較諸於未約定或約定不明確，皆屬較合理而能有效避免解釋爭議和履約紛爭的作法(註25)。

(四) 須留意個案有無不利競爭之情事，避免違反公平交易法

公平交易委員會就技術授權協議，定有「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」，該原則第六點規定「有競爭關係之技術授權協議當事人間以契約、協議或其他方式之合意，共同決定授權商品之價格，或限制數量、交易對象、交易區域、研究開發領域等，相互約束當事人間之事業活動，足以影響相關市場之功能者，授權協議當事人不得為之。 技術授權協議之內容，有下列情形之一，而對相關市場具有限制競爭之虞者，授權協議當事人不得為之……(五) 授權之專利消滅後，或專門技術因非可歸責被授權人之事由被公開後，授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用。」

依上述規範文義，當事人間若有安排在專利效期屆至後持續給付授權金的安排，須審視雙方當事人間有無競爭關係、有無影響市場功能、導致影響或限制競爭等個案因素，綜合判斷是否有違反公平交易法有關妨害競爭之規定。過去曾有因專利權人對於權利金價額之不當維持遭認違反公平交易法之案例，但契約條款本身是否因違反公平交易法而當然無效，似尚無定論(註26)。

四、結論

有關專利屆期後繼續給付權利金之安排，或有認為專利權人約定專利屆期後仍收取權利金，變相延長專利壟斷期間，屬違反公平；但亦有從有利於創新的角度出發，認為若能延長權利金給付的期間，保留更多專利權人與被授權人間的彈性，可以讓被授權人可以有較長的時間分期給付，而不需短時間內須給付高額的費用(註27)。本文透過前述Kevin T. Lavery v. Pursuant Health, Inc.案件與國內目前法院實務與公平交易委員會的觀點，提出若干在個案撰寫授權條款時應注意之要點。考量當中所涉及的舉證責任安排與個案法律解釋之不確定性，特別是目前法院實務似未見如美國Kimble案明確採禁止延長專利授權金給付期限之立場，則個案中針對權利金計算的依據、給付的期間、授權標的的範圍等事項，當事人間仍應盡量明確約定清楚，而非直觀認為專利效期屆至後就當然無給付權利金義務，以免衍生後續無謂的合約爭議。

※ 註釋 ※

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