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一、前言

美國專利法35 U.S.C. §251規定「再發證」制度(reissue) (註1)，專利申請人於取得專利權後若認為該專利會因為錯誤(through error)而導致專利會全部或部分無效，而此錯誤例如為說明書或圖式有瑕疵、原專利範圍太窄或太廣等原因。美國專利商標局(下稱USPTO)對於再發證申請之審查，包括專利記載要件、新穎性、進步性、是否重複專利等，而再發證申請案必須為「原專利所揭示之發明」(the invention disclosed in the original patent)，且不得加入新事項(no new matter)；若再發證申請案涉及擴大專利範圍，則必須在取得專利權後兩年內提出(註2)。有些美國專利權人會利用再發證制度來擴大專利範圍，但曾有案例顯示擴大之專利範圍被認定非「原專利所揭示之發明」。本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)於2023年7月12日所作成判決，即是涉及討論此要件之判斷；該案專利權人於取得專利權後提出再發證申請，但新提出的專利內容卻被USPTO認為超出「原專利所揭示之發明」而無效，後續上訴至CAFC仍遭駁回。

二、案件背景

該案發明主要發明人為Michael Bashawaty(下稱Mike)。Mike在結婚前買了一艘當地湖泊常用的小船，並常邀請朋友一同從事釣魚等水上活動。Mike和他的朋友很快發現他們必須經常將船駛回岸邊，因為Mike的船不夠大，除了釣具等水上活動器材外就裝不下太多食品和飲料，這使得Mike必須經常開船回來補充飲食。這種情形讓Mike和朋友們的興致經常受到影響，故Mike有一天製作了一個簡易可漂浮在水面上的烤架，讓同伴們可以在水上進行燒烤活動。Mike這項創意受到了朋友們的好評，其朋友Jeremy Quillico(下稱Jeremy)還特別上網檢索，但並未找到類似產品。Mike不斷改進這個主意，他先用PVC管和玻璃纖維作嘗試，最後找到一種塑膠材料可使烤架良好地漂浮在水面(註3)。Mike和Jeremy於2017年成立一家公司Float 'N' Grill LLC(下稱Float公司)，銷售如下圖之浮動烤架產品 (註4)。

Mike和Jeremy除了共同創業外，還在2016年6月13日提出專利申請案，並將該案移轉給Float公司。該專利案之申請過程相當順利且未經過實質修正，USPTO即於2017年9月26日核准公告為美國專利第9,771,132號「Floating Apparatus For Supporting A Grill」(下稱132專利)。參考132專利之如下圖式，132專利之「一種用於支撐烤架之浮動裝置」，具有浮體(20)與設置在浮體(20)上兩側的右烤架支架(46)及左烤架支架(48)。該右烤架支架(46)及左烤架支架(48)的中段(58)具有複數磁鐵(60)，該等磁鐵(60)會與可攜式烤架(76)的底側為可拆卸式地接合。132專利只描述利用複數磁鐵來固接烤架的實施例。

132專利只具有3個請求項，請求項1為獨立項，請求項2及請求項3依附於請求項1。132專利之請求項1如下：

一種用於支撐烤架之浮動裝置(A floating apparatus for supporting a grill)，包括：

一具有連續管狀外緣且大致呈矩形之浮體，一連續設置於該外緣內之大致呈矩形的底座，及一設置於該外緣內並位於該底座上方之凹處，其中該外緣具有右前角部、左前角部、右後角部、左後角部、前部、後部、右部和左部；

其中該浮體是一種有浮力之材料；

一對烤架支架，具有右烤架支架及左烤架支架，每一右烤架支架及左烤架支架具有一線性基桿和一大致呈倒轉U形的上支撐件，該上支撐件安置於該基桿的上表面，其中每一右烤架支架及左烤架支架之該基桿連續地設置於該凹處中從靠近該右部及該左部處之前部至該後部，該每一右烤架支架及左烤架支架之該上支撐件均具有一對端段和一個中段，其中每一對端段均自中間段向下斜向延伸；

複數磁鐵，設置於該右烤架支架和該左烤架支架的上支撐件的該中段內；以及

至少一個杯架單元，其具有大致呈方形的平台和大致設置在該平台內側的杯架開口，其中該平台設置於該浮體的該凹處並連接於該右前角部、該左前角部、該右後角部和該左後角部中的至少一者；

其中一可攜式戶外烤架的平坦底側可拆卸地固定至該複數磁鐵，並且可立即而拆卸地設置在該右烤架支架和該左烤架支架的每個上支撐件的頂上。

由前述說明可知，132專利之「一種用於支撐烤架之浮動裝置」的技術內容並不複雜，但請求項1所界定技術特徵卻非常細，並界定利用複數磁鐵來連接可攜式戶外烤架。在132專利核准後，Float公司為此於2018年8月23日提出再發證申請，另外提出三個獨立項，以及相應附屬項，其中以如下請求項4(獨立項)為代表：

一種浮動烤架支撐裝置(A floating grill support apparatus)，適合在水上支撐烤架，包括：

一具有外緣的浮體，其中該浮體是有浮力的並且適合於漂浮在水中並將烤架支撐在水面上；以及

至少一設置在該外緣內的基桿，其中基桿具有燒烤支撐件；

其中該烤架支撐件具有上支撐部；

其中該烤架的底側可拆卸地固定並且可拆卸地立即設置在該烤架支撐構件的該上支撐部的頂上。

三、美國專利審理暨訴願委員會之見解

Float公司擴大了專利範圍而提出再發證申請，在專利範圍中刪除「複數磁鐵」，並上位化地界定「烤架可拆卸地固定在支撐件」。但此再發證申請過程卻遭USPTO駁回，駁回理由主要為132專利說明書只有揭示一個利用「複數磁鐵」的實施例(即如前述132專利圖式所示)，且132專利說明書並未揭示「複數磁鐵」可以是該發明的選擇特徵，故此「複數磁鐵」即是該發明的重要要件(critical element)。然而，Float公司於再發證程序所申請專利範圍卻刪除了此「複數磁鐵」， USPTO依此認為Float公司後來申請的專利範圍已非原專利範圍，從而違反美國專利法第251條之規定。

Float公司不服USPTO的駁回決定而上訴至美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board)(下稱PTAB)，上訴理由主張USPTO並未說明為何「複數磁鐵」對132專利是重要要件。Float公司認為132專利並未說明或暗示磁鐵是該發明的重要元件，且技藝人士可了解該發明中浮動裝置支撐烤架的方式有很多種，並非僅有使用磁鐵之方式。Float公司甚至主張132專利只是描述浮動裝置要「支撐」烤架，而非「固定」烤架，並應當不限於「磁鐵」態樣。

PTAB認為132專利說明書確實只有揭示一個實施例，並可理解該實施例就是利用複數磁鐵支撐烤架，但說明書並未明確指出該磁鐵只是例示或可被選擇。再者，132專利說明書還提到不同的烤架支撐裝置為已知技術，並指出因為烤架是「可由多個磁鐵予以固定」，所以浮體「因而可讓使用者在水上進行燒烤」。因此，PTAB認為132專利說明書揭示複數磁鐵對於在浮體中支撐烤架是「必須的」，且專利說明書提及對已知的烤架支撐裝置技術進行改良，從而PTAB認為Float公司之再發證程序所申請專利範圍違反美國專利法第251條之規定，並駁回Float公司之上訴。Float公司仍然不服，並上訴至CAFC。

四、CAFC之見解

CAFC首先指出當專利權人於再發證申請程序所提出之申請，必須揭示於原專利(disclosed in the original patent)，此即美國專利法第251條之「原專利要件」。該要件的討論最早始於U.S. Industrial Chemicals案(註5)，該案之原本專利說明書表示在特定化學反應中的加水步驟可提高反應效率，原本專利範圍即包含此加水步驟要件；但專利權人後來認為不加水也可以作動反應，並於再發證申請案省略加水步驟。美國最高法院在此案中表示原始專利及再發證申請案必須比較二者是否為相同發明，如若再發證申請案充分描述並界定原專利說明書旨在保護的發明，且從文件表面來看再發證申請案被原本專利所涵蓋，那就是相同發明。就該案專利而言，最高法院認為原本專利說明書將加水步驟視為「必要步驟」，且從原本專利說明書和再發證申請案說明書的表面文字來看，加水步驟未被指定為可操作或可選擇的步驟，反而被視為是整體程序中的一部分，故最高法院認為加水步驟是原本專利之「必要步驟」，但再發證申請案修改了此部分，故已非相同發明，這也導致再發證申請案為無效。

CAFC表示在許多案例中適用此原則，且CAFC對美國專利法第251條的分析重點是原本專利所公開的發明為何，以及從表面來看原本專利公開內容是否明確無誤地描述再發證申請案之發明內容。例如在Forum案(註6)中，原本專利範圍是描述機械加工機具具備複數芯軸，原本專利說明書所揭示的多個實施例均為描述多個芯軸的態樣，說明書並提及複數芯軸的優點是可通過從一個芯軸更換到另一芯軸，來實現快速、精確的加工。專利權人後來於再發證申請程序中試圖放寬專利範圍，刪除請求項中的「複數芯軸」並改為「可選擇性的定位支架」。CAFC則認為「該案原本說明書或圖式並未揭示芯軸是該發明案的可選特徵」，故再發證申請案應而無效。

就本案而言，CAFC同意PTAB所認定Float公司之再發證申請案已非原發明專利內容，並不符合前述美國專利法第251條之「原專利要件」。CAFC指出原本專利說明書只有揭示利用複數磁鐵來作為烤架的支撐元件，並未揭示其他可選、可拆卸的緊固元件或其他實施例，也未揭示類似於複數磁鐵之功能的元件或設置。CAFC認同PTAB的見解，即專利說明書唯一公開且用來將烤架可拆卸地、安全地固定在浮體上的結構就是「複數磁鐵」，故該「複數磁鐵」是本案發明的重要組成部分。CAFC特別指出磁鐵只要通過接觸就能實現元件的結合，但螺母、螺栓或其他傳統鎖固元件則需要多個元件且常需要雙手協作才能結合元件，這就使得磁鐵相較於螺母、螺栓等元件具有獨特性，而此一事實可支持CAFC上述論點。相反地，原本說明書並未有其他緊固元件的揭示，也未有類似磁鐵之結合方式之緊固元件的教示。CAFC認為原本專利說明書對於技藝人士而言，並未揭示可替代磁鐵的機構或裝置，也未揭示「複數磁鐵」只是其他緊固件的替代或例示。實則，「複數磁鐵」是專利說明書唯一揭示的內容，以實現將烤架可拆卸地及安全地固定在浮體上之功能。

CAFC也類比Float公司於再發證申請案中刪除「複數磁鐵」的情形，即類似U.S. Industrial Chemicals案之專利權人後來省略的「加水步驟」，以及類似Forum案之專利權人後來省略的「芯軸」。在這些案件中，專利說明書都未明確揭示達成同樣功效而可替代這些元件或步驟的方案。

Float公司在此上訴程序曾主張「複數磁鐵」只是原專利說明書中一個非必要的實施例，原專利說明書所揭示利用「複數磁鐵」來將烤架可拆卸地固定在浮體的支架上已可支持其所上位化的專利範圍「烤架可拆卸地固定在支撐件」，且技藝人士會了解浮體如何支撐烤架並非專利重點。

針對Float公司的主張，CAFC表示如同在U.S. Industrial Chemicals案及Forum案中專利說明書曾描述被專利權人省略的「加水步驟」及「芯軸」等要件對於功效的關聯性及重要性，而在本案中Float公司所刪除之「複數磁鐵」對132專利有同樣的必要和關鍵性質。CAFC另認為Float公司所謂技藝人士可將磁鐵機構置換為其他未揭露但可達成相同功能的元件之主張並不正確，CAFC引用最高法院在U.S. Industrial Chemicals案之闡述，即使省略要件所達成結果與原本專利範圍之步驟一樣，但省略要件就並非「原專利所揭示之發明」，並不符合「原專利要件」，如此省略就會導致再發證申請案無效。

五、結論

在此案中，Float公司之原本專利範圍可謂是界定為「磁鐵」實施例態樣，導致專利權人Float公司其後發覺該專利範圍可能過於限縮，從而才於再發證程序提出擴大專利範圍。然而，Float公司此案例顯示若原本專利說明書沒有充分揭示多個替代實施例時，或甚至沒有明確提出可選擇或替代技術方案來達到同樣功效時，專利權人於再發證程序若要擴大專利範圍即可能遭遇困難。對此，美國專利權人之因應措施可能是在原本申請階段或於核准公告前就修正為較大專利範圍，或者是提出更細緻的專利說明書或更多實施例內容。

台灣專利制度並無美國此再發證程序之規定，台灣專利權人於核准專利公告後可能只得依靠提出更正來調整專利範圍，且更正內容必須符合專利法第67條之規定。依據該法第4項規定「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」，台灣專利於核准後並無機會擴大專利範圍，故於專利申請時期即應妥適安排適合之專利範圍，意即於具體實施態樣與上位化敘述間取得平衡。

※ 註釋 ※