智慧財產專業團體

　　台灣專利法第32條規定「一案兩請制度」，申請人可就相同之技術創作於同日申請發明專利及新型專利。台灣經濟部智慧財產局（下稱智慧局）會在一案兩請的發明專利核准審定前通知申請人對發明專利及新型專利擇一選定；若該申請人選擇發明專利，先取得之新型專利權就會於發明專利核准公告日消滅，該發明專利即會接續新型專利存在。在申請實務上，利用一案兩請制度者主要係考量可以盡早取得不需經實質審查的新型專利權保護，且嗣後可接續取得保護期間較長之發明專利權。至於在實際權利行使時，一案兩請之發明與新型專利的兩個「申請歷史檔案」，於解釋專利範圍時是否得併同審酌？最近（2023年11月）智慧財產及商業法院（下稱智財商業法院）一審作成112年度民專訴字第22號判決明白採取肯定見解。

　　本件一案兩請的專利技術是一種排水器的結構，原告專利權人於2016年10月11日向智慧局申請發明專利及新型專利。智慧局分別於2017年3月11日及2018年2月11日核准公告新型專利（專利字號：M538114，下稱相關新型專利）及發明專利（專利字號：I614443，下稱系爭發明專利），由於原告係選擇系爭發明專利，該相關新型專利權隨即消滅。之後原告於2023年1月向被告提起侵害系爭發明專利之訴訟，而兩造就有無侵害專利的主要爭點在於系爭發明專利範圍中排水器之「第一定位部」及「第二定位部」應如何進行解釋。

　　依判決理由，法院解釋專利範圍之主要依據除了原告於系爭發明專利申請程序時所提出的申復外，亦及於原告先前於相關新型專利舉發程序中所提出之答辯（該舉發是於2017年11月由第三人提出，智慧局於2018年4月作出舉發不成立審定）。原告認為起訴主張之系爭發明專利於申請時所提申復理由固應屬解釋專利範圍內部證據之申請歷史檔案，但就相關新型專利舉發之答辯是否可用於解釋系爭發明專利範圍則有所爭執。法院認為，智慧局在系爭發明專利審查通知中曾表示相關新型專利及系爭發明專利乃相同創作，並要求原告對二專利擇一選定，且二相關專利之專利範圍皆有「第一定位部」及「第二定位部」要件。法院援引「專利侵權判斷要點」所規範「相關聯專利案」之相同用語原則上應為一致或相同解釋，而一案兩請之相關新型專利及系爭發明專利的圖式、說明書皆相同，則此二專利應屬相關聯專利案，故原告於相關新型專利舉發程序之答辯自可作為系爭發明專利之解釋依據。法院最後即依該系爭發明專利申請程序之申復，以及該相關新型專利舉發程序答辯之申請歷史檔案資料，對系爭發明專利為不利於原告之專利範圍解釋，判決被告產品未構成專利侵害。

　　台灣「專利侵權判斷要點」規定，用於解釋申請專利範圍之內部證據除包括專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案外，亦包括「相關案件(如分割案之母案、主張優先權之基礎案、國外對應申請案等)」及其申請歷史檔案。法院在本件判決係肯定一案兩請制度之新型專利及發明專利屬於前述「專利侵權判斷要點」中所稱之「相關案件」或「相關聯專利案」，而相關新型及發明專利的申復理由及舉發答辯等申請歷史檔案皆可相互參照做為各專利之解釋依據。因此，當專利權人在利用一案兩請制度時，自需留意相關專利於申請或舉發程序時提出資料所形成之申請歷史檔案，對於後續如權利行使時在解釋專利範圍上可能產生的影響。