近年來,不論是在台灣或中國大陸,促進專利之轉化與運用皆備受關注及熱議。呼應各界針對此議題之期待及為解決專利市場供需資訊不對稱等問題,中國大陸國家知識產權局(以下簡稱CNIPA)參考了各國在使用許可(台灣稱為授權,即Licensing)制度方面之立法例,在今年6月甫施行之新修正專利法第50條至第52條中引入「開放許可」制度。
此制度允許專利權人自願以書面方式向CNIPA聲明願意許可任何單位或者個人實施其專利,並且載明許可使用費支付方式、標準,之後由CNIPA予以公告並實行開放許可。
在此新制度施行起始日,即2021年6月1日,阿里巴巴旗下之「餓了麼」公司即靈活運用此制度,向CNIPA提交聲明,就其擁有的數個無障礙測試專利實行免費開放許可,以更好地推廣專利技術並造福社會上的一些弱勢人士。
一般認為,此制度將為中國大陸專利之申請及維護注入新動能。對於需要花費高成本維持專利但是自身不實施、難以尋覓許可實施對象或是因授權談判之複雜過程及高成本等障礙而卻步之專利權人而言,此制度不啻為一福音。
中國大陸新修正專利法第50條至第52條就此新制度,尚有如下規定:
• 任何單位或者個人有意願實施開放許可的專利的,以書面方式通知專利權人,並依照公告的許可使用費支付方式、標準支付許可使用費後,即獲得專利實施許可。
• 實行開放許可的專利權人可以與被許可人就許可使用費進行協商後給予普通許可,但不得就該專利給予獨佔或者排他許可。
• 開放許可實施期間,對專利權人繳納專利年費相應給予減免。(註: 今年8月公佈的《專利審查指南修改草案(徵求意見稿)》(以下簡稱《指南修改草案》)中規範,許可人與被許可人中的任何一方,可以在開放許可實施合同生效後,憑能夠證明開放許可實施合同生效的書面文件向專利局辦理備案。被准予備案的,專利權人可以減繳年費)
• 就實用新型、外觀設計專利提出開放許可聲明的,應當提供專利權評價報告。
• 專利權人撤回開放許可聲明的,應當以書面方式提出,並由國務院專利行政部門予以公告。開放許可聲明被公告撤回的,不影響在先給予的開放許可的效力。
• 當事人就實施開放許可發生糾紛的,由當事人協商解決;不願協商或者協商不成的,可以請求國務院專利行政部門進行調解,也可以向人民法院起訴。
規範具體細節之專利法實施細則及專利審查指南相關修訂內容尚未定案施行,且用於配套之電子系統開發尚未完成。儘管如此, CNIPA趕在6月1日專利法修正條文施行前發布了《專利開放許可聲明受理業務辦事指南(過渡期適用)》(以下簡稱《辦事指南》),俾便各界在過渡期間能有所遵循。又,依據《關於施行修改後專利法的相關審查業務處理暫行辦法》(CNIPA公告第 423 號)第七條規定:自2021年6月1日起,在此《辦事指南》指引下,CNIPA已開始受理「聲明開放許可」之業務,且將在新修改的實施細則施行後對上述聲明進行審查。
承上,除了前述專利法新規定之內容外,以下臚列該《辦事指南》其他要點供專利權人參考:
• 提交此聲明無需繳納官費。
• 聲明的主體應當為專利登記簿副本中記載的全體專利權人。聲明的客體應當為已核准公告且處於有效狀態的專利。
• 專利權人或其委託專利代理機構,依據專利權單獨或共有的不同狀況,應當以紙件形式提交下列文件:
♦ 專利開放許可聲明:需使用CNIPA已公佈的標準表格,並且由全體專利權人共同簽章或簽字。
♦ 共有專利權人同意開放許可的證明材料: 若專利權屬於多個專利權人共有的,可由一位代表人簽字或者蓋章,但需出具共有專利權人簽字或者蓋章的同意開放許可的證明材料原件和全體專利權人身份證明材料影本。
♦ 委託專利代理機構辦理的,專利開放許可聲明可以由專利代理機構蓋章,同時附具全體專利權人簽字或者蓋章的同意開放許可的證明文件。
♦ 專利開放許可聲明文件是外文本的,應當附中文譯本一份,並以中文譯本為準。
• 當事人可至CNIPA受理服務大廳專利事務服務窗口、各專利代辦處窗口當面提交,或郵寄至CNIPA初審及流程管理部服務處且應在郵寄信封上註明「開放許可」字樣。
• 前述接收單位收到文件後,會採取以下作業:
♦ 採取「面交」的,前述接收單位會依據前述法規,當日內作出是否受理的決定。對符合受理條件的,接收文件並出具收文回執;對不符合受理條件的,當面退回文件並告知存在的缺陷。
♦ 「郵寄提交」且文件材料不符合受理條件的,前述接收單位會自收到文件材料之日起3個工作日內向專利權人或其委託的專利代理機構發出「審查業務專用函」,告知存在的缺陷。當事人再次通過郵件方式提出專利開放許可聲明的,應當提交專利開放許可聲明標準表格,並克服相關缺陷,同時在信封上標註「開放許可再次提交」。
在適用於過渡期《辦事指南》之外,《指南修改草案》中亦詳細規範各項操作細節,包含開放許可相關原則、外國人、外國企業或者外國其他組織有意願實施該專利時應當符合《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《技術進出口合同登記管理辦法》之規定、專利開放許可實施合同之備案、及開放許可實施期間費用減免手續的辦理等等。
由《指南修改草案》可知:除了提交方式(未來將包含電子提交)之差異外,前述《辦事指南》之內容皆與《指南修改草案》之規範相容。因此,即使新版之專利法實施細則及專利審查指南尚未正式發布,希望儘快提交開放許可聲明之專利權人,仍可參考上列《辦事指南》之要點提交開放許可之聲明。
中國大陸智財各界普遍認為:「開放許可」制度既可促進專利技術之供需對接、推廣和應用,亦可降低許可(授權)談判難度,減少合同談判成本。此外,開放許可制度所適用之專利是CNIPA認可的有效專利,而實用新型和外觀設計專利之開放許可需有專利權評價報告支持,此一設計也利於降低專利許可交易中因權利有效性風險帶來之法律風險。
建議專利權人可開始檢視手上之專利權,並依據自身經濟需求及考量來分類所有專利權,在專利管理系統進行必要註記,特別是針對需要申請評價報告之實用新型及外觀設計專利,因為CNIPA做出評價報告需一些時間,可儘早考量,甚至在申請案審查階段就可加入此項考量,確保各項作業緊密接軌,使此項無形財產發揮最大效益。
另外,依據《指南修改草案》,雖然開放許可聲明僅經CNIPA審查通過即可單向地對社會大眾公告,但是針對許可聲明中載有明顯不合理之許可使用費標準者,CNIPA有權要求當事人提供相關證明文件。本此,專利權人在利用開放許可制度之初期,應多諮詢專業人士,藉由專業人士之許可(授權)談判及合同處理經驗,來建立合適自身之專利運營管理標準操作流程。