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一、前言
一件專利是否具有進步性，不論是對於負責審查其申請案的審查官，或者是在專利權人主張權利而在訴訟過程面臨有效性抗辯時，負責審理的法院而言，都不是一件容易的事，對於後者更是如此，畢竟審理時與申請核准時的時空不同。是以，如何避免「後見之明」而產生進步性判斷上之偏差，長久以來一直是相關行業從業者重視且希冀能找出適當判斷基準的議題。其中，關於如何基於引證案的結合來判斷進步性，先前技術所揭露的整體內容對於專利之發明是否具有「反向教示」，即為進步性審理時應予以審酌之重要要素(註1)。
智慧財產局之專利審查基準於2017年修正前，對於「反向教示」雖無明確之記載，但此概念已多被引入為訴訟之主張，而有相關實務判決見解。智慧財產局於2017年修正進步性專章時，也參考了當時智慧財產法院判決及美國判例之見解，訂定了關於「反向教示」之章節，並以「反向教示」之存在作為判斷申請之專利具有肯定進步性之因素。
然而「反向教示」既是美國專利司法實務所創設之概念，則吾人自當對於美國判決如何於個案中適用「反向教示」持續關注、了解，以作為實務上應用此概念判斷時之重要參考。近期聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於Chemours Company FC, LLC v Daikin Industries, LTD案(以下稱本案)中，撤銷了美國專利局的「專利審判及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board，以下稱PTAB)駁回本案專利權人於多方複審程序(Inter Partes Review)中所提出之前案存在「反向教示」之主張而認定本案所涉專利不具進步性之決定(註2)，本文以下將就本案此部分進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定反向教示之構成的近期發展。
二、本案背景(註3)
Chemours Company FC, LLC(以下稱Chemours)為美國第7,122,609號專利(以下稱'609專利)、美國第8,076,431號專利(以下稱'431專利)(前述2專利以下合稱本案專利)之專利權人，此二項專利主要係有關一種特殊的聚合物的發明，而該聚合物可透過押出成型(Extrusion)的方式塗覆於通訊電線上使其具有絕緣效果，此處之「押出成型」即是將電線拉過熔化的聚合物，使聚合物覆蓋和絕緣電線。更具體地來說，前述二專利所界定之聚合物具有在高押出成型速度下仍可產生在通訊電線上良好塗覆品質的性質，而為了達到該功效，前述專利特別界定其聚合物熔體流動速率(melt flow rate)(註4)範圍為每10分鐘30±3 g的高流動速率，而越高的熔體流動速率代表聚合物包覆於電線的速率越快。
Daikin Industries Ltd.(以下稱Daikin)對於'609專利請求項1至請求項7以及'431專利的請求項3、4向美國專利商標局提出分別提出多方複審程序(註5)挑戰該等請求項之可專利性，其中，'609專利的獨立項請求項1可作為前述專利請求項之技術內容代表，其申請專利範圍如下：
一種包括對應於六氟丙烯指數(hexafluoropropylene index，HFPI)大約自2.8至5.3數量的聚四氟乙烯、六氟丙烯部分結晶共聚物，該共聚物是於未添加鹼金屬鹽的情況下進行聚合和分離，其熔體流動速率在大約每10分鐘30±3 g範圍內，且其每106的碳原子中不穩定端基少於50個。
美國專利局內的PTAB對於上述2個多方複審程序，皆作出該等被挑戰之專利請求項相較於美國專利第6,541,588號專利之前案文件(以下稱Kaulbach)不具進步性之決定，而專利權人Chemours對該等決定不服，向CAFC提起本案之上訴。
三、CAFC認定Kaulbach具有反向教示，PTAB對於本案專利不具進步性的判斷未有實質證據為支持，且理由不充分，而撤銷PTAB之決定(註6)
(一) CAFC於本案判決理由中首先表示他們將重新審查PTAB所作之決定，並且確認PTAB對於事實認定是否都有實質的證據(註7)作為支持。對於判斷專利是否具有進步性，CAFC在此判決中強調了PTAB在做事實判斷時，應有充分的證據基礎，並對這些決定提出令人滿意的解釋。CAFC並引用Apple與Samsung案判決，重申：「先前技術揭示了什麼？系爭技術領域之通常知識者是否有動機結合先前技術？以及先前技術是否具有反向教示？都是事實認定的問題。」(註8)
(二) Kaulbach所揭示之內容：
不論是在多方複審程序或是上訴至CAFC的訴訟程序，與'609專利及'431專利之進步性判斷最為相關者，即為Daikin所提出的先前證據Kaulbach，其具有以下之技術內容：
1. Kaulbach揭示一種可於高溫高流速下塗覆電線用的聚合物，也強調該聚合物的分子量分佈於非常有限的範圍。Kaulbach提到在它之前的技術認為應用高流速押出成型的聚合物需要具有廣泛地分子量範圍是錯誤的，因狹窄且有限的分子量分佈在此應用中表現地更好。為了達到更狹窄有限的分子量範圍，Kaulbach教示應縮減聚合物中重金屬的濃度，例如減少鐵、鎳、鉻的濃度。
2. Kaulbach同時也在其說明書中揭示使用於高流速電線押出成型的聚合物，可具有每十分鐘15g或更高之流速，而其實施例A11更揭示一流速為每十分鐘24g的聚合物(相當接近'609專利所界定之每10分鐘30±3 g的流速範圍)，且在加工過程中維持流速是有益的等技術內容。
(三) PTAB的認定：
1. 依據上述Kaulbach及其他與高塗覆速度相關前案技術，PTAB認為對於所屬技術領域中具有通常知識者來說，應會有動機將Kaulbach的實施例A11的熔體流速提高到'609專利所界定之範圍內，以實現更高的加工速度，因為相關證據表明了前述高加工速度可以通過提高聚合物的熔體流速來達成。
2. 雖然PTAB也承認Kaulbach揭示了窄的分子量分佈比寬分子量分佈的聚合物更能實現高加工速度等技術內容，但是PTAB認為無法明確的知道，通常知識者基於Kaulbach的實施例A11而尋求更高的塗覆速度時，是否會有動機一直將聚合物保持在一個窄分子量分佈的範圍，況且從Kaulbach所揭示的內容來看，其對於什麼是「窄」、什麼是「寬」？也缺乏具體的說明。是以，對於通常知識者而言，為提高加工速度而「擴大」聚合物的分子量分佈是明顯的。
3. 綜上，PTAB認為基於案件中所呈現的證據，在Kaulbach未要求或精準的定義其所建議的「窄分子量分佈」下，通常知識者應會將Kaulbach的實施例A11之聚合物的熔體流速從每10分鐘24g提高到609專利所界定之每10分鐘30±3 g的流速範圍，即使這樣做需要擴大分子量的分佈而與Kaulbach所建議者不同。
(四) CAFC的認定：
Chemours針對前述PTAB對本案專利不具進步性之判斷提起本案上訴時，主張Daikin對於為何系爭技術領域中具有通常知識者將變更Kaulbach中所揭示的聚合物，以達成'609專利、'431專利所揭示之發明，並未盡到舉證責任，而PTAB對於系爭技術領域中具有通常知識者是否有動機等部分理由亦未有實質證據作為支持。CAFC肯認Chemours上述主張，認定之理由如下：
1. CAFC首先強調所謂相關前案技術(relevant prior art)應以「與發明者所涉及的特定課題合理相關者」為範圍。然而，PTAB在判斷本案所涉專利之進步性時，除了忽略Kaulbach明確揭示了與專利發明相反之教示外，其所仰賴作為通常知識者判斷之前案技術也與Kaulbach所欲解決之課題無關，而不能作為本案之相關前案技術來參考。
2. 進一步來說，CAFC認為雖然Kaulbach對於「窄」、「寬」分子量分佈如何區別並未有具體的界定，但這也無法解釋為什麼通常知識者能克服Kaulbach所揭示的窄分子量分佈的發明概念，而有動機增加Kaulbach所揭示的聚合物的流速等技術內容來達到'609專利之發明。更何況，Kaulbach在其所提出眾多傳統與提高熔體流速製程技術相關的例子中，特別提醒該等技術有致聚合物寬分子量分佈的的風險，而不應被使用。舉例而言，Kaulbach揭示於聚合反應中不應使用會造成擴大聚合物分子量分佈的鏈轉移劑(chain transfer agent)
3. 又，Daikin雖指稱Chemours的主張係立基於一個未列入申請專利範圍的特徵，即分子量分佈。但CAFC認為PTAB既然僅以Kaulbach作為單一前案認定本案相關專利不具進步性，那麼，PTAB應有其他實質證據來證明，當Kaulbach給出相反教示時，通常知識者仍會有動機透過傳統擴大分子量分佈的方式來提高Kaulbach實施例的熔體流速，來達成本案專利所請的流速範圍，但事實卻不然。
4. 綜上，CAFC認定PTAB決定所依據的證據基礎並不充分，且對於為什麼通常知識者會有動機改變Kaulbach窄分子量分佈聚合物的技術概念，而將其熔體流速提高到本案相關專利所界定之範圍，並未提出令人滿意之解釋。
(五) DYK法官的不同意見
1. 對於審理本案CAFC所為之前述決定，作為合議庭成員之一的DYK法官並不贊同，提出了不同意見。DYK法官認為Kaulbach與'609專利請求項1的實質差異僅在於Kaulbach的實施例A11所揭示的熔體流速為每10分鐘24g，稍微低於'609專利請求項1所揭示每10分鐘27g的最低流速(請求項界定者為每10分鐘30±3 g的流速範圍)；Kaulbach雖然揭示窄分子量分佈有較佳的流速表現等內容，但它也明確的承認使用寬分子量分佈來製造用於高速押出成型塗覆的聚合物的可行性，而這樣的教示內容稱不上是反向教示。
2. 對於DYK法官來說，Kaulbach所揭示的技術內容中所存在的一個更好的替代方案(即窄分子量分佈有助於提高流速)，並不當然意味著較劣質的組合不適合用於該目的(註9)。又DYK法官認為，對於通常知識者而言改變Kaulbach所揭示的流速從每10分鐘24g提高至609專利請求項1所揭示每10分鐘27g，並不會如合議庭決定所稱地破壞了Kaulbach所欲達成的目的。是以，DYK法官認為合議庭的決定認為Kaulbach對於特定替代方案的單純偏愛構成對本案專利之「反向教示」，是不當擴張「反向教示」的適用範圍，而對判決此部分的認定有不同意見。
(六) 小結
綜前所述，在Kaulbach特別提醒會造成聚合物寬分子量分佈的技術不應被使用於提高熔體流速，而反於本案專利所採用之技術下，縱使Kaulbach在其說明書中揭示了傳統提高熔體流速而採用寬分子量分佈之聚合物的技術，甚至在其實施例中揭示了具有相當接近'609專利請求項1之熔體流速，CAFC仍然認為Kaulbach應具有「反向教示」，並認定PTAB對於本案專利不具有進步性之決定未有實質的證據支持，且說理不夠充分，而撤銷其決定。
四、台灣實務與「反向教示」相關發展
專利審查基準在2017年對於發明專利的進步性審查要件內容作了大幅度的修正前的版本，並未明確記載「反向教示」之判斷基準，僅於第3.4.1章(d)項「相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議」中提及：「若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯。」
然於早先之法院判決實務中，對於反向教示所具有之意涵及判斷要求，即多有著墨，例如智慧財產法院101年度行專訴字第113號判決即記載：「按『反向教示』(teaching away)，乃美國專利司法實務所創設之概念，係指先前技術基於技術或安全等理由所傳達的訊息，勸阻、反對或否定所屬技術領域中具有通常知識者完成發明人所欲申請專利的發明內容，或導引所屬技術領域中具有通常知識者朝往與發明人所欲申請專利的發明內容完全相反的方向，亦即該所屬技術領域中具有通常知識者因先前技術所揭露的技術內容，而打消念頭或勸阻其完成如發明人所欲申請專利的發明內容(反向教示)，因此發明人所欲申請專利的發明內容不應在先前技術的教示因果關係內，有利該發明於專利進步性之認定。…，除非先前技術中所謂的少數說為科學界所摒棄的極端錯誤，而勸阻、反對、否定發明人所欲申請專利的發明內容，或導引相反方向，始構成系爭專利所請範圍的『相反教示』外，否則先前技術與發明人所欲申請專利的發明內容間技術特徵之差異，難謂有『相反教示』之情事，是與發明人所欲申請專利的發明內容存有若干技術特徵差異的先前技術、或所謂的少數說所累積實驗或『試誤』，應屬不同見解之教示或知識，非謂該先前技術或少數說即當然具有反教示之效果而有利於發明人所欲申請專利的發明內容具備進步性之推論。」
其他智慧財產法院判決實務，則多有認為「所謂『反向教示』係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，至於先前技術就技術問題提出不同之技術手段，或先前技術僅揭露部分實施例，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段，而影響其組合該已知元件之動機。」(註10)，而對於「反向教示」是否成立採取較嚴格之標準者。
智慧財產局也於2017年版修正後的專利審查基準中，參考智慧財產法院判決實務，明定「反向教示」之判斷基準為：「相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。」，且表明：「於進步性之步驟2『確定相關先前技術所揭露之內容時』，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示(teach away)。」以避免進步性審查時因「後見之明」產生的偏差。
在此次修正後，法院實務對於「反向教示」是否成立之要求，即多與前述審查基準記載之內容相同(註11)。
舉例而言，智慧財產及商業法院法院106年度行專訴字第63號判決意旨提及：「原告雖主張證據5明確要求鋅、鋁、鋅加鋁、錳、鍺以及/或銅加錳之必要存在，而系爭專利說明書已提供比較數據，顯示包含鈀(pd)及/或銅(Cu)之以銀為基之合金，並無法達到系爭專利之發明目的，證據5提供反向教示，而無法證明系爭專利不具進步性云云。然所謂反向教示，必須是證據中明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，始能判斷具有可使申請專利之發明具有進步性之因素。判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料，另揭露環氧樹脂材料具有可接受之安定性及某種程度之可撓性，而其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容，未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，即未排除申請專利之發明之教示或建議，對於申請專利之發明未構成反向教示。(2)先前技術未有勸阻、反對或否定該發明所屬技術領域中具有通常知識者完成申請專利之發明，不能稱之為反向教示。」
又如智慧財產及商業法院109年度民專上第26號判決意旨揭示：「至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術與系爭專利在所欲解決問題主觀上略有不同，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段」。
綜前所述，專利權人如欲於訴訟中主張一先前技術具有反向教示時，需特別指出該文件何處有明確記載或實質隱含與其專利發明(新型)相反之教示，或是於主張複數個先前技術間無組合動機時，須提出該等先前技術間如何揭示彼此間存在反向教示之說明。換言之，目前法院實務於判斷進步性時，如同前述專利審查基準之修正方向，肯認了應考量相關先前技術有無反向教示之存在，然對於專利權人而言，為反向教示之主張時，仍被課予相當之舉證負擔(即使是在有職權調查色彩的行政訴訟程序亦然)。
五、結論
總合本文可知，台灣近年實務見解因審查基準的修正，已將「反向教示」列為判斷相關專利是否具有肯定進步性之重要因素，以完善進步性審查之判斷。然法院於審酌此要件時，仍多存在課予專利權人較重舉證責任之情形，而採取較類同於DYK法官於本案中所附具之不同意見之判斷標準。而依本案判決結果來看，CAFC近期似乎對於「反向教示」是否成立的判斷較為鬆綁，較嚴格地審視專利審查者(即PTAB)認定不成立「反向教示」的證據基礎及理由，值得我輩持續觀察此見解是否能成為美國專利實務之穩定見解，甚至影響台灣實務判決的趨勢。
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