最高法院為法律審,過去甚少對涉及專利侵權事實認定作出判決,然在M425892號「可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」新型專利(下稱「系爭專利」)之專利侵權爭議,智慧財產法院(下稱「智財法院」)於二審(下稱「原審」)時維持第一審所為認定不侵權之判決,而最高法院於2020年12月9日以109年台上字第2373號判決將原判決廢棄,發回智慧財產法院重審。
原審判決中,智財法院將系爭產品之「氣動鑽頭」解釋為包含「放射狀鑽頭」以及「直立鑽頭管」二者,並且依第一審勘驗之相片,認定「鑽頭管與鑽頭之間為固定不動」。據此,就系爭專利與被上訴人(被告)系爭產品間之比對,認定系爭專利「設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處之流體出口」之要件,與系爭產品之流體出口設於氣動鑽頭之端面處,二者之間有實質差異,因此系爭產品未侵害系爭專利。
最高法院基於下述二點,認為上訴有理由而作出「原判決廢棄,發回智慧財產法院」之判決:
一、在未經自認人合法撤銷其自認前,法院不得為與自認之事實相反之認定。原審上述判決中,智財法院將系爭產品之「氣動鑽頭」解釋為「放射狀鑽頭以及直立鑽頭管、且鑽頭管與鑽頭管之間為固定不動」,與被上訴人在原審書狀中自已陳述系爭產品特徵之事實相反,而原審漏審酌。
二、「氣動鑽頭連結處有流體出口存在」攸關系爭產品是否落入系爭專利請求項1之文義或均等範圍,原審除前述未審酌被上 訴對系爭產品的事實陳述,又對上訴人請求調查認無再次調查之必要,進而為不利上訴人之判斷,並有可議。
此案發回智財法院後,審理重點將在於被上訴人就系爭產品之事實陳述是否足以影響法院就侵權與否之判斷與認定。兩造將如何攻防,後續發展結果如何,值得進一步觀察。
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