智慧財產專業團體

　　依臺灣專利審查基準規定，於請求項中使用「排除式敘述（disclaimer）」，排除與先前技術重疊部分之技術內容，原則上是不允許的，因為通常而言「被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知。」上述原則，規定於審查基準關於發明專利「修正」之章節（基準第二篇第六章4.2.2節(7)；其於修正之語境中，即「會導致引進新事項」）。

　　審查基準容許在例外情況下適用排除式修正。亦即，當無法以「正面敘述」方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，可以針對專利請求項中「與先前技術重疊」之技術內容，使用排除式敘述進行負向界定。此時，儘管排除式敘述之內容，不屬於「由申請時說明書、原申請專利範圍或圖式可直接無歧異得知之技術內容」，仍不被認為導致引進新事項。由此可知，國際實務上通稱為「未經揭露之排除式敘述（undisclosed disclaimer）」的修正方式，在臺灣亦屬可行。

　　在上述條件之外，國外實務普遍對於排除式修正之適用場合，進行限制：亦即，只有在官方以發明欠缺「新穎性」、「擬制喪失新穎性」或屬於「法定不予專利之標的」為理由發出（先行）核駁通知後，才准許排除式修正。至於欠缺進步性之核駁，並非適用場合；以多數引證之組合認定發明無進步性之核駁，更非適用場合。類似限制，在專利核准後之更正中亦相應存在。

　　但在臺灣，上述「適用場合」之限制，在現行審查基準中尚無明文，因此不無疑義。特別是，審查基準容許以「單一引證」認定發明欠缺進步性。倘若審查員以「單一引證」認定發明欠缺進步性而核駁（即便究竟屬於欠缺新穎性或進步性，可能見仁見智），此時，專利申請人能否進行排除式修正，更成為爭議。

　　在2020年11月19日，臺灣智慧財產局（以下簡稱智慧局）於其官網發布了針對此一議題之解釋，專利審查基準從而更加完善。相關重點如下：

一、排除式修正之適用場合：

1. 僅限於排除與「單一先前技術重疊之部分」或「法定不予專利之標的」。
2. 關於「排除與單一先前技術重疊之部分」，僅限以下三種情形：

• 為克服不具「新穎性」之引證文件（專利法第22條第1項第1款）。
• 為克服「擬制喪失新穎性」之引證文件（專利法第23條）。
• 為克服不符「先申請原則」之引證文件（專利法第31條）。但「同日申請」之引證文件不適用；亦即不能以排除式修正克服同日申請之引證障礙。

3. 關於「排除法定不予專利之標的」，係指以下二種情形：

• 排除物之請求項中「人類」之部分。
• 排除方法請求項中「實施於有生命之人體動物體上之步驟」。

上述規範，亦適用於專利核准後之更正。

二、智慧局對專利師公會函詢之說明

　　上述解釋之提出，緣起於專利師公會向智慧局就「排除式修正」適用場合提出函詢。在回覆專利師公會之公函中，智慧局就上述解釋之理據，有所說明。其意旨如下：

1. 將排除式修正之適用場合進行如上之限制，係依據現行審查基準之舉例、內在之理路，匯整推導之結果。不存在額外增加基準所無之規範的問題。
2. 審查進步性所援引之先前技術，必須考量與申請專利之發明之關聯性及差異的技術特徵是否為先前技術輕易完成，故與為克服不具新穎性之情況不同。況進步性所援引之先前技術，通常為複數先前技術，不同於單一先前技術有明確之範圍。欲以排除式修正克服不具進步性要件，在認定上難以獲得明確一致的界定範圍，易衍生爭議。
3. 專利審查，當依申請專利之發明與先前技術之比對結果，判斷是否欠缺新穎性或進步性要件。該當認定不具新穎性者，並無作成不具進步性之理。若申請人對審查官不具進步性之認定有所質疑，認為應不具新穎性而有適用排除式修正方式時，可於申復理由中說明具體理由並檢附修正本（後稱「解決方案」），與一般申復、修正程序無異。

　　綜上所述，排除式修正/更正之適用場合，僅限於克服欠缺「新穎性」、「擬制喪失新穎性」、「違反先申請原則（即double patenting）」與「屬於法定不予專利之標的」四種不予專利之事由。但不能用以克服欠缺進步性。經過智慧局之解釋，審查基準相關章節獲得補充，而更為完備。

　　再者，倘若審查官認定發明不具進步性，但僅提出單一引證文件，而客觀上有理由認為僅涉及新穎性而非進步性之議題，則仍有藉由上述「解決方案」，適用排除式修正之空間。同理，在專利舉發中，倘若舉發人以單一引證文件，主張專利欠缺進步性，而客觀上有理由認為僅涉及新穎性之議題，此時專利權人亦當有權在舉發答辯中予以辨正並透過排除式敘述，申請更正請求項之範圍。總之，申請人與專利權人之答辯/修正與更正策略，此後將更有彈性。至於智慧局專利審查實務尤其程序面將有何相應調整，值得持續關注。