台灣專利分為發明、新型及設計三種,新型專利採取形式審查制度,亦即只要滿足一定的形式要件便會核准專利,對於是否符合產業利用性、新穎性及進步性等專利要件並不做實質的審查,因此新型專利權的權利是處於不確定的狀態。為了避免權利人行使此一不確定的權利,造成權利濫用的情況,台灣專利法中規定「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告」、「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限」,點明了新型專利技術報告書在權利行使時扮演的角色與重要性,然而對於新型專利技術報告的申請、處理原則、及作成等相關事項在審查基準中並未有清楚的規範。
TIPO於2020年7月31日發布修正新型專利審查基準,將新型專利技術報告的申請、處理原則、及作成等相關事項增訂到審查基準中,並自2020年8月1日起生效,本次規範的內容包含:(一) 新型專利技術報告之申請人、申請時機及主張新型專利涉有非專利權人為商業上實施之情事等事項、(二) 新型專利技術報告依法應比對之事項、(三) 新型專利技術報告之作成流程,包括檢索之對象及檢索之範圍、(四)作成新型專利技術報告應注意事項等。其中,有關新型專利技術報告之作成流程及比對對象等部分的修正重點如下:
一、放寬「技術報告引用文獻通知函」通知的要件
新型專利技術報告內容係著重於與先前技術的完整比對,包含1.新穎性(比對代碼1),限於申請前已見於刊物者;2.進步性(比對代碼2);3.擬制新穎性(比對代碼3);及4.先申請原則(先後申請及同日申請,比對代碼4及5)。
由於新型技術報告書係屬機關無拘束力之報告,其性質上並非行政處分,比對結果縱然認為該新型專利不符實體要件,對於比對結果是不得提起行政救濟,且以往(2019年7月前)在新型技術報告書作成過程中,除非判斷全部請求項均不具新穎性及(或)不具進步性要件(比對結果代碼1~3),基於時效性是不會被賦予申復的機會,對於專利權人來說權利的保護上不夠完備。對此,TIPO已在2019年7月放寬了規定,修訂後審查人只要判斷有任一請求項不具新穎性及(或)不具進步性要件(比對結果代碼1~3)時,即會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。
本次修訂的審查基準中,對2019年修正的內容進一步放寬了「技術報告引用文獻通知函」寄送的條件,將比對結果代碼1~3進一步修正成比對代碼1~5,使得專利權人對於比對代碼4及5(違反先申請原則)的請求項亦有提出說明或是進行更正予以治癒的機會。但是要注意的是,基於新型技術報告書作成之時效性,針對該通知函的回復說明並無申請延期及面詢的適用。
另外,審查基準中亦載明,對於依第一次申請所作成之比對結果代碼為1~5的請求項,於其後續申請之新型技術報告書(例如e02)的比對結果代碼亦為1~5者,仍應再寄送「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。
二、製作新型技術報告時,有更正案申請時,原則上俟更正之結果作成新型技術報告
新型技術報告的比對對象為最近一次公告的申請專利範圍,然而於新型技術報告作成過程中若有更正案繫屬專利專責機關,既往的實務做法是除非技術報告提出申請後敘明以更正後之公告本進行比對,不然基於新型專利技術報告應迅速作成之前提,會依更正前之申請專利範圍進行比對。
在此次的修正中,明訂不論是否有舉發案繫屬,原則上俟等更正審定後再依更正之結果作成新型專利技術報告,除非經申請人或專利權人主張有案情複雜等情事(例如有非專利權人為商業上實施、或申請人為非專利權人,主張有涉及專利侵權爭議、或舉發案之案情複雜等情事),得依更正前之請求項進行比對,作成新型專利技術報告。
除上述事項外,在這次新型專利技術報告書審查基準的增訂中,還另外針對因請求項難以比對致無法進行有效調查時的處理方式。既往實務中,如果遇到此一情況是不賦予代碼,但此次修正中,載明了如果既有的說明書未明確且充分揭露或請求項記載不明確而導致難以進行檢索與比對,則於比對說明欄敘明該事實及理由,並且不賦予代碼。若審查人員可由說明書、申請專利範圍及圖示之記載,以及申請時之通常知識,針對請求項設定合理的前提條件,則可基於該前提條件來進行新穎性、進步性等要件的比對,惟應於比對說明中敘明該事實、理由及所設定之前提。