真品平行輸入之合法性一向備受爭議,尤其在內外國商標權人不同時,平行輸入商是否仍可主張台灣商標權耗盡的保護傘,近年來多有爭議。最高法院在108年度台上字第397號民事判決中,對於相同商標在國內外由不同商標權人註冊,且此二商標權人間有相當程度之經濟上關聯性時,是否有商標權耗盡原則之適用表示見解,認為商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果1。
該案當事人公司之負責人與業務經理就爭議之平行輸入行為,均因違反商標法而被提起刑事告訴,一審判決有罪;智慧財產法院日前基於最高法院前揭見解,對二名被告以106 年刑智上易字第 11 號刑事判決判決無罪確定。智慧財產法院於該判決中將最高法院所揭示的「相當程度之經濟上關聯性」要件再加以具體化。
判決指出,於內外國商標權人為不同人時,若內國商標權人是外國商標權人的經銷商、代理商時,則外國商標權人顯非內國商標權人的「經其同意之人」,文義上平行輸入商似無主張商標權耗盡之空間。但智財法院基於108年度台上字第397號民事判決見解,認為考慮到「兩者間有法律上或經濟上關係(如為關係企業,或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係),且商標表彰相同商品來源時」,得將外國商標權認與內國商標權人「視為同一人」,而認定商標權已經耗盡。
但智財法院並未完全抹煞內國代理商阻止平行輸入的可能性。智財法院從商標表彰來源以及品質保證的功能出發,認為「若內國商標權人經過相當努力,建立自己獨立之商標商譽,使消費者得以認識該商標僅表彰內國商標權人之商品,而非認知該商品是來自於與該內國商標權人有特殊關係的外國商標權人商品,則此時平行輸入之商品會危害內國商標權表彰來源之功能,自不應耗盡其商標權而可禁止平行輸入。另若外國原廠交付給內國經銷商、代理商之商品是專為內國市場所特別設計,與在外國同一商標流通之商品不同,且內國商標權人在行銷時亦強調其獨特性,使消費者認識其商標商品與外國商標權人商品有所區隔時,亦屬內國商標權人已建立自己獨立商譽,此時即得禁止平行輸入」。
因此,本判決對於內國商標權人為外國商標權人的經銷商或代理商的情況下,平行輸入商進行平行輸入是否合法,增加了商品特性與內國商標權人之實際行銷方式兩項判斷因素,對合法性判斷增添變數。本案結果固然對平行輸入商有利,但判斷因素的增加是否會對平行輸入貿易市場產生阻礙,仍有待後續觀察。
1 詳見本所2020年第1季智財簡介 「最高法院對於真品平行輸入案例表示意見」一文。
http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_1_1&ID=1669&CID=580
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