智慧財產專業團體

李香瑩

一、前言

日本設計專利(以下按照日文稱為「意匠」)除了一般的意匠(整體意匠)申請之外，還有所謂的「部分意匠」、「關連意匠」、「組物的意匠」以及「動的意匠」的制度，申請人可以依據想要保護的權利範圍來應用不同的制度進行案件的申請。日本的這些制度大體上來說可以分別對應到台灣目前的部分設計專利、衍生設計專利、成組設計專利及具有「變化狀態圖」或「使用狀態圖」之設計專利(具變化外觀之設計專利)，然而日本的意匠中還有所謂的「秘密意匠」制度，這是台灣設計專利制度中所沒有的，這個制度允許申請人可申請延緩其意匠核准後實體內容的公開而保持秘密的狀態，保密期間可依申請人需要進行申請，最長為3年，並可就已申請的保密期間進行延長或縮短。

隨著產業的發展，產品更新的速度快，部分產品的生命週期短，加上現今審查速度大幅提昇，申請至公告的時間縮短，申請人可能在還來不及完成行銷戰略相關佈局時或是新產品尚未公開前，意匠設計的實體內容就被公開而被消費者知悉，影響未來銷售的情況，對此日本的秘密意匠制度可說是上述問題的一種解決方案，以下即淺談日本的秘密意匠制度以及適用該制度之注意事項。

二、「秘密意匠制度」的沿革

日本最初之意匠法規制度自明治22年(西元1889年)施行「意匠条例」至今，今年已邁向130週年，而其中日本的「秘密意匠制度」是早在明治42年(西元1909年)就創設的制度，也是經歷百年的制度，但是相較於最初之「意匠条例」，其實也晚了五分之一世紀之久(請參下述意匠法年表)。

明治22年(西元1889年)意匠条例施行
明治32年(西元1899年)對應巴黎公約制定意匠法
明治42年(西元1909年)導入秘密意匠制度使制度更完善
平成18年(西元2006年)新增秘密意匠制度的請求時機

西元1909年意匠法的制定中，修正的旨趣提及秘密意匠的必要性(註1)，修正的主要內容包含新設秘密意匠制度。當時的法條第16條規定：申請人可以請求在申請中及登錄後的三年以內將意匠進行保密。因為意匠與流行等有關，比較容易被模倣，恐怕會在取得意匠權之後因公開而遭盜用或者被探知流行方向而招致不可預測的損害，因此需要秘密意匠制度來應付。

這是為了防止申請人為確保意匠權而先對專利進行申請，但是在不立即實施該設計的情況下，因意匠公報的發行而使第三者輕易模倣所創設的制度，當時規定申請人具有必須在申請意匠的同時向特許廳提出書面請求並繳納規定費用的義務。隨著時代的變遷經歷數次修法，日本檢討秘密意匠制度(註2)時，認為過去在意匠申請之後，經過審查、登錄再由公報公開需要耗費相當的時間，多半在意匠權尚未公開的時候，申請人已開始販賣該意匠的商品，所以不會發生在申請人尚未公開販售就因公報發行而被公開的情況。然而，近年來由於意匠權早期權利化的要求而實現了加速審查的速度，隨之而來衍生的問題是，不僅是申請的時間點在商品銷售之前，還有因意匠公報的發行而公開了外觀設計的時間點也在商品銷售之前，而有對商品的廣告、銷售策略產生妨礙的情況。

在這樣的請況下，雖然可以利用秘密意匠制度，但是受限於秘密意匠的請求必須在申請意匠的同時提出，無法對應審查比預期提早結束而需要請求秘密意匠的情況。因此，在經過了將近百年的西元2006年，日本意匠法修法，對日本秘密意匠制度新增請求時機，放寬了在繳納第1年的登錄費的同時，亦可請求秘密意匠的規定。

三、 現行制度

依據現行意匠法的規定，一個意匠要被保密，必須由意匠權人以書面提出申請並繳交政府規費(日幣5,100圓)，若是沒提出申請則案件會依一般程序在繳費登錄後進行公告。目前可以請求秘密意匠的時間點，如前文所述，包含在提出意匠申請時及在繳納第1年登錄費時兩個時間點，提出的同時除須載明意匠登錄申請人的姓名或名稱、以及住所或居所之外，還需指定保持秘密的期間(意匠法第14條第2項，保密期間最長3年)。而請求保持秘密的期間可因情況請求延長或縮短(意匠法第14條第3項)，此時最遲應在秘密保持期間到期之1個月前，將新的保持秘密期間記載於「秘密意匠期間變更請求書」(如下所示之請求書)向特許廳提出(意匠法施行規則樣式10)(期間變更不需政府規費)。

對於已申請密秘意匠的案件，意匠在核准審定後僅會公告申請人、申請日、申請號等形式的基本資料，不會公告意匠的名稱及圖式等實體的內容(例如請參下述秘密意匠公報的例子以及祕密意匠解除後公報的例子)。雖然秘密意匠制度具有可延緩意匠的物品及圖式公告的優點，然而正因為進行保密的意匠在其公報上並不會將意匠的物品及圖式公開，因此任意的第三人即使再怎麼進行檢索，也無法獲知該意匠的權利範圍。所以在疑似侵權品出現時，縱算意匠法中規定意匠權人或專用實施權人(類似台灣的專屬授權人)有停止侵害及防止侵害請求權(意匠法第三十七條第1項 差止請求權)，但是未以提示特許廳長官證明之記載有圖式等事項之書面進行警告時，將無法行使此等請求權(意匠法第三十七條第3項)。此外要注意的是，由於意匠權的內容正常是會藉由意匠公報及意匠登錄原簿等而被公開，因此對於侵權人一般是會被推定有過失的，但是秘密意匠在保密期間實體並未公開，所以並不適用這樣的規定(意匠法第四十條但書)，因此舉證責任倒置，意匠權人或專用實施權人必須自己證明侵權者有故意或過失。另一方面，對於受到警告的侵權者則可向特許廳提出請求出示已請求保密的意匠(意匠法第十四條第4項)。就可能無意間侵權的侵權者而言，確實也需要盡快取得該意匠的圖式，來確認侵害行為是否存在。

四、判決例

在前面已就日本意匠法的沿革以及秘密意匠制度做初步介紹，接下來，便以日本大阪地裁平成28年(2016年)(ワ)第6539號判決：禁止意匠權侵害等請求事件(註3)為例，透過民事侵權訴訟中有關停止侵害及防止侵害的請求、和損害賠償額的計算，來了解秘密意匠制度在訴訟中造成的影響(僅就意匠權侵權相關內容說明)。

(一) 案情簡介：

原告是一家以家庭日用品之企劃、製造及販賣等為目的的公司，於2011年10月27日向日本特許廳申請一「垃圾桶」意匠並同時申請秘密意匠，經審查於2012年4月9日獲准專利，且繳納證書費及登錄費後，於同年5月25日設定登錄，6月15日公告為意匠登錄第1444462號專利(請參下圖，以下稱「系爭意匠」)。被告是一家以家具等之輸入及販賣為目的的公司，於2014年7月輸入「被告垃圾桶」產品合計3024個，同年8月批發給零售商，原告於2015年10月8日告知其輸入、販賣「被告垃圾桶」產品的行為已侵害其意匠權，且要求中止販賣該項產品，同年10月22日被告回覆原告已中止產品販售。

原告主張：

(1)被告應停止製造、販賣、進口、或廣告宣傳被告垃圾桶；
(2)被告應銷毀被告垃圾桶及其半製品以及製造垃圾桶所用的模具；
(3)被告應於朝日新聞全國版、讀賣新聞全國版及每日新聞全國版，連續2次登報道歉；
(4)被告應賠償原告損失及依民法之年息5分計算到支付為止的利息。

被告主張：

(1)被告只不過是進口販賣被告垃圾桶，未持有該模具，受原告通知侵權後不久即中止販賣，被告無販賣被告垃圾桶之虞；
(2)原告的主張忽略被告並非零售被告垃圾桶而是批發，被告未持有模具；
(3)販賣侵害系爭意匠權的垃圾桶僅666個，不須採取回復信用措施。

不爭的事實：

原告於2012年1月31日開始販賣其「垃圾桶」商品化後的產品，系爭意匠的圖式在秘密意匠3年期滿後於2015年6月15日公告於意匠公報，被告則於2014年8月30日起開始販售「垃圾桶」商品，該商品的設計類似系爭意匠且形態與被告之垃圾桶本身實質上為相同。

(二) 兩造的爭點：

(爭點1)可否請求停止意匠權侵害、銷毀模具以及刊登道歉啟事。
(爭點2)損害金額的計算。

(三) 法院的見解：

1. 判斷基礎的事實：

原告垃圾桶於2012年1月31日開始販賣。系爭意匠雖然在同年5月25日設定登錄，但由於系爭意匠請求保密，所以於意匠公報公開的日期為2015年6月15日。

被告2014年7月進口被告垃圾桶總計3024個，同年8月以後批發賣給零售商，2015年10月8日收到原告的通知，指出被告進口、販賣的行為侵害到系爭意匠權，及可能違反不正競爭防止法，因此被告於同年10月22日中止販賣被告垃圾桶，並通知原告此事。

垃圾桶販賣經過經整理如下表所示：

由於被告垃圾桶的設計與系爭意匠權類似為不爭的事實，因此販賣被告垃圾桶的行為是侵害系爭意匠權的行為。故被告於2015年6月15日(系爭意匠圖式公開日)以後販賣被告垃圾桶的行為，在侵害系爭意匠權上推定為有過失(意匠法第40條本文)，沒有可推翻該推定的證據，而被告於同日之前販賣被告垃圾桶的行為，沒有足夠證據證明其有過失(意匠法同條但書)。

2. 關於爭點1：

(1) 請求停止侵害

如上所述，被告在2015年10月8日接收到原告通知，且在判斷販賣被告垃圾桶的行為有可能侵害系爭意匠權時，便於同月22日回覆原告已中止了販賣行為，且實際上確實中止了商品的販賣，並且被告對販賣被告垃圾桶的行為已侵害到系爭意匠權並不爭執。因此，不認為被告有再度進口被告垃圾桶之虞，而且被告只不過是從中國業者進口被告垃圾桶來販賣，故亦不認為被告有自己製造被告垃圾桶之虞。

但是，被告於2014年7月進口被告垃圾桶總計3024個，到販賣中止為止合計販賣774個，因此推定仍持有多數的庫存，沒有證據顯示被告已銷毀了這些庫存。如此一來，必然推測被告現在還是持有被告垃圾桶的庫存，在此前提之下，無法否定被告有販賣被告垃圾桶之虞。因此，關於請求禁止販賣被告垃圾桶的部分，在要求禁止販賣及廣告宣傳的限度是有理的。

(2) 請求銷毀

如上所述，從被告仍持有被告垃圾桶的庫存來考量，請求將庫存銷毀是有理的。
另一方面，原告亦請求銷毀半製品及模具，如前述被告只不過是從中國業者進口被告垃圾桶來販賣，被告不會持有被告垃圾桶之半製品及模具，因此請求銷毀該半製品及模具於理不合。

(3) 請求刊登道歉啟事

原告主張因被告販賣被告垃圾桶造成其業務上信譽之減損。但是，證據並不足以顯示因被告垃圾桶造成其業務上信譽之減損而必須刊登道歉啟事的程度，所以並無理由請求刊登道歉啟事。

有關此點的原告主張也因為是以被告在2015年10月22日後，仍在販賣被告垃圾桶為前提，所以無法採信。

3. 關於爭點2：

(1) 原告主張基於意匠法第39條第1項(專利權受侵害前後所獲利益的差額)推算其利潤損失的金額90萬6295日圓。但是，證據並不足以證明原告垃圾桶販賣每單位數量的獲利金額，因此原告的上述主張無法採信。

(2) 原告亦主張基於意匠法第39條第2項(侵權人因侵權行為所獲利益)推算其利潤損失的金額22萬2748日圓。

被告侵害系爭意匠有過失的行為期間應自2015年6月15日(系爭意匠公開日)起算至同年10月21日(同月22日中止販賣)，被告垃圾桶成本價每個205.543日圓(當事者間並不爭執)，此期間被告販賣被告垃圾桶的數量為666個。根據被告在此期間販賣666個被告垃圾桶的營業額為16萬380日圓來看，被告垃圾桶每個售價為240.811日圓(小數點第4位以下四捨五入)。因此，被告販賣被告垃圾桶666個所獲之利益應為2萬3488日圓(1日圓以下四捨五入)。
(240.811－205.543)×666≒23,488

4. 判決內容：

(1) 禁止被告販賣被告垃圾桶；(2)被告必須銷毀被告垃圾桶；(3)就侵害原告意匠權的部分，被告應賠償原告2萬8488日圓(含侵害意匠權的賠償金2萬3488日圓以及部分律師費用的損害金額5000日圓)及依民法之年息5分計算到支付為止的利息；(4)原告其餘請求皆駁回。

(四) 小結

系爭意匠於2012年5月25日登錄後保密3年，直至2015年6月15日始於公報公開其相關圖式等實體內容。而被告販賣被告垃圾桶的期間為2014年8月30日到2015年10月22日。雖然原告早在2012年1月31日就開始販賣系爭意匠的商品，但針對本案侵權行為之請求期間最多只能追朔到從系爭意匠保密期滿而將其圖式等實體內容公開之日起算。此外，本文中雖未詳載，從判決書中可以知悉，意匠權人在訴訟中對於不在意匠權保護期間的侵害，欲透過其他法規，例如不正競爭防止法及一般不法行為等，主張被告模仿其商品形態及侵害原告的保護利益等應依法支付賠償金，來爭取系爭意匠實質內容公開前的損害賠償，但是不正競爭防止法可追朔的期間只能計算販賣商品起算的三年內，對於超過商品開始販賣的三年後到秘密意匠期滿公開其實體內容為止的期間，不正競爭防止法並無法適用，雖然原告亦主張被告垃圾桶模仿其垃圾桶形態並以廉價的材料製造，構成侵害其可獲得利益的一般不法行為，然而該項主張並不被法院所接受。

五、結語

秘密意匠制度的創設有其時空的背景，而且隨著產業發展，產品的生命週期縮短，對還來不及完成行銷戰略以及產品布局但是又急於取得較早專利申請日的企業而言，不失為解決之道，此外，根據平成27年度意匠出願動向調查報告書的內容，日本申請秘密意匠的案件數佔全體意匠申請案件數的比例約在9.1%(註4)，顯見秘密意匠制度在日本被應用的比例並不算低，也可以看出此制度對於日本企業在確保產品銷售和專利申請並存上發揮了它應有的功效。但是一個制度有其優點，相對地便須注意此制度所產生的缺點，並儘量避免缺點的發生。秘密意匠雖可讓意匠的內容延緩公開，但是相對地一旦發生侵權事件時，除了專利權人負有舉證的義務以外，在秘密意匠實質內容公開前是無法向侵權人主張損害賠償請求權。即使想利用其他法律，例如不正競爭防止法等，也可能因為舉證的不夠充分而不被法院認可，這是專利權人必須注意而且必須了解的。

另一方面，由於秘密意匠在保密期間尚未公開圖式會推定侵權者欠缺故意過失，對於在保密期間的意匠權而言，若是專利權人已開始販賣系爭意匠，等同於商品早已公諸於世，理論上專利權人在開始販賣後若無其他特別的因素或考量，應可申請提前結束保密期間，因為這樣的保密措施可能已失去意義，反而可能影響未來對侵權品的求償範圍。原先秘密意匠制度的立意，是要防止外觀早於商品公開前就被迫公開，而遭到模仿(設計外觀相較於涉及技術層面的發明，被認為是較容易模仿的型態)，因此，意匠權人應配合其商業策略，綜合考量意匠權的保密期間。

※ 註釋