智慧財產專業團體

(一)

授權契約中約定破產終止條款(ipso facto clause)

        看到契約當事人破產，首先會想到實務上通常在許多授權契約中會約定這樣的終止條款(termination clause)：若一方宣告破產(bankruptcy)或無償債能力(insolvency)，或進行重整(reorganization)、清算(liquidation)或被接管(receivership)，他方得終止契約。這種破產條款又被稱為ipso facto clause。對此，美國破產法有特別規定，若是在某些契約像以下會討論到的待履行契約之中約定了破產終止條款，破產法為避免契約的終止會損及破產財團(estate)，故規定此種條款不可執行(註5)。話雖如此，這樣的破產條款本身並未違法，而且事實上也具有一定存在的價值，例如，當契約對造財務狀況極為劣化但法院卻不允許破產時，或是在美國以外國家破產條款仍屬可以執行時(註6)。

(二)

美國破產法下待履行契約(executory contract)的拒絕(rejection)

        然而Mission Product案提到的終止，並非上述契約中破產條款的終止，而是指債務人(debtor)或破產管理人(trustee)依美國破產法第365條拒絕待履行契約後，拒絕的效果為何？是否有終止效果？而何謂拒絕(rejection)及待履行契約(executory contract)？以下都會詳論，在此需先了解，前述破產法在定義上並未將商標包括在智慧財產權內，是因為破產法對於智慧財產權有立法定義─11 U.S.C. §101(35A)，其中提到的智慧財產權為：(A)營業秘密；(B)發明、製程、設計、植物；(C)專利申請；(D)植物多樣化；(E)著作；及(F)光罩(註7)。所以在觸及Mission Product案中關於商標這一個不在上述列舉範圍內的智財權所獨有的爭議之前，有必要先了解在列舉範圍內的智慧財產權於破產法上相關的規定。

        對於資不抵債的債務人，美國破產法有二種破產程序，一是第7章的清算(liquidation)，另一是第11至13章的重整(reorganization)。在第7章清算程序中，破產管理人係以出售或轉移資產給債權人等方法達到清算目的。因此，若一個專利授權人進行破產清算，破產管理人可能會想要將該授權專利出售，但讓與不破授權，對後手繼續存在的授權將對專利的變現價值帶來不利影響，所以實務上破產管理人通常希望能終止授權來提高專利價格。至於在第11章的重整程序中，由於債務人或破產管理人目標是能繼續營業以求自財務困境中重建，所以對於進入破產程序的專利授權人而言，保留或終止該授權契約都可能會是選項，端視何者對於重整能帶來較大利益。

        破產法§365(a)規定，破產管理人或債務人可以經法院許可，選擇承受(assume)或是拒絕(reject)任何待履行契約(註8)。所謂待履行契約是指契約當事人雙方皆存有某種程度尚待履行的契約義務，智慧財產授權契約的授權人與被授權人雙方通常都有一些繼續性的履行義務，所以原則上屬於待履行契約(註9)。§365(a)使得債務人(或其破產管理人)進入破產程序後，可以評估待履行的合約是否值得繼續執行，若是，則債務人可以承受契約，履行契約上義務以從他方當事人的對待給付中獲益；若否，則債務人可以拒絕契約，拒絕任何進一步契約義務的履行。而破產法院通常是基於「商業判斷法則(business judgment rule)」，原則上都會准許債務人關於承受或拒絕的選擇。

        至於先前介紹過的破產法§365(n)，則是國會在1988年針對一個有名的專利授權案例Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers案(1985年) (註10)，為保護專利授權人破產時的被授權人地位所增訂的規定。該條規定，當授權人破產而破產管理人選擇拒絕繼續履行契約時，被授權人面對被拒絕契約也有兩個選擇：(1)接受拒絕而將該契約視為終止以尋求終止契約的賠償；或是(2)選擇保留智慧財產權授權契約的權利而繼續實施。重點在第(2)個選擇會使得，即使授權人拒絕契約，授權契約仍不會因此而終止，被授權人仍能繼續給付權利金以實施被授與的權利。這對已投入莫大資源來實施專利等智財權的被授權人而言非常重要，特別是當第(1)種選擇只能向無資力的授權人請求損害賠償，且損賠債權並無優先受償權時。

        然而，上述以專利授權為例的說明脈絡，因為破產法§101(35A)立法定義不含商標之故而無法直接適用到商標授權，導致實務上商標授權人破產並拒絕授權契約時，到底被授權人可否繼續實施授權商標，迭生爭議。站在破產的商標授權人或破產管理人的立場，會想要終止而不願讓被授權人繼續實施，而採拒絕即終止(rejection-as-termination)；反之，被授權人的立場則是想繼續使用商標，故不採拒絕即終止。這就是Mission Product案爭議所在。

(一)

拒絕契約相關條文的文義─文義解釋

        首先，最高法院由拒絕契約相關條文的文義開始，明白表示其實文義解釋就足以說明大部分的理由。前述破產法§365(a)賦予債務人選擇權，可以經法院許可，選擇承受或是拒絕任何待履行契約。而§365(g)也明文規定了拒絕的意義，即拒絕構成待履行契約的違約，而違約時點會被視為發生在緊接破產聲請日前。所以很清楚的，拒絕即是違約。至於違約並未在破產法有所定義，也不是破產法才有的概念，而是意謂著如同在破產法之外契約法的意義一般。最高法院是藉由一個簡單的假設性案例來說明待履行契約在契約法上的違約概念，該待履行契約是一個影印機租賃契約，由影印機經銷商出租一部影印機給一法律事務所，出租人即經銷商同意每個月提供服務(例如維修或補充耗材)，而承租人事務所則按月給付月費。

        最高法院說明，破產法§365(a)及§365(g)適用於任何的待履行合約，而許多授權契約涉及商標或其他權利授權也是屬於這種待履行合約而有所適用(包括本件的Tempnology-Mission合約)。授權人不僅授予一權利，另外在契約期間也提供相關的物品或是服務，而被授權人則是持續的給付權利金。若授權人違約，在無其他特別的契約或是州法規定下，上述契約當事人的給付特別是被授權人給付權利金而被授予權利的內容仍持續進行。即，違約債務人固停止了自己履行契約中的某些義務，但是債務人不能撤銷已經授權出去的部分，所以被授權人可以繼續進行任何已被授權的事。

(二)

破產法上一般原理原則─體系解釋

        最高法院指出，破產法第365條同時也反映出一個破產法上一般原理原則：破產財團不能享有比債務人自己在破產制度外所能擁有的更多權利。因此若債務人尚未破產時受到的契約拘束(如，允許他方當事人保有影印機或使用商標)，則提出破產聲請後，破產管理人或債務人也受到同樣的拘束。而拒絕即違約法則(而非拒絕即撤銷法則)可以保證這樣的結果。如此一來，破產人的對造權益可以在拒絕後存續，也就是可以在違約後存續，同時也可以避免債務人因破產反而能重獲其曾經放棄的利益。

        另外，若採拒絕即撤銷或終止的立場，則可能會規避破產法關於avoidance action(防堵行為)的嚴格規定，防堵行為是指在例外情形下，破產管理人或是債務人得以撤銷或解除破產前所為會折耗破產財團之資產轉讓行為，而此等行為會對之後破產程序造成傷害，這類似我國法詐害債權行為得撤銷。防堵權利規定於第554-553條，體系上與第365條相隔遙遠，且防堵權利僅在極為限定的情形下方被觸發，這與第365條的拒絕權不同，後者是可以出於任何經濟上可行原因而被執行。若採拒絕即撤銷立場，則債務人或破產管理人就可以透過拒絕來撤銷先前准許的權利，如此會使得拒絕在功能上等同於防堵。這樣一來破產法防堵制度例外從嚴的意旨將蕩然無存。最高法院認為，體系解釋上亦可導出與第365條文義解釋相同結論：拒絕是違約，且具有與契約法違約相同的結果。

(三)

Tempnology的反面推論不成立─立法歷史解釋

        主張拒絕即終止的商標授權人Tempnology以反面推論為其論據。Tempnology稱，破產法第365條中有幾個條文特別規定在拒絕契約之後對造可以保留特定契約權利的契約種類，例如§365(h)與§365(i)明揭房地產與分時享有不動產的買方或承租人，在債務人拒絕銷售或租賃契約之後，仍可以繼續行使權利。另外更相關的是，§365(n)規定了某些智慧財產權(但不含商標)的被授權人可以在契約被拒絕後保有契約權利。是以Tempnology主張，上開條文既是特別規定，則可以反推拒絕的正常效果應與特別規定有別，應該是契約權利的終止而非繼續存在。否則，上揭例外規定將喪失意義。

        最高法院對此的評論是，這樣的說法忽略了關於拒絕條文的主要規定，而過度偏頗於關聯性較低的條文，一方面，這個說法不能解釋如何將§365(g)「拒絕構成違約」做到相反解讀，另方面，透過立法歷史看，上開用來說明反面推論的條文也沒有反面推論的空間。這些條文立法時間橫跨半個世紀之久，例如不動產租賃§365(h)是在1938年，智慧財產權的§365(n)與§101(35A)則是在1988年，每次立法，最高法院指出，都是在改正一個司法判決的問題，而這樣有問題的判決也正是Tempnology所要得到的。最高法院引用了某破產法學者在研究立法歷程後的見解，表示立法紀錄反映，每次國會面臨了拒絕即終止這樣的司法見解，國會就會立法表達不同意。所以這些規定非用以作為反面推論，反而是國會用來強化並澄清契約權利可以在拒絕後存續法則的證明。

        就以最相關的§365(n)智慧財產權授權的規定來說，前述該條制定來自有名的專利授權案例Lubrizol案，當時的第4巡迴上訴法院認定，債務人拒絕一待履行契約可以撤銷所曾授予的專利權，所以在Lubrizol案中第4巡迴上訴法院所採取關於專利授權的立場，就如同在本件商標授權案裡第1巡迴上訴法院採取的一般，為拒絕即終止說。國會隨即採取了動作，研擬§365(n)以否決Lubrizol案並確保專利權(及一些其他智財權)被授權人的權利可以繼續。確實如Tempnology以及其他採拒絕即終止說的人所指出，本條智慧財產權並未包括商標，然而透過以上的立法解釋與體系解釋也可以知道，商標授權如同許多其他的待履行契約一般，也適用§365(g)的拒絕即違約法則，而國會也沒有制定§365(n)來改變§365(g)解讀的意思。因而沒有反面推論的適用。

(四)

商標授權的特殊性？─規範目的解釋

        Tempnology最後一個論據是由商標法以及商標權的特殊性出發，採拒絕即終止說的第1巡迴上訴法院主要也是這個說法。由於美國商標權人對於使用商標的商品或服務有義務進行品質管制，此等品質監控義務也及於授權他人使用商標的授權人，而監控義務之違反會使得商標價值減損，個案上可能導致相當嚴重的後果如商標權的無效。是以Tempnology辯稱，除非拒絕一商標授權契約可以終止被授權人使用商標，否則債務人可能被迫要在花費本已極為稀少有限的資源來進行品質控管，或者是在因為沒有品質控管而導致失去商標這個有價資產之間做一個抉擇。無論如何選擇，Tempnology認為都將會妨礙債務人的重整，因而破壞法律制度的基本目的。

        對此，最高法院首先指出，Tempnology提出商標授權特殊性抗辯在方法論上就邏輯不對，因為前述Tempnology對於365條的反面推論主張是基於不動產租賃或是部分智慧財產權以外”全部的”待履行契約皆應適用拒絕即終止，卻又在此主張商標授權有其特殊性所以要採終止說，最高法院批評，以商標授權狹隘的特殊性企圖推翻§365(g)條的一般性文義解讀，無異是”尾巴搖狗(杜賓狗)” (註12)。

        此外，最高法院認為更重要的是，Tempnology抗辯為了達到促進破產法上商標授權人重整目的之解釋觀點，實無法直接對抗§365(a)與§365(g)所明文規定的內容。當然破產法重整之規範目的在於使得重整成為可能，但這並不表示所有能促成重整的事都因而可以被允許，其實國會立法並不會只有單一目的，而是在許多相衝突利益之間取得平衡。在此，第365條提供債務人如Tempnology一個有力的工具：透過拒絕，債務人可以免去所有將來的契約義務，但在准許拒絕契約的同時，第365條並未准許債務人可以免除所有自一般適用法所生對於財產所有權人之負擔─無論是否涉及契約或商標。是以國會在釐清債務人可以或不能免除的負擔時，不只債務人，債權人的法律上利益或期待也是國會權衡的對象，而權衡後的結果固然阻礙到一些重整的進行，例如在本件的商標授權人等，但這樣的結果只是說明了第365條規定拒絕即違約背後的規範目的要比Tempnology所認為的來的更為複雜。