智慧財產專業團體

洪子洵  律師

一、前言

        專利權人為了避免自身的專利受到被授權人之挑戰，常會於專利授權契約中約定「效力挑戰禁止條款」(no-challenge clause)，如：「對於授權專利之有效性，被授權人不得以直接或間接之方式予以挑戰。」等，然而，該等條款是否具有實質效力，常因個案情形及各國實務操作不同而有差異。以美國為例，其專利商標局之「專利審理及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board，以下稱PTAB)對於是否受理「多方複審程序」(Inter Partes Review，以下稱IPR)不會因此而受限。那麼，專利權人是否仍有其他以合約保障自身權益之途徑？近期美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC案(以下稱本案)中，維持加州北區地方法院同意專利權人以專利授權合約之「合意管轄條款」(forum selection clause) (註1)聲請之初步禁制令(preliminary injunction)，要求被授權人應於特定期限內主動撤回對授權專利於PTAB所提出的IPR，似乎提供了另一選項，本文以下將就本案進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定專利授權合約相關條款效力之近期發展。

二、案件背景(註2)

        Dodocase VR, Inc.(以下稱Dodocase)為美國第9,420,075號專利(以下稱’075專利)、美國第9,723,117號專利(以下稱’117專利)及美國第9,420,075號專利(以下稱’184專利)之專利權人，此三項專利主要係有關於虛擬實境裝置之發明。MerchSource, LLC(以下稱MerchSource)則是消費性電子產品(包括：虛擬實境裝置)之經銷商，雙方於2016年10月4日對於前述三項專利簽訂專利授權契約，並於契約中約定「禁止挑戰條款」及「合意管轄條款」，內容如下：

【禁止挑戰條款】(註3)

        MerchSource不應(a)嘗試挑戰授權專利之有效性或可實施性; 或(b)直接或間接，或故意幫助任何第三人嘗試挑戰授權專利之有效性或可實施性，除非出於遵守任何法院之命令或傳票之目的。

【合意管轄條款】(註4)

        對於因本合約或衍生之任何爭議應適用加州法律，並排除加州關於國際私法規定…雙方同意位於加州之舊金山郡或橘郡之法院具有適當之管轄權，前述爭議應於加州之舊金山郡或橘郡之法院進行訴訟。

        於雙方締約一年後，MerchSource卻以其認為授權專利不具有效性為由，向Dodocase表示不再支付授權金，故Dodocase後於加州北區地方法院提起訴訟，聲請法院核發禁制令，以防止MerchSource違反合約及侵害授權專利，並確認授權專利之有效性及可實施性。MerchSource則於PTAB，同時對’075專利提出IPR，對’117專利及’184專利提出核准後複審(Post-grant review, PGR)，挑戰授權專利之有效性，作為反制。

        針對MerchSource於PTAB所為之反制手段，Dodocase於2018年2月14日擴張起訴聲明，主張MerchSource違反前述「禁止挑戰條款」及「合意管轄條款」，並迅速地向法院聲請核發初步禁制令(Preliminary Injunction)(註5)，要求MerchSource應撤回前述於PTAB所提出之複審申請。

三、地方法院之見解

        加州北區地方法院對於「禁止挑戰條款」之效力，主要引用Lear v. Adkins(註6)(以下稱Lear案)以及Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc.兩個最高法院判決，前者基於推翻無效專利對於公共利益有利之理由，推翻了沿用多年的「被授權人禁反言」原則(licensee estoppel)(註7)，後者確立了縱使被授權人未否定授權合約之效力，且持續支付授權金，仍可對於授權專利提出無效挑戰。基於前述理由，加州北區地方法院認為雙方授權合約中之「禁止挑戰條款」是不可被實施的。

        但是對於「合意管轄條款」的部分，地方法院則於2018年3月23日核准了初步禁制令，認為Dodocase就MerchSource於PTAB對授權專利提出複審申請之行為構成對「合意管轄條款」之違反的主張，符合本案勝訴可能性及其他三項要件，主要原因在於法院認為前述條款中已明確表達排除舊金山郡及橘郡以外的其他區域法院作為管轄法院，且認定PTAB的IPR程序包含於條款所列「因合約或衍生」之「爭議」，應屬舊金山郡或橘郡之法院之管轄。因此，要求MerchSource應於2018年3月25日前寄送電子郵件予PTAB，申請電話會議以加速撤回複審申請之程序，若PTAB准予MerchSource提出撤回申請，則該申請應於2018年4月3日提出。

        MerchSource不服地方法院之判決，先於2018年3月26日聲明上訴，隔日聲請暫停執行前述初步禁制令，並於4月25日獲准。也因此，PTAB的程序並未中斷，於2018年8月22日仍受理MerchSource對三件授權專利之複審申請。

四、CAFC之見解

        MerchSource上訴後，CAFC重新審視了加州北區地方法院之核發初步禁制令的決定，仍予以維持，理由詳述如下：

        綜上，CAFC維持加州北區地方法院之判決，認為雙方當事人間專利授權合約之「合意管轄條款」之範圍，應包括被授權人於PTAB所提出對授權專利有效性之挑戰，而應准予專利權人關於初步禁制令之聲請，要求被授權人應撤回已提出對授權專利之多方複審。

        MerchSource同樣不服上述CAFC之判決結果，並於2019年5月20日聲請全院聯席審理(petition for rehearing and rehearing en banc)。且不論是消費性電子業界或是專利相關學術領域之學者，皆表達對於此案之高度關心，並分別提出法庭之友意見說明本案具有全院聯席審理之重要性，以下簡述之。

五、法庭之友意見

        於2019年6月3日，21位美國知名大學法學院(包括史丹佛法學院、紐約大學法學院等)的教授向CAFC提出法庭之友意見(註9)，認為CAFC於本案之判決與最高法院於Lear案中的判決內容相衝突，在Lear案中，最高法院要求法院在面臨當事人嘗試以合約限制對專利有效性之挑戰時，應思考這樣的合約條款是否將推翻希望專利有效性能受到挑戰之聯邦政策。

        然而，本案判決使得專利權人可透過在專利授權合約中，放入一般通用的合意管轄條款去排除PTAB對於專利有效性之行政審核，此無疑是允許專利權人將前述聯邦政策所維護之公共利益排除，且CAFC的判決理由卻自始未提及、考量Lear案判決所揭示之意旨。

        法庭之友意見亦提及本案判決也背離了立法者於2011年訂立美國發明法(America Invents Act，以下稱AIA)的政策選擇，詳言之，AIA維護的是「將專利壟斷保持在合法範圍內的重要公眾利益」，但是本案判決卻予以忽略。又，Lear案要求對於聯邦政策有實質損害之合約上限制須具有重要的理由，本案判決同樣未有詳細說明，故有透過全院聯席審理重新審視之必要。

        除了學界以外，本案判決亦受到與MerchSource同樣處於消費電子產業之廠商重視，包括SAS、Vizio及Garmin在內的9家公司，也於2019年6月3日向CAFC提出法庭之友意見(註10)，持與學界相同之立場，認為本案判決對於AIA所訂立之複審流程，設立了新的且不當的障礙。該法庭之友意見亦認為聯邦上訴巡迴法院之合議庭錯誤解讀了專利授權合約之內容，不應將AIA立法前已存在於授權合約之一般通用之合意管轄條款解釋為對AIA所訂立審查程序之限制，因為授權人於締約當時，應已知道並理解這樣限制被授權人提出專利有效性挑戰之條款是不可被執行的。基於前述理由，產業界之法庭之友意見也認為本案判決有重新審視之必要。

        從法庭之友意見來看，本案判決之結果，不論是對於學界或是產業界，接受程度都不高而受到挑戰，然而可惜的是，CAFC於2019年7月10日已駁回MerchSource對於全院聯席審理之聲請，未就本案實質部分，對前述法庭之友意見有所回應。

六、結論

        總合本文可知，對於專利授權契約中之一般會約定之「禁止挑戰條款」或「合意管轄條款」，是否一概具有效力，或更精確地說，是否具有限制被授權人挑戰專利有效性之效力，仍會因應不同情況而有所差異。以本案目前發展情形來看，非因訴訟之緣故，而於專利授權合約中訂立「禁止挑戰挑款」，並無法拘束被授權人於PTAB對於授權專利有效性提出挑戰(註11)，反而是「合意管轄條款」於本案，無論是在地方法院或是聯邦上訴巡迴法院，皆肯認專利權人可以此條款來排除PTAB之複審，而准予初步禁制令要求被授權人撤回其於PTAB所提出之複審申請。然而，此決定目前受到學界及產業界一定之反彈，CAFC雖於程序上直接駁回MerchSource全院聯席審理之聲請，而未實質回應學界及產業界之質疑，然該等決定是否能成為實務上之穩定見解，仍值得我輩持續關注。同時，於締結專利授權合約之前，應注意各約定之內容是否有效或是否能達致締約之目的，將受到各地區實務發展之影響(註12)，而應適時尋求專業且實務經驗豐富之法律事務所協助，以免權益受損。

※ 註釋