智慧財產專業團體

孫德沛 律師

一、前言

        依我國現行專利審查基準對於發明專利進步性之審查步驟的規定，於審查該發明所屬技術領域中具有通常知識者(下稱技藝人士)參酌相關先前技術所揭示內容及發明申請時之通常知識，是否能輕易完成發明之技術內容時，應先考量是否有「否認進步性之因素」，若無「否認進步性之因素」者，得判斷具有進步性；但若該發明具有「否認進步性之因素」時，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，而「肯定進步性之因素」包括反向教示、有利功效及輔助判斷因素等內容(註1)，故專利進步性要件之審查，輔助判斷因素等肯定進步性因素應為其考量要點。然而，我國實務上過去對於輔助判斷因素之判斷相當保守，本文嘗試以美國東維吉尼亞聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院所裁判ZUP, LLC. vs. NASH MANUFACTURE, INC.案，窺探美國法院對於發明專利非顯而易見性(進步性)及輔助判斷因素之審查實務。

二、案件背景

        Glen Duff是ZUP公司的創意總監，而且是名水上運動的愛好者，Duff和他的太太也帶領一群孩子從事水上滑水活動(water skiing)。這種活動就是玩家坐立或站立在滑水板上，然後拉著由快艇牽引的拖繩，體驗在水面上滑行的速度感。Duff觀察到滑水活動對於許多人來說是有一定困難度，故Duff想要開發新的滑水板產品，能讓各種體能、平衡感不同的人，感受到滑水運動的樂趣。

        Duff花了幾年的時間開發出一種新款滑水板，這種滑水板具有上表面及下表面，滑水板上表面前端部位設有兩個並排的把手，上表面中央也設有兩個並排的卡腳器(foot binding)。滑水板上表面前端還有一個拖鉤，該拖鉤可掛吊拖繩，並由快艇牽引此托繩。至於滑水板下表面則設有多個呈突起狀的滑軌(rail)，這些滑軌在滑水板後半部處彼此間的距離較近，但在滑水板前半部處彼此間的距離則較遠。這樣的滑軌設計有助於快艇拖曳滑水板，也就是水流過滑水板下表面時，可使滑水板獲得升力。如下圖所示，玩家在使用這款滑水板時，可以先趴臥在滑水板上，當快艇拖曳滑水板時，玩家可以先手扶抓著把手，然後在逐漸保持身體平衡的狀態下，從趴臥姿態改成蹲跪姿態，然後逐步將腳套入卡腳器，而後就可以將拖繩從拖鉤上取下，逐漸改成站立姿態，藉此可保持平衡並更佳地操控滑水板，從而享受滑水運動的樂趣。Duff將此滑水板的這些結構作為專利範圍，並由ZUP公司申請取得美國專利US8,292,681(下稱681專利)。

        本案被告NASH MANUFACTURE, INC.是一間有超過55年經驗從事開發水上活動運動設備的公司。NASH公司的負責人Keith Parten看到ZUP公司產品後，對這款新滑水板相當感興趣。NASH公司和ZUP公司在2013年9月開始進行一連串的商業會談，但雙方後來未達成共識，NAHS公司在2014年5月推出其新產品，稱為Versa滑水板(Versa Board)。Versa滑水板的表面具有許多孔洞，可以用來裝設把手或卡腳器，玩家在購買Versa滑水板時，會被告知可有四種使用方式：(1)不裝設任何的把手或卡腳器；(2)只並排裝設兩個卡腳器；(3)只裝設兩個卡腳器，但一前一後裝設；以及(4)只裝設兩個把手，並只用於跪姿滑水型態。NASH公司特別告知使用者只可有這四種使用方式，並特別警告當要想要站立在滑水板上時，切勿安裝把手，以避免危險。但其實可預見，會有使用者忽視這些指示而同時並排安裝把手及卡腳器，如此一來，這種滑水板就很類似Duff的發明。

        Duff發現了NASH公司的Versa滑水板上市後，向Parten表達Versa滑水板會侵害681專利，但Parten卻表示681專利對於水上活動器材產業並無任何意義。雙方多次協商而未果後，ZUP公司在西元(下同)2016年3月1日向東維吉尼亞聯邦地方法院(下稱地方法院)對NASH公司提起專利訴訟，NASH公司在2016年5月提出答辯，依35U.S.C. §103(a)，舉出諸多前案主張681專利具顯而易見性，並於2016年9月14日申請法院進行簡易判決(Summary Judgment)。

三、地方法院之見解

        地方法院就681專利之顯而易見性之審理，依據美國最高法院從Graham案(註2)到KSR案(註3)所建立的原則，即專利是否具有顯而易見性是屬於法律的認定(legal determination)，其審查因素包括：(1)確認先前技術所揭露內容；(2)釐清發明專利範圍與先前技術之區別；(3)確定在發明當時技藝人士之技藝水平；以及(4)評估「輔助判斷因素」(secondary consideration)，例如商業上的成功、解決長久存在的技術問題等。

        就681專利發明當時技藝人士之水平及背景，NASH公司主張該等人士可為具有3至5年設計、製造水上活動器材之經驗或具有機械工程碩士學位之人士。ZUP公司對此並不爭執。

        地方法院審理本案過程注意到，681專利在申請過程時，曾遭到美國專利局的核駁。美國專利局認為681專利之原先所申請專利範圍界定滑水板具有的把手，以及設置於滑水板下表面且兩端間距不等之滑軌，已經為相關前案所揭露。681專利後來是將專利範圍修改為把手為並排設置，且加入了並排設置的卡腳器之要件，從而才獲准專利。

        地方法院認為681專利所界定滑水板的各個結構，可分別被US5,163,860、US6,306,000、US7,530,872、US5,979,351、US5,797,779及US6,585,549等前案所揭示。地方法院認為US5,163,860揭示滑水板邊緣有兩個並排握把，且設有拖鉤； US6,306,000揭示滑水板上表面的中央處設置有兩個並排的卡腳器；US7,530,872揭示滑水板具有拖鉤。US5,979,351及US5,797,779揭示滑水板具有兩個並排的把手，或類似於把手而可供握持的部位。 US6,585,549則揭示滑水板滑水板下表面具有滑軌，而各滑軌的間距在不同位置並不相同，類似於681專利之滑軌結構。地方法院也認為這些前案，揭示使用者可搭配使用把手和卡腳器，並可採用蹲跪姿態或站立姿態來進行滑水活動等技術內容。換言之，681專利所揭示滑水板所具有的兩個並排的把手、兩個並排的卡腳器、拖鉤及不同間距的滑軌等技術特徵，已經為諸多前案所揭示。

        地方法院接著審理技藝人士是否參照這些前案內容有動機完成681專利之技術內容。地方法院認為681專利所界定的要件，除了是滑水板習知元件外，所增加如把手、卡腳器及滑軌等要件，都是為了提升滑水板的操控性。NASH公司所提出的前案都屬於滑水板技術領域，根據這些前案所揭示內容(註4)，該等前案專利的發明人都極力想要協助使用者在滑水板上保持平衡，所以這些前案採用了許多結構來改善滑水板的操控性，而這些結構已經揭示681專利之要件。因此，地方法院依此認為想要提升滑水板的操控性能是技藝人士數十年來持續努力的目標，而此就會成為技藝人士不斷去改良滑水板的動力，這股動力就會形成技藝人士去參考這些習知技術，從而組合完成681專利技術內容之動機。故地方法院認為這對681專利具有顯而易見性而有無效事由，形成了非常強的表面證據(prima facie)。

        接下來，地方法院判斷是否有其他輔助判斷因素，能排除對681專利產生具有顯而易見性之後見之明。ZUP公司對此首先主張681專利解決長期存在的問題，其論點在於過去50年中，水上活動器材領域並未推出讓使用者可在不同騎乘或站立位置保持平衡之滑水板。而且NASH公司當初就ZUP公司產品也給予相當高的評價，ZUP公司主張此可佐證681專利解決了長期存在的問題。但地方法院認為NASH公司這些評論只是當時為了促進商業合作的恭維，不能被認為NASH公司認定ZUP公司產品及681專利真的解決長期存在問題，更何況ZUP公司也未清楚說明為何其他滑水板也使用了一些平衡結構(例如把手、卡腳器及滑軌等)，但就未能對滑水板產生平衡功效。

        ZUP公司另外還主張其實施681專利之產品獲得商業上成功，並提出ZUP公司從2012年開始的銷售資料。但地方法院認為這些資料僅揭示其銷售數量，並不足以顯示ZUP公司產品所占市占率或其他類型滑水板在市場上的表現。

        因此，地方法院認為ZUP公司就輔助判斷因素部分的舉證不足。地方法院也援引其他判例法，說明若只是具有表象的輔助判斷因素證據，這並不能克服較強的顯而易見性證據(註5)，而且即使有輔助判斷因素存在，專利權人仍應就該發明內容之新穎部分與輔助判斷因素的關聯建立一定的表面證據，如此才能讓其輔助判斷因素主張建立實質強度(註6)。是以，地方法院認為ZUP公司的這些論點，並不能說服及調整法院對於前案可強力申論681專利具顯而易見性之看法，從而法院認為這些前案已可論681專利具有無效事由至清楚且令人信服 (clear and convincing) 之程度。地方法院即依NASH公司之聲請，於2017年1月13日以簡易判決駁回ZUP公司依681專利所為侵權主張。

四、聯邦巡迴上訴法院之見解

        ZUP公司不服地方法院之簡易判決，而上訴至聯邦巡迴上訴法院(下稱上訴法院)。上訴法院有兩個審理重點：(1)技藝人士是否有動機組合這些前案而完成681專利；(2)地方法院對於ZUP公司之輔助判斷因素的認定是否妥適。

        上訴法院首先表示其認同地方法院之判決，即681專利所有要件已被相關前案所揭示，尤其是滑水板上所設置的把手、卡腳器及設置於滑水板下方的滑軌。ZUP公司雖然爭執，這些前案至多教示技藝人士會努力讓使用在滑水板上某個預定位置(例如蹲坐位置)保持平衡。但上訴法院卻認為從前案揭示的內容可知，協助使用者在滑水板上變換不同位置時還能保持平衡，這是相關前案技術長久以來的目標(註7)。而這些前案專利所揭示681專利的要件(例如把手、卡腳器及滑軌等滑水板結構)，就可達到這個目標，協助使用者在滑水板上變換位置時，又可同時保持平衡。基於這些前案揭示內容及理由，上訴法院亦認同技藝人士確實有動機組合這些前案而完成681專利之技術內容。

        針對輔助判斷因素部分，ZUP公司上訴時將重點放在681專利可解決長期存在的問題，並爭執地方法院不當將舉證責任轉到ZUP公司上。然而，上訴法院援引判例(註8)，表示輔助判斷因素的舉證責任是在專利權人這邊。上訴法院也認同地方法院判決，即681專利並不是第一個想要促進使用者在滑水板上保持平衡之專利技術，相關前案早已揭示增加使用者操控滑水板平衡性之目的，甚至提出滑水板的不同結構而來達成此目的，而這些結構也出現在681專利之要件。上訴法院認為發明內容和前案間若只有微小差異，那就不能說該發明內容解決了長期存在的問題，故上訴法院亦認為ZUP公司所提出的輔助判斷因素證據相當薄弱。上訴法院進一步認為，基於NASH公司所提出之前案，協助使用者在使用滑水板時要在不同位置間保持平衡，早就是相關技術持續要改善的議題，而681專利之技術要件則已出現在該等前案，並同樣是被用來實現相同的目的，故存有組合相關前案之動機並無爭議(註9)。更何況，ZUP公司所提出薄弱的輔助判斷因素證據也不足以推翻681專利具有顯而易見性之認定(註10)。因此，上訴法院於2018年7月25日判決維持地方法院之上述見解。

五、Newman法官不同意見書

        上訴法院Newman法官不認同地方法院及上訴法院的多數意見，並認為這些意見的方法論是錯誤的。Newman法官認為從Graham案以來所採用判斷顯而易見性的四個因素，應該是被同時予以考量的，而非如同地方法院及上訴法院多數意見先是由前三個因素考量引證案而建立681專利已具有顯而易見性的表面證據，之後再評估第四個因素(即輔助判斷因素)是否足以克服前面的判斷。

        Newman法官還認為，雖然地方法院及上訴法院多數意見認為NASH公司所提出前案揭示681專利之所有要件，但其等並未說明在這些前案中曾揭示可在單一滑水板上實現這些全部要件的建議。這些前案與681專利雖然都是要解決使用滑水板的平衡及操控性問題，但有動機去解決已知問題，並不代表有動機去產生特定的解決方式。

六、結論

        美國專利實務及訴訟對於發明專利非顯而易見性(進步性)的審查，已建立了一系列判例法，透過地方法院及上訴法院對於ZUP公司與NASH公司間之判決，可一窺這套機制的運作，除了發明專利與前案揭示內容的差異分析外，還要進一步探討技藝人士水平及其組合動機，並且要考慮其他輔助判斷因素以避免產生後見之明，而這也是發明專利非顯而易見性(進步性)的其中一項審查重點。Newman法官對於地方法院及上訴法院多數意見的爭執，在於輔助判斷因素的考量時點要放在何處，這或多或少可能影響判斷的結果，但本質上輔助判斷因素仍為專利之非顯而易見性或進步性的重要評量標準。

        就我國的專利實務而言，現行專利審查基準已規範在判斷技藝人士參酌先前技術及申請時之通常知識是否能輕易完成專利內容，要就「否定進步性因素」及「肯定進步性因素」進行考量，似已將輔助判斷因素等肯定進步性因素，納入進步性考量的範疇。實則，2009年版專利審查基準也規定，輔助性判斷因素要一併審酌(註11)，最高行政法院104年度判字第487號亦肯認判斷系爭專利是否具有進步性時，輔助性判斷因素亦為進步性判斷之重要依據，並應一併調查審酌專利是否尚符合其他如創作是否獲得商業上的成功等輔助性判斷因素之要件 (註12)。然而，我國過去實務判決對於輔助判斷因素的操作相當保守，少有因為輔助判斷因素而維持專利有效性之案件，甚至還有判決認為「專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要」(註13)。但我們仍期待在新審查基準的制定後，我國實務判決能如同美國實務判決，就輔助性判斷因素有更多的探討和適用。

※ 註釋