台灣專利法第32條規定一種特殊的申請態樣,即,申請人可就同一創作於同一日申請一發明及一新型專利申請案,且申請時應在此二申請案中就此種申請態樣進行聲明。在此種申請態樣中,由於智慧財產局(下稱TIPO)就新型僅進行形式審查,通常申請人在申請後半年即可能獲得新型專利權,而後續當發明申請案經過可專利性實體審查而將被核准時,申請人必須在新型及發明專利權中選擇一個來存續,此種機制被稱為「一案兩請」。
問題在於:新型專利核准公告之後,可能有第三人(例如競爭對手)認為該申請案不具可專利性,而除了針對新型專利提出舉發或申請新型專利技術報告之外,其甚至會希望提出先前技術文獻及相關意見給TIPO參考據以核駁可能為「一案兩請」的發明申請案。然如何得知該核准新型案亦同時申請發明,或該發明申請案尚未公開時,應如何處理第三人意見,不無疑義。針對此問題,TIPO在最近舉行的一次公開座談會中,說明了當前TIPO可以接受的一些做法,簡述如下:
- 當新型專利核准公告時,其對應同日提申之發明專利申請案尚未早期公開,且未進入實體審查,並不適宜於新型專利公報內公開該發明申請案的案號,但就此種新型公告案,在新型專利之核准公告公報及台灣專利檢索系統中會顯示特殊「一案兩請」的註記文字,以利第三人得知此訊息。
- 如果第三人就一案兩請之發明專利申請案,希望在其公開前主動提供可專利性意見給審查官,該第三人確實可主動呈送且僅需敘明新型專利申請案號或證書號,TIPO收到該意見後,會查明對應的發明專利申請案號,並將該意見提供給發明案的審查官,以作為審查參考。
上述實務操作方式不僅有助於提升發明案的審查品質,對於積極關注競爭對手專利佈局或可能面臨對手侵權主張的廠商而言,不失為一能提前挑戰對手發明專利申請案(或發明專利)的機制。同時,一旦透過此機制挑戰發明案的可專利性,亦可能早期操作以阻擋新型專利權人主張權利。
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