智慧財產專業團體

孫德沛  律師

一、前言

在民事專利等智慧財產權侵害訴訟中，原告為求理想的勝訴判決，會面臨一連串的挑戰，並至少應就侵權標的及損害賠償依據負擔舉證責任，尤其對於涉及工業產品或製程的專利侵權案件，侵權標的並非市場上可自由購得的終端消費產品，專利權人常會面臨蒐集侵害事證困難的情況。此外，專利權人常會主張以被控侵權人所得利益為損害賠償主張，此即需要由被控侵權人掌握的銷售資料為計算基礎，而面臨舉證困難。因此，民事訴訟法第368條就保全證據設有相關規定，賦予事證開示機能，進一步落實證據蒐集之保障(註1)。

然而，早年智慧財產法院(下稱智財法院)之保全證據核准率過低，而為學者所批評(註2)。智財法院也注意到此現象(註3)，近年來的核准率較早年已有提升(註4)。因此，本文以智財法院相關判決為基礎，分析探討法院關於證據保全准駁的裁判，希冀有助於專利權的行使(註5)。

二、保全證據之類型及要件

依民事訴訟法第368條第1項之規定，保全證據除經他造同意者外，可分為兩種類型：(一)證據有滅失或礙難使用之虞之保全(下稱證據滅失型)；(二) 就確定事物現狀有法律上利益及必要之保全(下稱事證開示型)(註6)。實務上，聲請人常會於保全程序中主張欲保全之證據有滅失或礙難使用之虞，以及該等證據有確定事物現狀之法律上利益及必要的保全必要性。

證據滅失型之保全證據係指證據有毀損、喪失或變更現況，致日後有無法調查之可能，故為防止後續本案訴訟中，因證據滅失或無法使用，而影響裁判結果之正確性，在訴訟未繫屬或雖已繫屬而未達於調查證據階段之前，法院預為調查而言(註7)。

事證開示型證據保全為82年2月9日修正民事訴訟法所增訂，以擴大聲請保全證據之範圍。參照該條文之立法理由：「證據保全制度，依現行法之規定，固有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能。惟如能使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的。此外，亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達到審理集中化之目標

故為發揮證據保全制度之功能，應擴大容許聲請保全證據之範圍，爰於原條文後段增訂，就確定事、物之現狀，亦得聲請保全證據。然為防止濫用此一制度，而損害他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於有法律上利益並有必要時，始得為之，且其證據方法以鑑定、勘驗及保全書證為限。至於所謂『確定事、物之現狀有法律上利益並有必要者』，例如：於醫療糾紛，醫院之病歷通常無滅失或礙難使用之虞，但為確定事實，避免遭篡改，即有聲請保全書證之必要；另為確定人身傷害之程度及其原因時，亦得聲請為鑑定。又所有人對無權占有人請求返還所有物之前，為確定占有人使用其所有物之範圍及狀況，亦得聲請勘驗」。因此，該項證據保全係基於達到訴訟預防、審理集中化之目的，從而大容許證據保全之範圍，使得依通常情形尚無滅失或礙難使用之虞者，亦得聲請予以保全(註8)。

三、智財法院相關判決評析

     (一) 聲請人對於保全證據之理由、證據應予以釋明

依民事訴訟法第370條第1項規定，保全證據之聲請應表明他造當事人(如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由)、應保全之證據、依該證據應證之事實及應保全證據之理由。同條第2項則規定，聲請人應釋明前揭聲請保全之理由。

對於上揭規定之「釋明」，智財法院105年度民聲字第43號裁定表示此乃提出能即時調查之證據使法院信其主張之事實為真實者，而當事人之主張或陳述，並非使法院得心證之證據方法，自非釋明；又所謂「提出之能即時調查之證據」，係指當事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得隨時進行調查之證據而言，故當事人如未同時提出供釋明用之證據，法院自無裁定限期命其補正之必要(註9)。智財法院105年度民聲字第18號裁定則引述最高法院96年度台抗字第849號裁判，說明所謂「釋明」係指當事人提出證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證，信其大概如此之行為。

     (二) 聲請人所保全之證據應與待證事實具有關聯性

民事訴訟法之保全證據制度賦予權利人在證據有滅失或礙難使用之虞或就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，得取得相關事證，俾便其權利行使及兩造紛爭解決。因此，聲請人除了釋明其所欲保全之證據，還須釋明該等證據與聲請人所主張之待證事實具有關聯性。

智財法院105年度民聲字第38號裁定案件中，聲請人向法院聲請對相對人所掌握之系爭產品積體電路裝置、搭載該等裝置之模組及零組件，法院審酌並表示：「系爭產品是否侵害系爭專利請求項14之事實，攸關聲請人主張侵權行為是否成立，得否向相對人請求損害賠償及損害賠償額之計算，是聲請人所保全之證據確與上開待證事實具有關聯」(註10)。

又，智財法院106年度民聲字第39號表示：「至聲請人請求保全系爭產品製造過程及販售紀錄文件，因系爭專利為物品專利，非方法專利；且金屬帶鍍膜系統、偏振光橢圓率量測設備及VIS-NIR光譜儀系統之文件和製程／測試資料，雖較易得知系爭產品各層之堆疊結構、各層組成、折射率及厚度，但與系爭專利界定沉積的技術並無關聯性。」，故法院認為系爭專利為物品專利，並非方法專利，而以聲請人就製程文件的保全無關聯性，駁回此部分保全聲請，僅准許對系爭產品進行取樣保全。

另外，智財法院103年度聲字第15號表示：「聲請人主張其受侵害之系爭專利請求項1為：…，為一方法請求項，而聲請人提出之系爭產品，雖有起子頭辨識結構，但完全無法由產品本身推知其成型方法為何，是聲請人聲請保全相對人所有『塗色起子頭』產品…，對相對人有無侵害系爭專利請求項1之判斷並無助益。…系爭產品既係相對人委託其他廠商加工，則聲請人聲請本院至相對人處進行證據保全，本院縱予允准，亦無生產過程可以觀察及保全」。故法院認為系爭專利為方法專利，保全系爭物品並無關聯性，且系爭物品為他人加工，故縱使到相對人處保全系爭物品，亦與系爭方法專利無涉。

     (三) 法院對於證據滅失型保全證據之判斷

對於證據滅失型之保全聲請案件，聲請人應釋明該等證據有何滅失或礙難使用之虞。智財法院105年度民聲字第16號即表示：「證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請人須依民事訴訟法第284條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全」。因此，聲請人欲說服智財法院准其保全證據之聲請，不得僅泛稱「若至訴訟時方命相對人提出，屆時相對人必定避重就輕」(註11)，而須提出證據來釋明有何滅失或礙難使用之虞。例如，智財法院104年度民聲字第45號裁定案件中，聲請人主張系爭產品為客製化、無法輕易於市面取得、尺寸小而易於藏匿及變更設計，從而相對人有對系爭產品為毀損、湮滅之虞，但法院卻認為聲請人未提出相關證據予以釋明，僅屬其主觀臆測，故駁回其保全聲請。

又，對於由公家機關所掌握證據之保全聲請，聲請人往往不易釋明符合滅失或礙難使用之虞的法律要件，智財法院即常會以聲請人釋明不足、客觀上難有滅失或礙難使用之虞、本案訴訟可進行調查或公物、公文書等皆有一定保存時間為由，而駁回聲請。例如，智財法院105年度民聲字第43號裁定表示：「聲請人雖執上情聲請保全證據，然未據提出任何可供即時調查之證據，釋明所指之證據係由勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心持有中，並有何滅失或礙難使用之虞，聲請人顯未釋明應保全證據之理由，且聲請人聲請保全之證據資料倘在行政機關保管中，客觀上實難認有何滅失或礙難使用之虞，聲請人既已提起本案訴訟…，原得於本案訴訟之調查證據程序中聲請調查即可，當無保全證據之必要」(註12)、智財法院105年度民聲字第16號裁定表示：「本件聲請人聲請保全之證據即扣案系爭歌本，現仍存置於本院贓證物庫，尚未送請執行機關依法執行，當無聲請人所稱系爭歌本有遭相對人銷毀或隱藏之虞，即無保全證據之必要性」。

另，智財法院105年度民聲上字第1號裁定案件中，保智大隊曾於相對人處查扣系爭著作物，該刑事案件經地檢署為不起訴處分，地檢署並擬發還著作物予相對人，惟聲請人即著作權人已於智財法院提起民事訴訟，故遂聲請智財法院命地檢署不得發還該等著作物予相對人，法院以「系爭扣案物品與聲請人於本案訴訟中證明相對人侵害著作權、損害賠償金額如何計算有關，若准許相對人領回，相對人恐有滅失該證據以脫免其責任之虞，且系爭扣案物品攸關相對人是否確實侵害聲請人著作權，自有確定事、物之現狀之必要」，准許以續由地檢署繼續保管、不得發還予相對人之方式為證據保全(註13)。

此外，智財法院102年度民商抗字第3號案件中，法院則以聲請人在刑事案件中已藉由警方搜索查扣進貨單資料，且已對系爭塑膠管為拍照錄影存證，故該等證據已可供民事法院調查審理，並為損害賠償計算及排除、防止侵害之依據，故難認有何滅失或礙難使用之虞。

     (四) 法院對於事證開示型保全證據之「必要性」判斷

對於事證開示型證據保全，其重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的；而為避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之營業狀況，此種類型證據保全須進行「必要性」之判斷，以符合「比例原則」之合憲性要求，並非聲請人就確定事、物之現狀有法律上利益，即應一律允准，聲請人就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之理由，同樣亦應釋明(註14)。此外，法院於「必要性」之判斷上，會適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用，如駁回其保全證據之聲請是否將使聲請人實體利益遭受難以彌補之損害，及相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或營業狀況遭不當公開而可能受有之不利益等(註15)。

1. 受侵害之可能性

智財法院對於證據保全之審理，相當重視聲請人是否釋明受侵害之可能性，而聲請人該等釋明之前提，即在於該聲請人具有所欲行使之專利權等智財權。例如，智財法院105年度民聲字第10號裁定案件中，聲請人於他案與相對人有專利權歸屬及請求專利報酬之爭議，並以此聲請法院對相對人公司所用電信系統進行保全，但法院以所爭專利於他案已認定為相對人所有，從而駁回原告之保全證據聲請。

實務上，聲請人對於受侵害可能性之釋明，會提出專利證書、專利說明書、聲請人已取得之侵害事證(註16)、侵害分析報告等資料以為佐證。智財法院會依智慧財產案件審理法第4條之規定指派技術審查官協助侵害可能性之審查，並判斷該等證據是否使法院產生薄弱之心證，而能堪信系爭產品落入專利範圍或相對人製造及銷售之系爭產品對系爭專利有侵害之虞(註17)。

例如，智財法院105年度民聲字第15號裁定即認為聲請人之侵害鑑定報告並未釋明侵害可能性，並表示：「聲請人已提出諸多證據，可認聲請人已釋明相對人確有製造及販賣型號PF383F產品之事實。但法院實質判斷，聲請人提出之鑑定報告無法釋明相對人製造及販賣之型號PF383F產品有侵害系爭專利請求項1至4、6至8之專利侵害事件之侵權可能性情事」。該案聲請人不服此裁定而提起抗告，智財法院則以105年度民專抗字第8號廢棄原裁定，並表示：「系爭產品之技術特徵業已落入系爭專利請求項1至4、6至8項之專利範圍等情，業據抗告人提出系爭鑑定報告及其補充報告、相對人公司物質安全資料表、宸鴻公司網頁列印本、相對人公司系爭產品標籤照片等件為證，堪認抗告人就此部分事實已盡釋明之責」(註18)。

另外，若聲請人僅釋明部分保全產品／證據之侵害可能性，法院就未釋明之保全產品／證據部分，即可能予以駁回(註19)。

2. 專利有效性之釋明

民事專利侵害訴訟中，涉訟專利是否具可專利性為被控侵權標的是否構成侵害之前提，並常為兩造攻防之焦點。依智慧財產案件審理法第16條第1項之規定，智財法院對於專利有效性議題應自為判斷。那在涉及專利侵害之保全證據聲請事件中，在無相對人提出所涉專利之有效性議題的情況下，智財法院會如何進行認定？

智財法院102年度民聲字第6號裁定中，法院即以系爭新型專利說明書未明確且充分揭露「影片傳輸結構」中各個技術特徵之具體軟硬體內容以及各個技術特徵間軟硬體之具體相互搭配方式，認有專利說明書未明確之情形，故聲請人以該不明確之專利範圍與原證6照片之實物進行比對，顯有疑義。該聲請人針對相對人所提起的民事訴訟二審中又聲請保全證據，智財法院再以102年度民聲上字第5號予以駁回，並同樣採102年度民聲字第6號之專利說明書未明確的裁判理由，該裁定還進一步表示該專利已於102年度民專訴字第34號判決認定無效，且智慧財產局(下稱智慧局)已作成專利撤銷之舉發審定、智慧局所作系爭專利之技術報告亦認為專利不具進步性，故認聲請人未釋明系爭專利有得受法律保護之正當權利(註20)。

又，智財法院103年度民聲字第28號保全證據聲請案件中，聲請人係於本案民事訴訟後期才提出保全證據聲請，法院則以該民事案件已宣判且認定專利權具得撤銷事由為由，駁回聲請人之保全證據聲請。

另外值得注意的是智財法院102年度民聲字第30號裁定，則以聲請人未提出新型專利技術報告，而認定聲請人未對該新型專利之有效存在予以釋明，故駁回聲請人之保全證據聲請。該裁定之理由在於：專利法第116條、第117條就新型專利權之行使及技術報告訂有規定，故新型專利技術報告於專利權人行使權利時，得作為其專利權合於專利要件，及其行使專利權已盡相當注意義務之表面證據，於專利權人行使排他權時具有一定程度之重要性，惟聲請人係請求法院至相對人營業處所進行保全，並得以強制力排除相對人之抗拒，其行使權利之強度，及對於相對人之事業活動、營業秘密、名譽等所造成之妨害及干擾，遠高於單純對相對人提出警告之程度，故依專利法第116條之立法意旨，專利權人未提出新型專利技術報告，而聲請法院對相對人實施突襲性、強制性之保全證據，顯非正當。
從上舉保全證據案件，智財法院對於專利要件似乎會進行表面證據之審查，包括審查新型專利技術報告、相關舉發案件審定結果、另案對專利效力之判斷等。另外，在前述102年度民聲字第6號案件中，法院還從侵害比對之角度出發，從而審查系爭專利是否有明顯缺乏專利明確性要件之情形。

3. 聲請人有無其他證據調查方法可資利用

智財法院於事證開示型保全證據之「必要性」判斷時，亦會衡量聲請人有無其他證據調查方法可資利用，聲請人若能釋明非以保全證據方式而無從取得相對人明確侵害事證，即較能說服法院准許其保全聲請。實務上，聲請人有主張保全標的為工業產品、客製化產品、聲請人與相對人為高度競爭狀態、高單價機台而無法自行蒐證或由公開市場取得為由(註21)，說服法院採取保全行動之案例。

例如，智財法院102年度民聲字第17號裁定以：「本院審酌聲請人所提系爭產品照片可知，系爭產品架型結構可輕易變化，日後可能取樣不易，且依客戶、產業需求產品亦為對應變化，是實難期待及要求聲請人自行蒐集取得」，智財法院104年度民聲字第35號以：「系爭產品係半導體在製造晶圓階段之測試分析介面，用於確保晶圓良率及避免後端製程中構裝成本之浪費，故相對人公司之交易對象通常為晶圓產品供應鏈之廠商，是以系爭產品確非自一般民眾消費管道所能輕易取得或購買」(註22)，105年度民聲字第40號以：「本件證據保全聲請之相關機器設備及其生產方式、產品及產製所需各式圖樣、手冊、文件，及交易客戶資料，經核確均在相對人使用支配範圍，非經證據保全程序，聲請人難以自行取得，足認該等物件、資料有滅失或礙難使用之虞」(註23)，准予保全證據。

又，智財法院104年度民專抗字第5號案件中，法院認可聲請人所主張系爭機台體積龐大且價值高，除特定半導體廠商外一般民眾或業界無法取得，且使用系爭機台之相對人客戶亦有侵權之虞，故縱使聲請人於起訴後請求至相對人客戶處履勘系爭機台，然仍難保相對人客戶為避免侵權疑慮而配合相對人變更設計之可能，故准予保全證據。

另外，智財法院106年度民聲字第29號案件中，法院則以聲請人既已知悉相對人將參與系爭展覽，則其大可於展會期間實地瞭解系爭產品之構造、技術特徵，甚有機會取得相關表單、說明、宣傳品或樣品，聲請人即可依此方式評估系爭產品是否侵害系爭專利及是否對相對人提起後續之法律作為，故無保全之必要。

4. 衡量保全程序對於相對人之不利益

智慧財產案件之證據保全與一般民事案件之證據保全相較，對於相對人之隱私或業務秘密影響較大，如聲請人請求法院發動單方聽證之突襲性證據保全時，由於有法院突襲取證之外觀，對外界或上、下游廠商當有某程度的影響，是考量智慧財產案件之特殊性，一方面須保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，但亦應兼顧相對人隱私或業務秘密、公平競爭秩序之維護，以避免聲請人濫用證據保全制度作為市場競爭不正手段(註24)。

例如，智財法院106年度民聲字第26號裁定以「本件聲請保全證據之場所為展覽會場，往來相關消費者及同業眾多，從而，若在該公開場所，為系爭產品及相關證據之保全，對於相對人之隱私、業務秘密、商譽等影響重大，衡量聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，及相對人因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開或受有不利益，聲請人保全證據之實體利益顯不如相對人所受之不利益。聲請人所主張欲保全相對人之系爭產品及相關證據，顯已逾衡平原則，而欠缺保全必要性」，駁回保全證據之聲請。

     (五) 保全方法

實務上，聲請人向智財法院提出保全聲請時，常會說明其可行之保全方法，供法院進行參酌。智財法院立場則為「證據保全之方法，乃屬法院之職權，故聲請人聲請保全證據之方法僅供本院參考，至以何種方法達到保全之目的，仍以本院實際到場執行保全證據時之狀況為斷」，故保全方法屬法院職權，法院會就執行現況為斷(註25)。

另外，智財法院106年度民聲字第4號裁定則以「聲請人就此部分，雖係聲請裁定准予複製或影印，惟根據過往實際經驗，此類繁雜之帳務資料，幾乎難以苛責相對人當場即時提出；如欲以強制力執行，亦因難以立即判斷檢出待保全之證據(現場全部帳務資料中，亦有大部分與應保全之部分無關)，而無從當場精確加以複製或影印，是此部分應以限期命相對人提出之方式為合法適當。相對人提出時自得提出與原本無異之影印或複製本」，命相對人提出文件的方式而為保全(註26)。

     (六) 相對人銷售資料之保全

相對人之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料常為損害賠償之計算依據，故聲請人除了對侵害事證(註27)聲請保全外，亦常會請求法院保全相對人之銷售資料。在智財法院的相關裁判中，若法院已不准許聲請人對於侵害事證之保全，通常亦不會准許保全銷售資料(註28)；但在准許侵害事證之保全之裁判中，亦不必然會同時准許對於銷售資料的保全(註29)。

智財法院駁回聲請人對銷售資料之保全，有時會以除依侵害人侵害行為所得利益外，聲請人(即專利權人)尚有其他方式計算損賠金額，非必以保全該銷售資料為損賠計算唯一依據，故無保全相對人銷售資料之必要而駁回此部分保全(註30)。智財法院甚至還會強調相對人於民事訴訟中有依民事訴訟法第344條規定提出銷售資料之義務，倘相對人無正當理由拒絕提出時，亦可課予民事訴訟法第345條規定之不利益，殊無對銷售資料予以保全之必要(註31)。對於上市(櫃)或具一定資本額之相對人企業，智財法院還會以該等公司之財務報表須經會計師查核簽證、並提請股東同意或股東常會承認，或相對人為合法登記設立之公司，則其產品銷售成果，有政府規範之會計、稅務帳冊可循等理由，駁回銷售資料之保全聲請(註32)。

另外，在智財法院准許銷售資料之保全時，則以「聲請人主張系爭產品之…、訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、帳冊等證據資料均置於相對人使用支配範圍，聲請人非透過保全證據之方式難以取得等情，亦非無理由」(註33)，准許保全聲請。

四、結論

智慧財產法院近幾年對於保全證據的審核有所放寬，故保全核准率有所提高，但聲請人欲請求法院准許其保全聲請，仍應先盡力蒐集相關侵害事證，並釋明侵害可能性。聲請人在此階段所蒐集之事證雖不致優勢證據程度，但仍應可勾稽至相對人或被控侵權人，且由該等事證能對應呈現出專利要件的侵害，俾便法院產生薄弱侵害心證。又，聲請人亦可敘明其取證困難、取證特殊性或證據偏在情況，或有任何毀損滅失之虞，從而證明非經保全程序無從確實蒐證。另外，雖然法院認為保全方法的決定為其職責，但聲請人之相關說明亦有助於法院釐清保全事件的全貌及目的。

※ 註釋