智慧財產專業團體

梁弘逸 專利師

一、 前言

專利權的維持，需要定期繳納年費(或稱維持費)。以我國、日本為例：為維持專利權，須在前一年年費到期日(下稱「到期日」)前繳納年費(註1) (註2)。在前述到期日前仍未繳費者，於前述到期日後6個月(下稱「補繳期限」)內補繳年費並額外繳納附加費，則專利權仍得續存(註3) (註4) (註5)。反之，逾補繳期限仍未繳費者，專利權將自前述到期日後消滅(註6) (註7)。

實務上，偶有專利權人對於年費管制或有疏漏，不但逾前述到期日，同時亦逾前述年費補繳期限，致使專利權消滅。對此，不少國家在專利制度上另提供一種救濟管道，即所謂的復權程序，讓已消滅的專利權有機會再次回復到存在的狀態。至於認可回復之要件，各國並不相同。

以下，本文藉由日本東京地方法院於2017年11月29日作出的「平成29(行ウ)第253號判決」(註8)，一窺日本專利權復權程序中對於「正當理由」此一回復要件的認定，供讀者參考。

二、日本專利權復權程序中「正當理由」之認定

遲誤年費補繳期限這類遲誤法定期限之救濟認可要件，依專利法條約(Patent Law Treaty)，各國可自行選擇採用「已盡相當注意(Due Care)」或「非因故意(Unintentional)」之主觀要件(註9)。對此，我國採相對寬鬆的「非因故意」要件，即專利權人「非因故意」而逾年費補繳期限，在逾期後1年內仍可補繳並申請回復專利權(註10)。至於日本，則採用另一種「已盡相當注意」要件，即專利權人因「正當理由」而逾年費補繳期限時，在逾期後1年並且在造成遲誤之事由消滅日起2個月內，提出補繳相關費用，如此方可回復已消滅的專利權(註11) (註12)。

又，根據日本特許廳所頒布的「遲誤期間之救濟規定相關基準」(註13)，專利權復權程序必須向特許廳提出回復理由書，並載明「正當理由」、「造成遲誤之事由消滅之日」同時附上相關證據。特許廳則就「回復理由書」所載內容，例如：造成遲誤之事由是否可預期、有無預防遲誤發生的措施、有無遲誤發生的善後處置等，來判斷申請人是否「已盡相當注意」，進而認定「正當理由」之有無。

三、案情簡介

參照下圖，日本發明專利JP4761196B(下稱「系爭專利」)的專利權人，未於特許法第112條第1項(註4)規定的「補繳期限(即平成26年12月17日)」繳納年費及附加費，依特許法第112條第4項(註7)之規定，系爭專利權視為消滅。

之後，專利權人在特許法第112條之2第1項(註11)規定的「申請回復期限(即平成27年12月17日)」前，先後於平成27年12月9日、16日向日本特許廳提出繳納書及回復理由書，補繳第4、5年年費及附加費，並陳明遲誤繳費之正當理由。然而，特許廳並不認可上開理由，並於平成28年6月7日作出不予受理通知書。對此，專利權人雖於同年8月10日向特許廳提出申復，但特許廳最後仍維持原認定，並於同年9月9日作出「不予受理本案繳納書提出程序」之處分(下稱「不予受理處分」)。

於是，專利權人(下稱原告)於平成29年3月14日提起請求撤銷「本案不予受理處分」之訴，主張其遲誤補繳期限乃「具有正當理由」，並主張特許廳「不予受理處分」之作成，在解釋與適用特許法第112條之2第1項(註11)上有違法之處。對此，東京地方法院則於同年11月29日作出「駁回原告之請」的決定。以下進一步說明該判決中，原告的主張與東京地方法院的認定。

四、原告的主張

(一) 「造成遲誤之事由」之說明

原告向來是將專利申請文件存卷而保管於自家，並於核准公告後，將專利證書與年費繳納期限日文件一併附在卷皮上，同時原告也會參照其委託的專利事務所(下稱「本案專利事務所」)所提供的年費繳納提醒通知，以此方式嚴密管理年費繳納期限。至今，未曾出現遲誤年費繳納期限的情況。

惟，平成23年3月發生東日本大震災，其宅邸因此而受損，同時原告又因工作業務繁忙，無法立即整頓家園。因此，原告不記得曾收到本案專利事務原本應於平成23年7月送來的系爭專利之專利證書與年費繳納期限日文件。再者，由於原告是委由第三人來整頓家園，爭專利權的卷宗疑似在此時因該第三人而不慎遺失。更甚者，本案專利事務的管理資料中缺漏了系爭專利的這筆資料，不僅導致原告未收到本案專利事務所送來的年費繳納提醒通知，本案專利事務所受原告委託而整理原告及其公司所擁有之智慧財產權一覽表中，亦也獨漏系爭專利的這筆資料。

以上一連串偶發事件，使得原告無法於本案年費補繳期間內補繳納第4年年費及附加費。不過，原告一認知到本案有遲誤補繳期限之事實的當日(平成27年12月9日)，即向特許廳提出繳納書。

(二) 「具有正當理由」之說明

原告是以卷宗來管理文件，從而嚴密管控年費繳納期限。在東日本大震災後的匆忙與混亂中，原告雖是委由第三人來整頓家園，但仍有囑咐該第三人其宅邸內有專利文件，同時原告還有委託本案專利事務所整理智慧財產權一覽表。惟，卷宗因第三人而丟失一事，以及本案專利事務所管理資料中缺漏系爭專利權的這筆資料一事，皆非原告所能預期。

以上種種事由應可斷言，為防止遲誤系爭專利權之年費繳納期限，原告已採取相當的措施、處置；儘管如此仍遲誤補繳期限也「具有正當理由」。據此，上開陳明應有符合平成23年法律第63號之修法中，為了放寬特許法第112條之2第1項的救濟要件，而將「不可歸責之事由」修正成「正當理由」之修法意義。

五、東京地方法院就「本案是否具有正當理由」的認定

按，特許法第112條之2第1項(註11)規定：依特許法第112條4項之規定視為消滅的專利權，其專利權人未能依同條第1項得補繳年費之期間內繳納年費及附加費乃有「正當理由」者，只要在經濟產業省令規定的期間內，仍可補繳年費及附加費。

上開法條有關「具有正當理由」之法律概念，根據平成23年法律第63號之修法意義，應解讀為：專利權人為了避免遲誤年費補繳期限，「已盡相當注意」仍無法避免遲誤發生時，始可謂「具有正當理由」。以下進一步檢討，原告為了避免遲誤補繳期限，是否「已盡相當注意」。

(一) 造成遲誤之事由

原告主張，其係將專利申請文件存卷於自宅，並於核准公告時，將專利證書與年費繳納期限日文件一併附在卷皮上，以此方式管理年費的繳納期限；其宅邸因東日本大震災而受損，爭專利權的卷宗則是在委由第三人整頓家園時遺失。

對此，法院認為：無證據足以確認上述事實。此外，從證據(如回復理由書)來看，原告已自認，於繳納期限前，原告會收到本案專利事務所送來的「年費繳納提醒通知」之文件，然後會支付該事務所服務費而委託繳納年費。由此一陳述反而可以得知，原告已委託本案專利事務所管理年費繳納期限。

(二) 本案專利事務所是否「已盡相當注意」

法院認為：從證據(如回復理由書)來看，本案專利事務所已自認，在本案第4年年費繳納期間內曾將原告及其公司所擁有智慧財產權整理而作成一覽表；本案專利事務所亦已自認，該一覽表中並未記載系爭專利權的資訊，故當時本案專利事務所並未掌握到系爭專利權的相關資訊。

惟，作為一個管理年費繳納期限的專利事務所，為了避免遲誤繳費期限致使專利權消滅，理應適切管理顧客所擁有專利權之年費繳費期限。然而，本案專利事務所卻對此有所怠惰，致使其未能掌握到系爭專利權的資訊，從而未將「年費繳納提醒通知」之文件提供給原告。

此外，本案專利事務所在製作上開智慧財產權一覽表的過程中，只要查閱專利資訊平台(J-PlatPat)，即能輕易察覺到系爭專利權的存在。因此，本案專利事務所在確認作業上有所懈怠而未能掌握系爭專利權之存在，此實難謂本案專利事務所為了避免遲誤補繳期限「已盡相當注意」。

(三) 原告是否「已盡相當注意」

原告主張，本案專利事務所的管理資料中缺漏系爭專利權的這筆資料一事，乃非原告所能預期。就此，法院特別指出，即便委託專利事務所管理年費及附加費的繳納期限，專利權人並未因此就能免除「應盡相當注意以避免遲誤期限」之義務。

事實上，原告乃系爭專利權之發明人，亦已繳納第1~3年年費。就算遺失系爭專利權的卷宗，原告只要查閱專利資訊平台(J-PlatPat)仍可得知系爭專利權之存在。因此，亦難謂原告為了避免遲誤補繳期限「已盡相當注意」。

(四) 法院的認定

基於上述理由，法院認為，就本案遲誤補繳期限而言，原告(專利權人)及本案專利事務所雙方皆未盡相當注意，故無法認可原告「具有正當理由」。據此，被告(特許廳)認定：「關於第4年年費及附加費，因遲誤補繳期限無正當理由」、「關於第5年年費及附加費，因第4年年費及附加費的補繳未獲認可，專利權視為已消滅」，從而作出「不予受理本案繳納書提出程序」之處分。前開處分之作成，在解釋與適用特許法第112條之2第1項上並無違法之處。

六、結論與啟示

由本判例可瞭解到，就專利權復權程序而言，不同於我國採用較寬鬆的「非因故意」要件，日本則是採用「已盡相當注意」要件來判斷「正當理由」的成立與否。尤其，日本東京地方法院在是否「已盡相當注意」的判斷上，更道出現今網路世代，專利案件之資訊透明度已日漸提高，不論是代理事務所或是原告皆可透過查閱專利資訊平台(J-PlatPat)，而輕易查知系爭專利之狀態並了解到各項期間。於是，對於專利資訊平台所載資料是否已進行確認，恐怕才是專利權人是否「已盡相當注意」的重要事實。因此，在年費繳納的管理上，適時確認專利資訊平台所提供之資訊，才是上策。

※ 註釋