一、 前言
方法專利，係指記載了多個步驟的方法請求項所對應的專利權。以涉及網路通訊之專利技術而言，完整執行該技術可能牽涉到用戶端、雲端伺服器、電信業者，甚至其他提供軟/硬體協助的第三方資源等等，這整體技術當中的多個步驟由單一角色執行或由多角色分工執行，而多角色如何分工，存在著多種可能性。
Akamai Technologies, Inc. and MIT v. Limelight Networks, Inc.案件(下稱Akamai案)即涉及方法專利中的多個步驟係由多人共同參與實施( divided infringement )之問題。繼美國聯邦最高法院受理 Limelight Networks, Inc. (下稱 Limelight )之上訴而於2014年6月2日作出廢棄聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)在2012年8月31日所作的全院聯席審理( en banc )的判決並發回重審後， CAFC 依循最高法院指示重新審視美國專利法第271(a)條的直接侵害問題，並於2015年8月13日再次以全院聯席作出判決。
Akamai案主要爭議在於：多人共同參與實施方法專利，就美國專利法之架構下能否成立直接侵害( direct infringement )？亦或能以誘引侵害( induced infringement ) 論之？本案自2012年 CAFC en banc 合併審理McKesson案、2014年最高法院受理Limelight上訴，乃至今日 CAFC en banc 重新審理之判決，皆沸沸揚揚引起科技業、專利及司法各界高度關注。本刊於2014年7月「論多人共同參與實施方法專利步驟之侵害問題─美國聯邦最高法院 Limelight v. Akamai 案介紹」一文(註1)中，就Akamai在地院對Limelight提起’703專利侵害訴訟、幾經波折直至最高法院2014年作出判決之過程及爭議，以及對於美國專利法第271(a)條直接侵害、第271(b)條間接侵害之法理，乃至直接侵害之單一實體原則皆有相當詳盡之分析及評述。本文擬針對今年 CAFC en banc 對 Akamai 案重新審理之判決進行接續報導，供方法專利權人以及科技相關業者作為參考。
二、 先前CAFC en banc及最高法院之見解(註2)
在了解本次 CAFC en banc 重新審理之判決前，本文首先針對先前 CAFC en banc 之判決，以及最高法院廢棄該判決之理由摘要整理如下。
先前 CAFC en banc 合併審理Limelight案及McKesson案，並以富爭議的6比5多數決議推翻CAFC合議庭「依單一實體(single party or single entity)原則判斷無直接侵害」的判決，捨棄了專利法第271(a)條的直接侵害判例法的途徑，改以第271(b)條間接侵害的誘引侵害理論，適用在案件現有事證上並作成被告成立誘引侵害的認定。該判決創造出一個誘引侵害在多人共同參與實施的態樣下如何成立侵害的新理論。其判決揭示，第271(b)條將侵害專利責任擴張至誘引人以建議、鼓勵或其他方式誘使他人從事侵害行為，本質上具備了誘引人與被誘引人等多人參與分工的特性，與本件爭議核心即多人共同參與實施方法專利相似。該判決亦表示，固然完全同意「誘引侵害必需以有直接侵害成立」的前提，但誘引侵害中的直接侵害並不限於需以單一實體來實現直接侵害。
最高法院受理Limelight之上訴，並在2014年6月全體一致決議廢棄了 CAFC en banc 的判決，其中理由主要如下：
(一) CAFC en banc 判決實際上違反「成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提」
最高法院明白表示 CAFC en banc 在前述判決中誤解了方法專利侵害的意義。方法專利請求項的要件為數個步驟所構成，在判例法下，除非所有的步驟都被執行，否則不會成立侵害。而專利係包含請求項中所有元件之整體，請求項中的一部分元件，分開觀之，並非專利權所授予之範圍。故專利請求項中所有的元件在定義專利發明的範圍上都被視為重要(material)，而專利權所涵蓋者乃請求項要件的整體組合。
基於上述方法專利侵害的意義，因此「成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提」之從屬理論一向是毫無疑問的，且在本案訴訟過程中無任一方對此爭執。
然而依 CAFC en banc 判決見解，可能會發生在無直接侵害或直接侵害人存在的情形下，仍可成立誘引侵害，被告必需對所誘使而並未構成侵害的行為負誘引侵害責任，如此無異實際上已違反了此一重要前提，法院要如何衡量專利權人的權利究竟有無被侵害？也就是說，依此理論，法院必需平行發展出兩套侵害法體系，一套用於直接侵害，另一套用於誘引侵害。
(二) 當國會希望讓誘引行為在不構成直接侵害下仍應負侵害責任時，國會很清楚知道該怎麼作(立法論)
最高法院同時指出，如同Deepsouth案與其後立法的第271(f)(1)條，1972年的Deepsouth案在當時與本案情況一樣，同屬無法可管而成為爭議。國會藉由立法而使專利權的行使擴張至「境外組裝行為」，該條文主要針對在美國境內供應專利發明的所有或重要部分的元件並誘引使該元件在美國境外進行組合，而該組合若是發生於美國境內則會構成侵害專利的情況，來規定幫助侵害應負侵害責任，相當於建立了專利屬地主義的例外。
當年在Deepsouth案中，最高法院並不認定有幫助侵害，理由是該機器未在美國境內組裝，故直接侵害從未發生過。類似的道理，在本案中，所有方法專利請求項步驟無法歸因於單一個人時，直接侵害就没有發生，Limelight自不需對未成立侵害的行為背後之誘引而負責。法院不該從解釋論上去創設一個無侵害行為的誘引侵害，特別是目前國會之立法並未擴張誘引侵害的範圍。
因此，最高法院將本案發回CAFC重審，並強調不論是否因為單一實體原則而使得第271(a)條適用變得狹隘， CAFC en banc 不應為了檢討單一實體原則適用結果不妥當而錯誤解釋與適用第271(b)條誘引侵害。
三、 CAFC en banc重新審理之判決(註3)
CAFC再次以全院聯席審理本案而在2015年8月13作出「被告雖未執行全部步驟但因為剩餘步驟由被告的客戶執行係可歸因於被告，因此成立直接侵害」之判決。全體法官無異議之理由如下：
(一) 美國專利法第271(a)條下的多人共同參與實施方法專利
當方法專利中的所有步驟係由單一實體執行或可歸因於單一實體，則發生第271(a)條下的直接侵害。CAFC en banc在這次判決中闡述所謂「美國專利法第271(a)條下的多人共同參與實施方法專利」—當有多於一的行為人涉及方法專利步驟的實施，法院必須判斷是否其中一者的行為可歸因於另一行為人，使得有一個單一實體須負起侵害責任。對此，CAFC在這次判決中明確指出在下述之兩組情況下，法院皆會判定為該實體應為其他人的執行方法專利中之步驟負責：其一、此實體「指導或控制其他人」執行；以及其二、這些行為人「構成一共同事業體(joint enterprise)」。
其中有關判斷「指導或控制其他人」，CAFC接著考慮轉承責任(vicarious liability)的一般性原則。以往，法院只有當一個行為人透過代理或合約關係而與另一人一起執行方法專利中的步驟，才認定該行為人需負起侵害責任。現在，CAFC做出結論：當一被控侵害者對於受專利保護之方法中的步驟執行的動作參與或利益獲取具有重要影響，且其建立了執行的方式或時間點，則同樣也會被判定為須負起第271(a)條下的侵害責任(註4)。
另一種情況是，當二個或更多的行為人「構成一共同事業體」，所有行為人皆可承擔其他人的行為，使得每一行為人對其他人執行的步驟負有責任。是否為共同事業體，須證明存在以下四個要件：
1. 群體中各成員表述或所默示的協議。
2. 該群體要實現的共同目標。
3. 在該等成員之間追求該目標之財務群體。
4. 對於事業體方向有相等的發言權利，其賦予相等的控制權。
CAFC en banc表示，專利法第271(a)條並非如先前所廢棄合議庭判決(註5)所述之僅限定於委託代理關係、契約安排以及共同事業體；相反地，要判斷直接侵害，應該是考量是否所有的方法步驟可歸因於一單一實體。上述判斷途徑相信是與第271(a)條之條文本身、法令上下文、其背後的立法目的以及我們先前的判例法更加地一致。
(二) 適用於本案之重要事證
本案所有細節無須在此判決書中再次重述，然而以下構成基本事證。
2006年，Akamai在美國麻州聯邦地方法院對Limelight提起專利侵害訴訟，聲稱Limelight侵害其數個專利，其中包括有關「用以在網際網路傳送內容的方法」的’703專利。兩造在庭審過程中皆同意： Limelight 雖執行了方法請求項中大部分步驟，但是由 Limelight 的客戶執行tagging步驟以及serving步驟。證據提供完畢後，地院法官對陪審團對進行指示：若 Limelight 指揮或控制其客戶的行為，則 Limelight 須為其客戶所執行 tagging 及 serving 步驟負有侵害責任。陪審團裁定Limelight侵害’703專利的請求項19-21及34。然而在CAFC作出Muniauction案判決後，地院同意Limelight以Muniauction案為由提出的JMOL而重新審理，依法律 (as a matter of law) 判決Limelight不須負侵害責任。
CAFC en banc 之重審推翻地院判決並維持陪審團之裁定。該陪審團聽取實質證據從而裁決 Limelight 指揮或控制其客戶對於其餘方法步驟的執行，使得所有方法步驟歸因於Limelight。特別是，Akamai提出了以下之證據來進行論證：(1) Limelight 以執行 tagging 及 serving 步驟做為其客戶使用其內容傳送網路的條件；(2) Limelight 建立其客戶執行的方式或時間點。
就第(1)點，陪審團聽取Limelight要求所有客戶簽署一標準契約之證據。該契約描述了當顧客要使用 Limelight 服務所應執行的步驟，包括如何 tagging 及 serving 。因此，實質證據指出Limelight以執行tagging及serving步驟做為其客戶使用其內容傳送網路的條件，或Limelight規定、決定了其客戶對於其服務的使用。
就第(2)點，一旦客戶與Limelight合作，Limelight會發出一封歡迎信件，內容告訴客戶 Limelight 雇用的技術帳戶管理員會引導他們進行實作。 Limelight 還提供逐一步驟指示、提供指導手冊，告訴客戶如何tagging內容；Limelight的工程師會協助安裝及執行確保品質的測試，以及排除客戶遭遇的技術問題。綜而言之， Limelight 的客戶並不是僅僅採用 Limelight 的指導而自行獨立運作，相反地， Limelight 建立了其客戶執行的方式或時間點，使得客戶可從執行這些方法步驟中獲得服務。
因此， CAFC en banc 在此作出結論，Akamai在庭審中提供的事證使陪審團可作出「Limelight指揮或控制其客戶執行方法請求項中剩餘步驟」的裁決；本案實質證據支持陪審團之裁決，方法請求項中所有步驟由Limelight執行或可歸因於Limelight，Limelight應負直接侵害責任。本案上訴所提及的其餘議題發回受理上訴的合議庭審理。
四、結論
諸如涉及網路通訊之電腦軟體以及醫學診斷治療等領域之方法專利，依據近年來美國各級法院判決趨勢，常有在訴訟過程中遭質疑不具專利適格性而判決專利無效之情事。不僅專利取得屢遭挑戰、有效性維持不易，即便獲准之專利有效，方法專利權人就侵害主張上也存在相當難度，包括方法請求項所描繪技術非具體物而舉證難度高，以及需證明存在單一行為人實施所有請求項所有步驟要件而構成專利法第271(a)條之直接侵害。又，即便依第271(b)條容許將侵害責任擴張到建議、鼓勵或其他方式誘使他人從事侵害行為的誘引人，且專利權人真正欲控告之對象確實為背後操控者或協助者，然而「成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提」之大原則絲毫無減主張侵害之難度。
雖理論上在方法專利申請之初應儘可能撰寫出「單一實體即可實施所有步驟」請求項以利主張權利，然而科技日新月異，就今日規劃由特定角色執行之技術，欲預測十年後本質相同之技術的運作模式變遷發展，恐怕需視技術領域及個案而論。即便在申請之初可料想方法步驟切分由不同角色執行，然而是否有必要窮盡列舉所有分工之排列組合、而由單一行為人執行之步驟能否被認可仍足以彰顯發明特徵，則又是另一涉及成本及審查時程之實務議題。
今日CAFC 以全院聯席就Akamai案重新審理作出之判決，針對美國專利法第271(a)條下的多人共同參與實施方法專利，在論述單一實體原則方面逐漸走向狹隘之際作出了較具彈性的教示，對於方法專利權人而言不啻為一劑強心針。當然，這不代表專利權人對於「所有步驟係由單一實體執行或可歸因於單一實體」之舉證責任或難度，以及專利申請人對於規劃請求項之原則有任何改變，專利權人及專利申請人對於每一程序仍應審慎為之。
相對地，此一較具彈性的直接侵害判斷途徑，對於在美國從事相關技術服務之業者而言則是產生了較大不確定性，即便規避了方法專利當中部分步驟的實作恐怕仍存在侵害專利之風險。亦即，例如在美國提供軟體服務之業者，除了避免執行受美國方法專利保護之全部方法步驟之外，尚應考量到其本身是否對於執行其餘步驟的第三人之動作參與或對於利益獲取具有重要影響、是否建立了執行方法，以及考量是否相當於與第三人構成共同事業體，不得不慎。