一、前言
在美國進行專利訴訟通常需要付出極為高昂的律師費，所以律師費也成為原告考慮為何及對誰提起訴訟，或被告衡量要選擇戰爭或和平時的因素之一。而高額的律師費是否能成功轉嫁至對造，甚至及於對造的律師，也值得探討。不久前一則新聞報導指出，智慧手機大廠宏達電在一件由專利授權公司Intellect Wireless, Inc.(下稱IW)於2012年對宏達電提告的美國專利訴訟中，由於IW主張的專利在審查過程為取得專利曾對美國專利局作出不實陳述，因此不只IW所提的專利訴訟被駁回，另外今年7月法院作出裁定IW及其委任的律師，另須支付宏達電該訴訟所產生的律師費用410萬美元(約1.3億台幣) (註1)。
本件專利訴訟部分涉及兩件專利US Patent Nos. 7,266,186及7,310,416，主要關於自一訊息中心透過無線網路將來電者的ID 資訊提供至手機，以及將來電者的ID 資訊顯示在手機螢幕上的技術。在地方法院及CAFC階段，兩件專利都被認定由於對美國專利局有不正行為(inequitable conduct)而不可執行(註2)，原因是專利發明人也是IW的負責人Daniel Henderson在申請過程為克服審查引用日期較早的前案，依美國專利法施行細則37 C.F.R. §1.131規定提交了一份關於先發明的宣誓書，宣稱所請發明已實際付諸實施(actually reduced to practice)且曾在某個會議中展示等等不實陳述。而法院認定該發明事實上根本從未被付諸實施。隨後宏達電對原告IW及原告訴訟律師(註3)提出律師費的請求，並於今年1月獲得法院裁准依專利法35 U.S.C. §285原告IW需賠償宏達電律師費，且依28 U.S.C. §1927原告訴訟律師亦需連帶負責(註4)，再於今年7月裁定金額為美金$4,090,030.53元(上合稱HTC律師費案)。
由於2014年4月美國聯邦最高法院作出了Octane與Highmark二案關於專利法第285條律師費的判決，以下會先作個簡單回顧。而28 U.S.C. §1927(或稱Section 1927)規定為何？除此之外美國還有那些重要關於律師費轉嫁(fee-shifting)或裁罰(sanction)的法源？本文將簡單介紹。最後以美國聯邦民事訴訟程序規則Rule 11規定延伸，探討美國專利律師的起訴前調查準備工作，以及對於律師費用較之美國微不足道的台灣，帶來有什麼樣的啟發。
二、美國專利訴訟案件的律師費轉嫁及相關裁罰的法源依據
HTC律師費案中，除了前述法院裁准的專利法第285條以及Section 1927外，針對原告律師的行為，宏達電尚且主張(但並未被法院准許)美國聯邦民事訴訟程序規則第11條(Rule 11, the Federal Rules of Civil Procedure，下稱Rule 11)，以及法院的固有權限(the court’s inherent power)來請求律師費，分別說明如下：
(一) 專利法第285條及聯邦最高法院Octane與Highmark案
美國專利法第285條規定的專利訴訟案件律師費轉嫁為，法院在例外的案件可准予合理律師費給勝訴的當事人(“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”)。傳統的美國法則(American rule)係要求訴訟當事人各自承擔包括律師費在內的訴訟費用，除非法律另有規定或當事人有不同約定。此乃相對於所謂的英國法則(English rule)係由敗訴一方支付勝訴一方律師費。在美國法則下，其實不論在聯邦法或各州法都不乏有勝訴方可以請求合理律師費的法律規定或判例法，專利法第285條即屬其一。該法始於1946年專利法修正訂定的35 U.S.C. §70，本來設計目的是為避免敗訴的侵權人會認為輸掉專利官司的代價不過是等同於付一筆專利權利金而已，然而立法者也同時明白表示並不想讓律師費的轉嫁成為專利訴訟的常態。於是之後在1952年專利法修正就加入要件「in exceptional cases」而移列為35 U.S.C. §285迄今(註5)。
在後述Octane判例以前，專利法第285條的適用主要以CAFC在Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int’l, Inc., 393 F. 3d 1378 (2005)中的見解為代表，認為成立exceptional的情況只有兩種可能：(一)關於訴訟事件有重大不當行為，例如被告故意侵害，或原告取得專利有詐欺或inequitable conduct(如HTC律師費案(註6))，訴訟上不當行為，濫訴或毫無根據的訴訟，及違反Rule 11等情。若無(一)的情事，針對原告專利權人若有(二)：當(1)主觀上提起訴訟係出於惡意；而且(2)客觀上該訴訟並無根據，二者主客觀要件都具備時亦可成立exceptional。至於所謂客觀上無根據(objectively baseless)則以「如此不合理到没有合理的訴訟當事人會相信可能成功(註7)」為條件。最後，Brooks Furniture案認為可以推定主張一被妥當核准的專利被侵害應是出於善意，所以要成立不正行為或論據案件確屬例外情況時自須證明到明白確信程度(clear and convincing evidence)。
上開嚴格標準果然使得律師費的請求成為例外中的例外，在日益增加的NPE訴訟以及修法改革要求聲浪的同時，美國聯邦最高法院適時於2014年8月29日就第285條作出Octane及Highmark二個判決(註8)。在Octane案中最高法院廢棄了前述CAFC在Brooks Furniture案的許多過於僵化的標準，而認為標準僵化會妨礙到專利法第285條所授予地方法院的裁量權。最高法院從解釋第285條文出發，認為法條極清楚的就地方法院准許專利訴訟律師費的裁量權就只有一個限制要件─該權限係保留給「exceptional」案件。最高法院說文解字，認為「exceptional」只不過是「uncommon，rare，not ordinary，unusual，special…」等等，進而認定所謂例外狀況只要是關於當事人訴訟立場的實質強度上，可以突出不同於其他人(考慮案件的法律及事實)，或該案件是以不合理的方式來進行訴訟。而地方法院可以自行依個案衡諸整體情狀，以認定一個案件是否為exceptional。另外，最高法院也否定了CAFC原來要求證明要到明確程度的見解，最高法院表示該院在其他律師費用轉嫁規定上並未設定如此高的證明門檻，且第285條本身也找不到任何可以正當化高證明標準的內涵，故就像其他民事訴訟或專利案件所採用的通常標準一般，採用優勢證據的標準即可。
至於最高法院在Highmark案則是處理CAFC對第285條案件審理對象的問題。傳統上，上訴法院對於法律問題(questions of law)的決定是重新審查(reviewable de novo)，對於事實問題(questions of fact)的決定則是審查明顯錯誤(reviewable for clear error)，至於裁量事項(matters of discretion)則採裁量濫用審查(reviewable for abuse of discretion) (註9)。在上述Octane案中，最高法院認為由於決定是否案件構成第285條的exceptional是屬於地院的裁量，因此上訴法院應只審理有無裁量濫用即可。
(二) Rule 11─美國聯邦民事訴訟程序規則第11條
另外一個重要的律師費主張裁罰依據為聯邦民事訴訟程序規則第11條，Rule 11條文頗長，由其標題Signing Pleadings, Motions, and Other Papers; Representations to the Court; Sanctions可略知規範對象係僅針對訴訟行為中提出簽名的訴狀、聲請狀及其他文書部分，對法院的聲明以及處罰規定。Rule 11條文要點為：(a)簽名─律師(或當事人未委任律師者，以下概稱律師)需在每一提出的書狀上簽名；(b)對法院的聲明─律師提出書狀係經過合理調查後保證以下事項：(1)提出並非為不當目的(如騷擾，導致不必要的延滯，或無益的增加訴訟成本)、(2)法律主張有其基礎、(3)事實主張現有或將有證據支持且(4)對事實主張之否認有證據支持或合理基於相信或缺乏資訊(註10)。(c)處罰─若違反Rule 11(b)，法院可以對律師或事務所課以適當的裁罰，由於Rule 11處罰的性質及主要目的在遏止(deter)相同或相類的情事發生，其中一個罰則選項是法院可以令違反規定者付給對造因違反本條而直接導致之律師費及其他費用(註11)。
Rule 11自1938年制定後雖然陸續有些修正，但皆未偏離原本制定初衷是要遏止輕率的(frivolous)訴訟，該規定成功使得律師在向法院提出書狀之前可以稍微停看聽一下多多調查。也正因Rule 11主要的目的在遏止而非補償，因此，若法院認定有Rule 11違反時，會衡量以適當的制裁手段而足以遏止該行為或類似行為的重覆為著眼(註12)。由條文可知，Rule 11的發動係由律師簽名向法院呈送書狀開始，因此Rule 11明白的只與提出書狀的不正行為有關。相較之下，以下所述的28 U.S.C. §1927或法院的固有權限打擊層面更廣，還及於其他的行為。但由於Rule 11顯然不以惡意為要件，且書狀包括起訴狀，所以Rule 11對專利律師在提起訴訟前的準備工作上扮演極為重要的角色，容後再述。
(三) Section 1927─聯邦法第28項中關於律師就過度成本的相關責任
其次亦屬重要的律師費裁罰依據為28 U.S.C. §1927，聯邦法第28項係有關司法機構與程序(Judiciary and Judicial Procedure)的規定，而Section 1927則規範了律師就過度成本的相關責任(Counsel’s liability for excessive costs)，主要規定律師若以不合理或濫訴的方式(unreasonably and vexatiously)來增加案件程序(multiplies the proceedings)，則法院可以要求其負擔因而超出的成本及合理的律師費(註13)。
Section 1927也存在已久，本來制定目的是避免重複或延宕訴訟程序，若是單一訴訟或程序即已足夠則不應刻意不當增加。本條在1980年修正如現行規定，明定可以包括律師費。Section 1927 是一個罰則規定，主要目的乃透過要求律師若違反本規定時處以因其訴訟不正行為而致的律師費或不必要的多餘負擔，來遏止不必要的訴訟延滯。因此本條明白的是以控制司法程序被濫用為其目的。本條與Rule 11裁罰係針對書狀提出有所不同，Section 1927較為廣義而與其他訴訟行為皆可能關聯，其構成要件只要：(1)律師的重複行為延宕程序，且(2)律師的行為係不合理且是濫訴。至於主觀上要有惡意或只是過失即已足夠法院實務則有不同看法，意見未趨一致(註14)。然而，由可以制裁的行為範疇或不正行為的態樣來看Section 1927是比Rule 11要廣得多。雖是個案判斷，但如同HTC律師費案一般，法院雖未認可Rule 11，但不妨礙Section 1927的成立(註15)。
(四) The Court’ s Inherent Power ─法院的固有權限
法院一般的固有權限是美國聯邦法院自19世紀以來即長期所支持者。該權限並非由特定法規所規範，而以藉由授予法院必要的控制或指揮權以管理其事項而達成案件的有秩序及快速的處置為其出發點。因此，基於固有權限的制裁，一般被認為是有必要保護使司法程序免於被濫用或阻礙，以確保法院命令的遵守，進而保全法院的權威及尊嚴。法院固有權限目的可能包括多種：遏止，補償以及處罰，但主要目的應是為了司法程序的改善(註16)。因此，法院固有權限制裁只能適用於惡意濫用訴訟程序的狀況，此不同於前述Section 1927(惡意與否法院見解不一)，也比不以惡意為要件的Rule 11來得嚴格。但在行為態樣上則可說比Rule 11或Section 1927來得廣，可說是無邊無際而包括所有可能的訴訟濫用，甚至法院外的不正行為亦有可能成立。但由於此一法院固有權限並無直接的立法控制，故法院通常會以較為嚴謹的裁量來行使。
三、由Rule 11看專利律師的訴前調查工作
前述Rule 11形塑了美國專利律師的訴前調查工作。提起專利訴訟當然在策略面上有些一般考慮事項：先瞭解並建立訴訟目標，進行成本(或風險)─效益(或報酬)的分析，要明瞭對手以及市場競爭環境，並預估實際訴訟成本或經費等。接下來基於Rule 11要求，具體而言，專利律師至少有以下起訴前的準備或確認事項(註17)：
(一) 解析專利，解釋專利範圍
原告律師(含專利師)必須解析專利，即閱讀專利說明書與申請專利範圍，以及相關檔案歷史(含申請、維護，甚至相關國內外專利家族)，與發明人會談，與專利技術領域技藝人士討論，以分析相關技術直到律師能夠充分了解發明技術。
依Rule 11，律師在向法院提出專利訴訟起訴狀前要先解釋相關所欲主張專利的申請專利範圍。在此律師要留意解釋時的立場，必須是在審視完相關資料後所提出的合理而非輕率的解釋，不能因客戶指示或要求而違背其專業或喪失獨立自主性
(二) 進行專利侵害的調查與分析
關於被控侵權產品的調查蒐證，律師在合理所允許的情況下，有必要親自查看或檢查侵權品。若無正當理由原告完全不去嘗試蒐證取得侵權品，美國法院是可能會認定有違反Rule 11(註18)，因為該律師「無法提出所指控直接侵害的任何事實基礎」且「並未進行充分的合理訴前查詢」。只有在特殊狀況時，包括實在無法取得侵權品或當時間急迫例如有起訴時效壓力時，律師方可能被免除此種訴前檢查義務。在檢視分析侵權品後，利用前述解釋專利範圍的結果，律師應該可以進行專利侵害分析，並作出有否侵害以及是文義侵害或均等侵害的判斷。
需再次強調的是，雖然律師要與其客戶緊密合作，且不排除向客戶徵求意見，但Rule 11所要求者乃律師獨立進行分析作業。
(三) 有效性分析
本件Intellectual Wireless, Inc. V. HTC Corp.乙案涉及美國舊專利法先發明主義案件所特有、需建立構思概念(Conception)及付諸實施(Reduction to Practice)的時點。當然美國專利法修正AIA的一個重大變革是將先發明主義接軌國際成為先申請主義，但對較老的專利，律師要留意二個發明有關的日期：(1)專利發明被構思出來的日期，以及(2)專利發明被constructively或實際(actually)付諸實施的日期。這二個日期攸關專利效力新穎性或進步性時得否作為適格前案證據時間點的問題，對被告而言尤其重要，因為此乃於訴訟發展中有效性抗辯的關鍵。其他的有效性分析如可能的前案檢索等，由於專利推定有效之故，或許在要求上不應比前列第(一)及(二)點來得多。
(四) Rule 11的考慮點
由於專利訴訟通常會涉及許多事實及法律爭執，所以基於Rule 11所要求的起訴前調查事項當然也不會少。除了前述專利的解釋、侵害及有效性外，律師也可能有些其他的事項要調查，包括原告有無起訴適格，是否當事人有專利授權，是否有主張專利不可執行的可能等(例如Intellectual Wireless, Inc. V. HTC Corp.案是於取得專利的過程對專利局有詐欺行為)。是故起訴前，律師必須進行合理且稱職的調查，且律師的主張必須不可以有由客觀的觀點來看，毫無根據的法律或事實。若是進行侵害分析時是基於一個輕率的專利範圍解釋，而該解釋明顯與所主張專利範圍，說明書及圖示相扞格，而無其他支持時，是有可能會導致Rule 11的裁罰。
最後，充分的訴前調查除了可以符合Rule 11的要求外，也可能隱涵可能避免其他律師費轉嫁機制或裁罰的可能性。例如包括Rule 11違反在內的不當行為，極可能可以成立專利法第285條中的exceptional。所以，律師進行充足的訴前調查，不只是為了符合Rule 11，也可降低被認定為有上揭285例外情況，或構成其他如Section 1927或法院固有權限裁罰的發生。
四、 結論
本文透過HTC律師費案簡單介紹美國專利訴訟案件的律師費轉嫁及相關制裁的法源。在我國，勝訴的一方可否向敗訴一方請求律師費？我國民事訴訟法只規定上訴第三審的案件必須委件律師為訴訟代理人(註19)，而律師費作為訴訟費用之一部，依法只有第三審的律師費勝訴當事人必然可以向敗訴當事人主張(註20)，實務上最高法院所核算專利訴訟第三審的律師費一件約只在新台幣3到6萬元左右。在此並非斷言第一、二審律師費完全無法取回，因為訴訟兩造可能在訴前、訴訟中的契約或和解等合意就會處理到，而若可以證明訴訟當事人係濫用訴訟程序等行為而符合民法侵權行為相關要件，並非絕對不可能加以求償。另民事訴訟法第249條第2、3項規定，基於防杜原告濫訴，保障被告之權益，並合理分配司法資源(註21)，亦針對原告在法律上顯無理由、法院得不經言詞辯論而逕以判決駁回的濫訴，規定得處以新台幣6萬元以下的罰鍰。然而，讀者可以清楚理解到，相關規定或實務，或者主張因難，或者金額不大，遏止原告濫訴的實效並不大(註22)。
當筆者在法院上碰到没有先作足功課的對造時，除了無奈以外內心難免浮現出美國Rule 11對律師訴前調查準備的要求或制裁的內容，當然台灣美國國情不同，律師收費更是天差地別，在此介紹美國Rule 11及相關律師費轉嫁或裁罰等規定的目的，除了作為專業律師永無止境的自我期許外，也藉此提供一般當事人選擇專利律師時的一個判斷高標準，最終的希望是我國專利權執行層面從參與者到裁判品質的改善，以及包括專利申請案在內的整體大環境與競爭力皆能有所提昇，與讀者諸君共勉之！