智慧財產專業團體

賴伶君、宋逸婷

一、前言

商標共存係指不同的企業體使用相同或近似的商標於同一或類似商品或服務，而對彼此的商業活動又不造成妨礙之商標並行使用的情形。(註1)這是經濟發展的產物，許多廠商基於經營的需求和自身利益的考慮，往往會同意另一廠商註冊與自己商標近似的商標。

當事人之商標共存合意通常以「商標共存協議」或/與「同意書」呈現。前者依照國際商標協會之定義，係指兩個或兩個以上的權利主體，就不會引起混淆之商標可以共存，所進行的一種協議。(註2)這是當事人透過各自商標使用方式、產品市場及使用地域的劃分，以解決商標爭議的一種方式，目的在預先避免可能之混淆與侵權訴訟。有時雙方並未就商標使用方式、使用地域與商品項目作明確劃分，僅由在先權利人出具同意書，對在後申請人的申請註冊表示允許。

中國大陸雖無明文肯認商標共存協議或同意書可納入註冊審查依據，然實務上迭有採認之案例，本文嘗試從官方文件與法院判決分析目前商標實務上對共存協議所持態度，供讀者參考。

二、中國大陸商標實務上接受商標共存協議或同意書的情況

中國商標法第30條規定：申請註冊的商標，同他人在同一種或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。對於申請商標違反此規定被商標局駁回後，申請人在駁回復審程序中與在先商標所有人簽訂共存協議或取得同意申請註冊，並據以請求核准申請商標時，應否核准，在中國商標實務上，曾經是一個難題。

(一) 接受商標共存協議（或同意書）之前提

對於商標共存協議（或同意書）的效力，主要有3個觀點，第一種認為，商標權為民事權益，申請商標與引證商標間是否存在衝突，屬於民事糾紛，應當允許當事人自由處分相關權益，若當事人達成商標共存協議，即應承認其效力，准許在後商標註冊；第二種認為，商標權雖是私權，但商標確權案件(註3)具有極強公益色彩，為維護商標區分商品產源的基本功能，當商標共存協議有致消費者混淆從而損害社會公益時，不應當認可商標共存協議的效力；第三種認為，商標共存協議可作為是否導致相關消費者混淆的考量因素之一。(註4)

中國大陸商標實務普遍認為，是否採信商標共存協議（或同意書），必須在不違背商標法第30條規定的立法目的和基本原則的前提下思考，由商標法基本原理可知，此規定的立法目的不僅在保護在先的註冊商標與初步審定商標，更在避免相關消費者產生混淆，只要申請商標與引證商標共存可能導致相關消費者混淆，儘管在先商標權利人表示容忍，亦應禁止註冊。亦即，共存協議（或同意書）不能突破商標法第30條的規定，僅能做為申請商標是否屬於該條規定情形的考量因素之一，若是商品相同或類似而且商標相同或近似程度較高，非常容易導致消費者產生混淆誤認，縱有商標共存協議（或取得申請註冊之同意），亦不應當准許申請商標註冊。(註5)

(二) 可能接受商標共存協議（或同意書）的行政機關與法院
 

1. 商標局

中國大陸沒有法條與司法解釋明文支持商標共存協議，然而，從法條當中可以推斷整體法制並未對商標共存大門緊閉，如商標法實施條例第19條有規定：兩個或者兩個以上的申請人，在同一種商品或者類似商品上，分別以相同或者近似的商標在同一天申請註冊的，各申請人應當自收到商標局通知之日起30日內提交其申請註冊前在先使用該商標的證據。同日使用或者均未使用的，各申請人可以自收到商標局通知之日起30日自行協商，並將書面協議報送商標局。由此可見，當兩商標申請人同日申請註冊且所能證明使用之日也相同，或者兩者均未使用商標時，若達成協議，商標局是有可能核准初審公告的。這種情況下，雙方達成的協議有可能是商標共存協議(註6)，然而，目前為止，商標局在商標申請註冊審查階段就商標法第30、31條之適用，似乎傾向不考慮當事人出具的商標共存協議。
 

2. 商標評審委員會

商標評審委員會在2005年以前對同意書或共存協議一概不予採納，隨著商標評審規則於2005年修改，考量到該規則第8條(註7)當事人處分主義的精神，商評委的態度開始轉變，2007年10月第24次商評委委務會上，對駁回復審案件中的「共存協議」問題形成了較為明確的結論：「申請人與引證商標所有人簽訂共存協議，表明雙方在實際使用商標時不會互相"搭車"，並且可以推定其具有相互區分的善意。因此，對當事人的共存協議完全不予考慮，不盡合理。但是，保護消費者利益是商標法第28條(現已改列於第30條)立法目的之一，也是我國商標法的立法宗旨之一，故在決定是否允許共存時，還應考慮雙方商標整體上是否能夠為消費者區分，共存是否容易造成消費者混淆。為此，需要綜合考慮下列兩方面因素：一是雙方商標使用商品的類似程度、雙方商標的近似程度；二是雙方商標的知名度。」(註8)
 

3. 法院

中國大陸司法實務上，北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院均已有接受的案例，由該些司法判決可知，法院在下列情況，可能會選擇考量當事人共存協議或同意書之效力，據以為認定雙方商標不會有造成消費者混淆誤認之虞之因素之一，而核准駁回復審訴訟案件當中的在後商標註冊(註9)：

(1)	商標近似程度不高，從整體上看具有一定的區分度，例如兩個單詞中有一個單詞不同，排列方式也有差異的狀況。(註10)
(2)	商標近似程度高(例如中文部分相同或者外文部分相同)，但整體具有一定之區別，且雙方當事人為關聯企業，具有利益的一致性。(註11)
(3)	雙方於共存協議中確認在中國大陸經營領域與核心業務不同，在相關公眾中不會引起任何混淆。(註12)
(4)	共存協議明確約定雙方使用各自商標的範圍、地域，足以排除消費者產生混淆。(註13)

由上可知，商評委與法院對當事人出具的商標共存協議或同意書，審查標準逐漸放寬(註14)，在共存協議或同意書真實可信、無損公共利益的情形下，審查員或法官應當弱化自己基於經驗和假設上所為的混淆之虞的判斷，尊重利害關係人對市場的判斷。

三、簽署商標共存協議或同意書時所應注意事項

上述任一種情況下，當商標申請人提起訴訟爭取初步審定時，出具商標共存協議或同意書，表示在先權利人與申請人之間的私權衝突已經消除，除非有充分證據證明所簽署的共存協議或同意書會損害消費者利益，才需將在先權利人對其權利的處分予以否定（即否定共存協議或同意書需納入考量)，否則共存協議或同意書具有被認可之機會。此外，尚需留意，必須是取得正確的權利人同意(註15)，出於其真實意思表示(註16)，同意其於中國大陸進行使用與申請註冊。

雖然當事人在協議中彼此確認實際業務地域沒有重疊，或者協議內容明定商品使用範圍與商標使用地域，通常會被列為不會引致混淆之有利因素，看起來擬訂協議似乎不難，然而，事實上往往很難預見雙方當事人的業務將來會如何發展，因此，共存協議的設計必須努力預見未來雙方的使用情況。另外，有建議稱應適當引入共存協議的退場機制，例如，一旦一方當事人通過自身努力，逐漸擴大品牌影響力，此時為防止另一方當事人免費搭便車，應該同時設置一個退出條款，設下重新商定協議的標準，亦即當一品牌影響擴展至何種程度時，雙方的共存協議應重新商定。例如簽署協議時雙方皆為一般註冊商標，但後來其中一方被行政部門認定為馳名商標時，或者通過使用在社會上發生熱議且持續較長時間時，情況發生了實質改變，理應重新簽訂協議。(註17)

四、 結論

並非所有相同或近似商標的所有人都可隨心所欲地相互簽訂共存協議，而置消費者的利益於不顧。採納同意書或共存協議僅是作為商標是否有致相關消費者混淆之虞的考量因素之一，並非降低核准註冊的門檻，也不是推翻所有的傳統理論，換言之，在商標能否核准註冊之考慮當中，公共利益仍為黃金準則。當在中國大陸申請商標註冊，遭到商標局引證他人在先商標駁回時，若可取得在先申請人或者在先權利人之同意，雙方達成的協議亦不致損害公共利益，在評審階段與訴訟階段應有機會獲得核准。

 

※ 註釋

1.	Tamara Nanayakkara，IP and Business：Trademark Coexistence，WIPO Magazine，2006，http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html，最後瀏覽日期2015年4月10日。
2.	張郁齡，《從歐美法製論商標共存現象》， 頁38，智財財產權月刊第196期，註釋14。
3.	一般而言，是對商標駁回復審、不予註冊復審、撤銷復審和無效宣告的總稱。
4.	石必勝，《商標共存協議只作為適用商標法第二十八條考量因素—評析項目管理協會有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會商標申請駁回復審行政案》，http://www.ciplawyer.hk/article.asp?articleid=10971，最後瀏覽日期2015年3月17日。
5.	縱使先權利人以共存協議明確表示容忍，但因商標近似程度高，又指定使用於同一與類似商品，極容易令消費者產生混淆，最終仍未能共存，請參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字1477號行政判決書。
6.	陳婭倩，《共存協議框架下的商標共存機制》，中華商標2012年第4期。
7.	現改列為第8條第1款：在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在顧及社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行以書面形式達成和解，商標評審委員會也可以進行調解。
8.	亓蕾，《同意書影響近似商標可註冊性的審查判斷》，中華商標，2013年5月。
9.	異議、無效宣告、侵權的訴訟，雙方商標申請人若同意商標共存，係採和解、撤回異議/無效宣告/訴訟方式，並非提出共存協議供商標局/商評委/法院據以判定無混淆誤認之虞。
10.	趙楠，《如何確認商標共存協議的地位》，http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2014-06/13/content_42816.htm?div=-1#，最後瀏覽日期2015年3月17日。及註4一文。
11.	北京市高級人民法院於(2014)高行終字第1175號行政判決書指出，申請商標「華潤萬家vanguard及圖(指定顏色)」和引證商標「華潤萬家(指定顏色)」均包含了文字「華潤萬家」，但後者僅為純文字商標，前者還包含有英文及圖形部分，兩者具有一定的區別，商標案件應遵循個案審查原則，在考慮同意書對審理結果的影響時，既要考慮兩商標本身的近似性，也要考慮兩商標權利人之間的關係，同時還要考慮是否會對消費者利益造成損害。以上因素在不同案件中均有不同的體現，得出的結論也有所不同。引證商標所有人之同意，體現了對自己商標權的處分，且雙方當事人為關係企業，具有利益的一致性，在無證據表明同意書會對消費者利益造成損害的情況下，應當予以尊重。綜合上述因素，兩商標共存於相同或類似商品上，並不違反商標法第28條之規定(現已改列為第30條)；北京市高級人民法院於(2014)高行(知)終字第2290號行政判決書中指出，申請商標復審商品與引證商標指定商品為同一種或者類似商品，申請商標為「HALO及圖」，引證商標為「HALO」，其中的「HALO」表現形式基本相同，因此構成近似商標標誌，在引證商標所有人（榮光公司）出具同意書，且現有證據能夠證明雙方當事人（光環公司、榮光公司）係關聯公司的情況下，一方面光環公司處分自己商標權利的行為應當予以尊重，另一方面兩商標所標示商品的來源確實有關聯關係，相關公眾也不會產生混淆誤認。
12.	《如何判斷商標註冊同意書的效力》，中國知識產權網，http://www.cnipr.com/sfsj/pljx/201412/t20141225_185391.htm?COLLCC= 300721503&，最後瀏覽日期2015年3月17日。
13.	北京市高級人民法院於(2014)高行(知)終字第2561號行政判決書中指出：本案中，鑒於呈祥公司已提交其與引證商標所有人簽屬的共存協議，該協議中引證商標所有人明確允許使用在「日間托兒所(看孩子)」服務上的申請商標與使用在「幼兒園」服務的引證商標共存，並對雙方使用各自商標的範圍、地域進行了明確約定，可以排除消費者產生混淆的可能性；在申請商標（STELUX）標誌與引證商標（STELLUX）標誌近似程度較高，但申請商標為申請人的企業字號且使用時間遠早於引證商標申請，雙方當事人均對其商標指定使用商品的範圍做出明確界定，引證商標主要使用在珠寶飾品等類似商品上，申請商標主要使用在鐘錶等類似商品上，在此情況下，雙方商標可以在市場上予以區分，再無證據表明該同意書會對消費者利益造成損害的情況下，應當予以尊重，請參見李燕蓉著，《共存協議對商標授權確權的影響》，商標法律網，http://www.shangbiaofalv.org/article.php?t=jdal，最後瀏覽日期2015年4月13日。
14.	惟商標局雖有商標法31條條文所隱含的採認空間，卻仍傾向嚴格遵守法條適用要件。
15.	北京市第一中級人民法院於(2014)一中知行初字第2543號行政判決書指出：本案中，雖然普蘭西公司提交商標共存協議，用以證明引證商標權利人同意申請商標在中國領域內進行使用與申請註冊，但現有證據不能證明商標共存協議所載的Ryohei IWAMI有權代表引證商標的權利人大發工業株式會社，因此，普蘭西公司的該項訴訟主張缺乏事實與法律依據，本院不予支持；北京市高級人民法院於(2014)高行(知)終字第3767號行政判決書中指出：鑒於MIP公司並無證據證明其與引證商標現權利人已達成共存協議，MIP公司關於已經與引證商標所有人的前身曾有共存協議，故申請商標應被初步審定公告的上訴主張不能成立，本院不予支持。
16.	同註8。一般而言，若經過公認證手續，通常可以認定是引證商標權利人的真實意思表示。
17.	同註6。