壹、 前言
美國專利法35 U.S.C. §271 (a)（下稱 §271 (a)）規定:「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。」(註1)然而，有鑒於現今商品製造的細緻化、分工化，許多商品業者可能基於製造成本考量，或甚而仰賴外國代工廠的精密製程、絕佳良率，而將其商品之各部零件委由國外代工業者協助生產製造後，始將該等零件輸回該業者所在地組裝而販售；因此，亦衍生出一涉及物品專利的商品，於境外生產製造其主要零件或部分零件，並於境外組裝或於輸入境內組裝等行為，是否構成§271 (a)之侵害專利權態樣，以及前述爭議所涉及的管轄權爭議等問題，關於此類探討，美國司法實務已作出許多相關判決，本刊亦有數篇文章論及，例如「由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用」(註2)、「美國專利法第271(f)條與方法專利之適用問題簡述」(註3)，及「論專利之使用侵權責任」(註4)等文。因此，筆者對於物品（含系統）專利於境外實施之效力即不再贅述。
惟近年來，由於智慧型手機的普遍化，相關應用程式所提供的各式服務亦隨之蓬勃發展，鑒於應用程式所帶來的龐大商機，除透過既有的著作權對其程式碼進行保護外，各軟體開發業者為保護其程式所揭露的相應構想，亦紛紛對其應用程式申請專利，而欲對軟體程式之構思源頭—「演算法（algorithm）」進行專利上之保護即非「方法專利」莫屬。然而，在方法專利之使用侵權型態上，亦面臨如前開物品專利跨國分工製造、組裝等侵權與否問題，亦即軟體開發業者與世界各國合作夥伴相互分享資源、分工合作之模式，是否發生侵害一於某國家取得方法專利權之爭議，例如Google公司於2013年12月底在台灣（彰化縣彰濱工業區）正式啟用的資料伺服中心，即考量台灣的能源及人力成本、資訊傳輸效率等因素而將其提供亞太區的資訊搜尋服務資料庫建置於台灣，因此，當一台灣使用者連結Google的搜尋網頁進行關鍵字查詢時，即可能發生Google搜尋引擎對其鍵入關鍵字的解析與判讀係產生於海外的運算伺服器，但所獲尋而呈現的檢索資料可能是由建置於台灣的資料伺服中心所提供，如此一來，倘一台灣的方法專利權人指控Google公司之搜尋引擎技術係侵害其專利時，恐面臨「當一方法專利之部分步驟係執行於境外時，究生方法專利之使用侵權與否爭議」。就筆者目前所知，類此問題於我國司法實務上似未有指標性的一致見解，因此，以下將針對美國司法實務之相關見解進行介紹，並分享目前在中華人民共和國（下稱中國）一則備受矚目且與本文所涉爭議相關之案例。
貳、 美國相關實務判決簡介
一、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.(註5)
NTP, Inc. （ 下稱NTP公司）係 US 5,436,960 、 US 5,625,670 、 US 5,819,172、 US 6,067,451 及 US 6,317,592 之專利權人，前述五項專利係與訊息傳輸相關之系統及方法專利。
NTP公司於2001年11月13日控告Research in Motion, Ltd. （ 下稱RIM公司）所開發之黑莓 （ BlackBerry ） 機所使用的電子訊息發射系統侵害其上開五項專利。於第一審維吉尼亞東區地方法院 （ United States District Court Eastern District of Virginia ）判決時，縱然RIM公司提出「其系統的傳送器或介面元件係設於加拿大，因此其系統並不符合 §271 (a) 條所規定之『在美國境內（ within the United States ）』製造或使用的要求。」之其實施行為係處於美國專利法的地域管轄範圍外之答辯，惟該地方法院仍認定RIM公司敗訴而成立專利之故意侵權責任，應給付NTP公司逾5,300萬美元之損害賠償金，並對RIM公司下達永久禁制令。
RIM公司不服地方法院之判決，轉而向美國聯邦巡迴上訴法院 （ United States Court of Appeals for the Federal Circuit ，下稱CAFC） 提起上訴，並延續採取其在地方法院所持之「其實施行為係處於美國專利法的地域管轄範圍外」答辯為其防禦主軸，對此，CAFC即針對RIM公司之黑莓機是否侵害其系統及方法專利為個別分析、論述，並就 §271 (a) 之規範於系統、方法之部分境外使用情形為以下不同之見解：
關於NTP公司之前述系統專利：CAFC認定黑莓機之消費者在美國已構成專利「使用」行為，因為美國黑莓機的使用者透過控制其手持裝置實際傳送和接收了訊息資料，該通訊系統整體使用行為發生於美國，消費者並獲得最終利益，縱使消費者係自美國發出訊號，並藉由設置於加拿大之介面切換據點完成使用行為，也不影響美國消費者事實上使用之行為。
關於NTP公司之前述方法專利：CAFC則認為，對方法專利之使用必須包括在美國境內執行或運行專利請求項所載之每一步驟，既然涉案傳輸過程之其中一個步驟（使用介面切換器之步驟）是在加拿大運行，即不可能主張該傳輸步驟在美國境內構成方法專利侵權。
CAFC對於上開對於判定RIM公司是否侵害NTP公司的系統與方法專利得出相異結果為進一步說明：「對於方法專利限縮解釋為必須在美國境內實現專利請求項所載之每一步驟，其原因在於：物品專利有可得有形區分之具體構件，並將之集合而成為一整體，法院可得判斷主要實施部分為何，至於方法專利之各個步驟均為單一之連續行動或步驟，無從再予切割為一部分。」
二、Zoltek Corporation v. the United State(註6)
Zoltek Corporation （下稱Zoltek公司）是US 34,162美國專利（下稱162專利）的專利權人，該專利是關於一種碳纖維塗佈方法，由於製造F-22戰鬥機時所塗佈於機身表面的碳纖維即涉及162專利所揭露之技術，因此，Zeltek公司對美國政府主張專利侵權，雖然F-22戰鬥機是美國政府委由 Lockheed Martin Corporation （ 下稱Lockheed公司）所製造，且Lockheed公司在進行相關碳纖維塗佈之部分作業是發生在日本，但Zoltek公司基於 28 U.S.C. §1498 (a) （下稱 §1498 (a) ）規定而主張美國政府須負侵權損害賠償責任，該規定主要是針對美國政府在未獲授權或非依法情形下，在一專利被美國政府使用或製造，或為了美國政府而被使用或製造時，賦予該專利權人向美國聯邦索賠法院（ United States Court of Federal Claims ，下稱CFC）(註7)對美國政府提起賠償訴訟之請求權利。
由於該案尚涉及諸多美國司法制度之程序上爭點而纏訟多年，為集中本文焦點，故以下論述係經筆者簡化並側重於方法專利侵權相關面向所為之探討：
起初CFC的見解認為，§1498的規範於適用§271來判定直接侵權與否時，並未排除美國政府之主權豁免權（ Sovereign Immunity ）(註8)，因此§1498的適用範圍應當有所限縮；惟其後，CFC卻允許Zoltek公司基於美國憲法第五修正案 （ the Fifth Amendment ） 對美國政府提起一「徵用索賠 （ takings claim ）」(註9)請求；然而，前述Zoltek公司提起之徵用索賠於CAFC卻被駁回，其主要原因在於CAFC於審理此案期間，適逢其對 NTP v. RIM 案作出「除非方法專利之每一步驟皆於美國境內實施，否則即不符合的方法專利侵權之要件。」的定論，遂對其於§1498的適用認定上產生出一化學變化，認為因為162專利的部分步驟係於日本實施，導致此方法專利之使用侵權態樣已脫離§271及§1498的效力規範範圍外，故駁回Zoltek公司對美國政府提起之訴。
Zoltek不服，便改變其訴訟策略，轉而向喬治亞北區地方法院 （ United States District Court Northern District of Georgia ）對F-22的製造商Lockheed公司提告，CFC對此即以「中間上訴（ interlocutory appeal ）(註10)要求CAFC須重新思考其對§1498的詮釋，CAFC隨即以全院聯席（ en banc ）方式對§1498在適用上是否受 NTP v. RIM 案於§271 (a)所定調的見解拘束進行討論，最後經過其對於當初國會議員於訂定§1498時的立法精神、立法目的及相關判例於適用§1498的態度等多方面之探究，再比較 NTP v. RIM 案的案性後，於2012年3月14日對此中間上訴作成以下認定：重申關於 NTP v. RIM 案對於§271(a)於方法專利之使用侵權所為之見解係無庸置疑的，惟當同時涉及§1498時，即須考量§1498的立法意旨係為了單獨地將責任移轉至美國政府身上，並同時解除該等受美國政府委託實施、生產製造而與美國政府簽訂契約之廠商的責任，因此於適用§1498對美國政府主張侵權損賠責任時，應不受§271(a)之直接侵權的拘束，如此才符合§1498的初始立意。
因此，CAFC對於方法專利之使用侵權是否符合 §271 (a) 的判定，仍遵循 NTP v. RIM 案所奠定之標準：「因為一個程序方法只不過是包括一連串的動作，一個程序方法的使用必涉及實行或執行每一提及的步驟。此並不似於使用一個系統整體，其中元件係集合地而非單獨地被使用。因此我們認定一個程序方法只有在每個步驟皆執行於美國境內時，始符合美國專利法第271(a)條規定之使用侵權規範。」(註11)惟於追究美國政府之損害賠償責任而與§1498規定發生競合時，縱使所肇生方法專利之使用侵權情節屬部分步驟執行於境外，亦例外地不受 NTP v. RIM 案之見解拘束，仍得依§1498規定規定，逕對美國政府提起損害賠償之索賠請求。
參、 上海智臻網絡科技有限公司 v. Apple Inc.
一、案例簡介
上海智臻網絡科技有限公司（下稱智臻科技）於2004年8月13日於中國申請了一名稱為「一種聊天機器人系統」的發明專利（專利公告號為 CN100518070 C ，下稱070專利），並於2009年7月22日取得專利權，該發明專利共有13項請求項，包括系統及方法之請求項，其獨立項內容分別為第1項：「一种聊天机器人系统，至少包括：一个用户；和一个聊天机器人，该聊天机器人拥有一个具有人工智能和信息服务功能的人工智能服务器及其对应的数据库，该聊天机器人还拥有通讯模块，所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话，其特征在于，该聊天机器人还拥有查询服务器及其对应的数据库和游戏服务器，并且该聊天机器人设置有一个过滤器，以用来区分所述通讯模块接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言，并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器，该相应的服务器包括人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器。」與第9項：「一种使用如权利要求1至8中任一项所述的聊天机器人系统与机器人聊天的方法，其特征在于，包括如下步骤：用户找到联机的聊天机器人,并通过即时通讯平台发送对话语句, 即时通讯平台将该对话语句传送给与其相对应的通讯模块,通讯模块再将这种对话语句转送至过滤器，过滤器通过对该语句的判断后再转送至相应的服务器,该相应的服务器包括人工智能服务器、査询服务器或游戏服务器，该相应的服务器依据其相应的数据库对该对话进行答复后转通讯模 块发送给用户。」
Siri程式則是一款內建在AppleInc.（下稱蘋果公司）所開發之iOS系統中的人工智慧助理軟體。此軟體使用自然語言處理技術，使用者可以使用自然的對話與手機進行互動，完成搜尋資料、查詢天氣、設定手機日曆、設定鬧鈴等許多服務。Siri程式的初始版本為 2011年8月9日且首次內建於iPhone 4S中。
2012年6月21日智臻科技對蘋果公司向上海第一中級人民法院（下稱上海一中院）提起專利侵權訴訟，上海一中院於同年7月2日、8月2日分別進行第一次及第二次開庭，蘋果公司於其後即於同年11月19日向中國知識產權局（下稱國知局）提起專利無效宣告之請求（類似我國的舉發制度），國知局於同年12月3日於形式審查合格後即正式受理，其中歷經多次書面及口頭審理後，國知局於2013年9月3日作出070專利有效之21307號宣告，蘋果公司不服，遂向北京市第一中級人民法院（下稱北京一中院）提起行政訴訟，北京一中院於2014年2月27日成立五人合議庭(註12)審理此案，並於同年7月8日維持復/複審決定，蘋果公司當庭表示要上訴，2014年10月16日該案於北京市高級人民法院（下稱北京高院）進行行政訴訟二審之審理，且截至目前為止仍待第四次開庭而尚未宣判。
二、案例簡析
為本文之說明方便，假設北京高院仍維持070專利有效之決定，並於蘋果公司的Siri程式確實有執行070專利中的方法項第9項各步驟之假設前提下，解析Siri程式於實施070專利所揭露之方法步驟中，即不難發現以下之推論：
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Claim 9：一种使用如权利要求1至8中任一项所述的聊天机器人系统与机器人聊天的方法，其特征在于，包括如下步骤
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Siri程式可能之步驟執行地
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9-1
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用户找到联机的聊天机器人，
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本地使用者啟動/執行（本地）Siri程式。
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9-2
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并通过即时通讯平台发送对话语句，
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Siri程式內之（本地）即時通訊平台將本地使用者之語音訊息發送出。
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9-3
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即时通讯平台将该对话语句传送给与其相对应的通讯模块，
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（本地）即時通訊平台將本地使用者語音訊息傳送給相應的（本地）通訊模組。
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9-4
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通讯模块再将这种对话语句转送至过滤器，
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（本地）通訊模組再將該語音訊息轉送至（本地）語音過濾器。
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9-5
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过滤器通过对该语句的判断后再转送至相应的服务器，该相应的服务器包括人工智能服务器、査询服务器或游戏服务器，
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（本地）語音過濾器對該語音訊息進行判讀後再轉送至相應的伺服器，至於將轉送至何種伺服器，則依使用者語音訊息所下達之指令而各有不同，例如可能為左列之人工智慧伺服器、查詢伺服器或遊戲伺服器等，且此類伺服器又可能因使用者之指令需求而與「國內外」相應伺服器連結。
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9-6
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该相应的服务器依据其相应的数据库对该对话进行答复后转通讯模块发送给用户。
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該相應之「國內外」伺服器依據其相應的資料庫，從「國內外」將回應該語音訊息之答覆結果，透過（本地）通訊模組呈現/發送給本地使用者。
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由上表可知，在本文前述之假設前提下，蘋果公司在面對智臻科技的專利侵權控訴時，除進行一般專利訴訟中常見之是否落入文義、均等侵害及有效性攻防外，或可再思考以下兩個可能之防禦途徑：
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(一)
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其一可能為：
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Siri程式在執行070專利之步驟時，並非所有步驟皆由蘋果公司執行，其中部分步驟之行為主體則為Siri程式之使用者，故此時即可參考美國聯邦最高法院於Limelight v. Akamai一案所論及之多人共同參與實施方法專利步驟爭議來進行抗辯，關於此案之相關簡介及進一步析論，可參看本刊「論多人共同參與實施方法專利步驟之侵害問題─ 美國聯邦最高法院Limelight v. Akamai案介紹」(註13)一文。
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(二)
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另一則可為：
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Siri程式在執行070專利之步驟時，並非所有步驟皆必然於中國境內執行，亦即當部分步驟係於境外執行時，或可參考CAFC於NTP v. RIM一案所奠定之「方法專利所有步驟皆須於境內實施始成立方法專利之使用侵權」見解為有利之防禦抗辯。
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肆、 結論
關於專利之保護採取屬地主義多為世界各國（含我國）所遵奉，而在方法專利之保護上亦然；然而，現今網路所提供的資訊傳遞串聯力，似早已打破地域上之藩籬，因此，當一方法專利，特別是某些步驟涉及網路傳輸者，發生其中部分之步驟的執行係於境外時，勢必會對專利之保護是否仍固守屬地主義產生挑戰，如此情勢，應是當初立法者所始料未及。姑且不論「專利保護之屬地性」是否因此動搖，是否於未來將重新受檢視而修正，惟承前述可知，專利制度完善且先進的美國對於此議題，於目前仍採取「一個程序方法只有在每個步驟皆執行於境內時，始成立專利法之使用侵權」論調，此般見解或可供我國司法實務於日後面臨相類案件時參酌，有所依循。
※ 註釋：
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1.
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原文：(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
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2.
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詳見本刊第九卷四期，2007年4月出刊。
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3.
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詳見本刊第十一卷八期，2009年8 月出刊。
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4.
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詳見本刊第十五卷六期，2013年6月出刊。
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5.
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請見NTP v. RIM, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)
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6.
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Zoltek Corporation v. The United States, 672 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2012)
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7.
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此法院係成立於1855年，且歷經多次更名與改組，其所管轄者為—對基於美國憲法、聯邦制定法、聯邦法規、與美國政府訂立的契約而向美國政府提出的索賠請求或任何其他非基於侵權而產生的損害賠償請求具有初審管轄權。
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8.
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此起源於君主時代的「君主或國家不可能犯上法律上的過失，以及免於受到民事與刑事起訴。」概念，歷經演進而計有下列五說：「治外法權說、尊嚴說、國際禮讓說、互惠說、主權平等說」，因此，依美國法院最初見解，美國政府無須對Lockheed公司在日本侵權的行為受訴負責。
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9.
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徵用索賠的核心概念為：沒有任何一個私人財產於開放予公眾享用時未能得到合理補償。
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10.
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這是一種在下級審法院對整個案件作出終局裁判前產生的上訴，通常係針對決定案件之是非真相所必要的前提事項所提出，而非就案件爭議的問題具有直接決定性之事項。
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11.
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原文：because a process is nothing more than the sequence of actions of which it is comprised, the use of a process necessarily involves doing or performing each of the steps recited. This is unlike use of a system as a whole, in which the components are used collectively, not individually.
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12.
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依國知局2010年出版「專利審查指南」第4部分第1章第3節規定：「专利复审委员会合议审查的案件，应当由三或五人组成的合议组负责审查…对下列案件，应当组成五人合议组：(1)在国内或者国外有重大影响的案件。(2)涉及重要疑难法律问题的案件。(3)涉及重大经济利益的案件。」
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13.
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詳見本刊第本刊十六卷七期，2014年7月。
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