智慧財產專業團體

蕭翊展　律師

壹、 前言
　　我國實務對於著作中「角色」的著作權保護著墨並不多，若角色是以圖片或卡通方式呈現者，有主張以美術著作或圖形著作受保護，但若是單純以文字描述的故事角色，目前尚未出現有主張以該文字描述的角色單獨受著作權保護之案例(註1)。惟智慧財產局亦迭有數函釋隱晦的指出著作中的角色確有單獨受著作權法保護的可能(註2)。於 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd 一案中，原告即被上訴人 Leslie S. Klinger （下略稱為克林格）為確認英國小說家亞瑟‧柯南‧道爾（ Sir Author Conan  Doyle，下稱柯南道爾）於1923年前出版的福爾摩斯系列小說所描寫的「福爾摩斯（ Sherlock Holmes ）」與「華生醫生(Dr. John H. Watson )」等角色已落入公共領域而不再受著作權法保護，對 Conan Doyle Estate , Ltd (下稱柯南道爾遺產公司)提起確認之訴，後經柯南道爾遺產公司上訴到美國聯邦第七巡迴上訴法院，法院對故事角色之著作權保護之要件及保護期間有深入且饒富趣味的討論，爰簡要介紹如下。

貳、 背景事實

　　柯南道爾（1859~1930）是英國極富盛名的小說家，其創作一系列以偵探福爾摩斯與華生醫生為主角的偵探小說使擠身偵探小說創作者中最重要的作家之一。自1887年開始，柯南‧道爾陸陸續續創作了以偵探福爾摩斯及華生醫生為主角的著作共計四部小說及五十六部短篇 ，其中最後十部著作係於1923年至1927年間出版，因為美國1998年的著作權期間延長法案（Copyright Term Extension Act）之故(註3)，柯南道爾的最後十部著作至今仍受著作權法的保護，直到2018年至2022年為止，至於其餘著作，則已超越著作權保護期限而進入公共領域，柯南道爾的著作權現由其家人所設立之柯南道爾遺產公司所有。

　　克林格為美國當代之懸疑、驚悚小說作家，著有相當數量的小說，其中包含二十四本書與為數眾多關於福爾摩斯與柯南‧道爾之文章。克林格與其他共同作者受到柯南 ‧ 道爾著作的啟發 ，於2011年出版自行創作的短篇故事「 A Study in Sherlock： Stories Inspired by the Sherlock Holmes Canon 」一書，於出版此書之際，柯南道爾遺產公司聯絡出版商Random House，介入了此著作的出版事宜，並向 Random House 表示其應該向柯南道爾遺產公司取得使用福爾摩斯與華生醫生角色的著作權授權才能出版此著作，雖然克林格與其他共同作者並不認為這樣的主張是合理的，出版商 Random House 仍然與柯南‧道爾遺產公司達成著作權授權協議後始出版此書。

　　而後克林格等人計畫由另一出版商 Pegasus Books 推出 A Study in Sherlock 的續集「 In the Company of Sherlock Holmes 」，雖然這本書在商談出版事宜的階段時根本尚未完成，但出版社已能預期這本書將會造成轟動並即刻答應出版。然而，柯南道爾遺產公司得知了這個訊息後，作了與先前相同的事─威脅出版商Pegasus Books應取得著作授權始能出版。雖然柯南道爾遺產公司並未威脅Pegasus Books其有提起著作權侵權訴訟的可能，但卻向其表示「如果你未取得授權即出版，別想將這本書放在Amazon、Barnes & Noble這些通路上販賣，因為柯南道爾遺產公司與這些通路商合作，例行性的清查未經授權的福爾摩斯相關著作，我們將毫不遲疑的掃除（weed out）你們的出版物」。出版商Pegasus Books因擔心潛在的訴訟而屈服於柯南道爾遺產公司，並向克林格等人表示，除非克林格等人能取得柯南道爾遺產公司的授權，否則Pegasus Books將不會出版「In the Company of Sherlock Holmes」。

　　因為克林格頑強的堅持其無須就利用福爾摩斯及華生醫生等故事角色而向柯南道爾遺產公司取得授權，但為了要出版In the Company of Sherlock Holmes，克林格只好於北伊利諾州東區地方法院向柯南道爾遺產公司提起確認之訴，主張：

(一) 柯南道爾於1923年之前出版的著作已超越著作權法之保護期限而進入公共領域，任何人能任意使用該著作內的角色、對話、故事設定等故事元素（story elements）。

(二) 柯南道爾於1923年之後出版的著作只是說明發生在福爾摩斯及華生醫生的「事件（events）」因此並未構成新的值得受著作權法保護之內容（incremental expression susceptible to copyright）。

　　克林格於2013年2月14日向北伊利諾州東區地方法院（United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division）提起前開訴訟，因柯南道爾遺產公司未能於時限內進行答辯，北伊利諾州東區地方法院於同年6月15日准許克林格聲請即決判決（summary judgment）或一造辯論判決（default judgment）；同年7月29日克林格主張系爭案件已無任何事實上之爭議(註4)，故依據聯邦民事訴訟規則第56條聲請即決判決。

參、一審判決

一、 原告得否提起確認之訴？

　　於克林格聲請即決判決後，柯南道爾遺產公司抗辯克林格並未面臨後續可能發生訴訟的情況，是故當事人雙方之間並不存在真正的爭議（actual controversy），克林格不得提起確認之訴;反之，克林格則主張科南道爾遺產公司威脅出版商要依電子千禧年著作權法取締在網路通路所販售未經授權的著作即已構成真正的爭議。

　　北伊利諾州東區地方法院引用判例(註5)認定，「真正的爭議」此一要件並未要求起訴之一方於面臨訴訟的情況時始該當。於本案，確認訴訟之結果將影響原告是否得使用柯南道爾的著作為衍生創作，且雙方有明顯的法定權益的衝突（一方主張使用不受著作權法保護的著作，他方主張系爭著作仍受著作權法保護），是故福爾摩斯小說故事角色的著作權狀態將影響原告得否順利出版「In the Company of Sherlock Holmes」，雙方存在真正的爭議。

　　柯南道爾遺產公司退步主張，縱使前述真正的爭議確實存在，克林格僅係確認「柯南道爾的著作是否能為公眾自由利用」而非主張其欲出版「In the Company of Sherlock Holmes」的權利將受影響，是故法院無法透過確認判決解決雙方當事人的爭議，法院不應該受理此一訴訟；克林格則抗辯其欲透過此訴確認福爾摩斯系列著作權狀態，使公眾「及其自身」，均能自由利用該著作而無須獲得授權。

　　法院最終認定若能透過確認福爾摩斯此故事角色的著作權狀態，將能避免本訴當事人於未來的一連串著作權侵權爭訟，法院當有權力受理本訴。

二、 1923年之前出版福爾摩斯著作的故事元素（Story Elements）是否受著作權法保護？

　　克林格主張柯南道爾於1923年之前出版的福爾摩斯著作均已因超過著作權法的保護期限而進入公共領域，任何人均能自由的使用；柯南道爾遺產公司則主張福爾摩斯與華生醫生等人物是作者透過全部的福爾摩斯著作，逐步的持續描繪、塑造完成，應將之視為一個連續發展的角色，且因柯南道爾於1923年後出版的十本福爾摩斯著作尚未超越著作權的保護期限，此一著作權的保護範圍應及於對福爾摩斯、華生醫生及其他故事元素的保護，是故這些著作都沒有進入公共領域。

　　法院引用第二巡迴法院的指標性判決Silverman v. CBS, Inc. (註6)(註7)的論理過程於此案，認定本案所涉及的福爾摩斯著作將因超過著作權保護期限而進入公共領域，然尚於著作權保護期限內的著作，著作權法的保護範圍也僅及於新增加新的創作（increments of expression），換言之，著作權法對原著「故事角色」的保護起間並不會因作者於續集增添新元素而更新起算。

　　柯南道爾遺產公司抗辯如此的判決與判例將把福爾摩斯此一角色分解為「公共領域版本」及「受著作權法保護的版本」，顯然並不合理。此外，Silverman判例所論及之故事角色是關於平面角色（flat character）而非如同本案福爾摩斯及華生醫生是一較為複雜的立體角色（complex, three-dimensional character），是故該判例無法適用於本案。柯南道爾遺產公司此一「極為特別」的主張，因無法提出區分平面/立體角色的明確標準，亦未能舉出判例支持其主張，且顯然與過往的判例(註8)相悖，並未為法院所採納，且北伊利諾州東區地方法院指出若真採納此一見解將不當的延長福爾摩斯與華生醫生受著作權法保護的期限而與著作權法的目的相悖(註9)，是1923年之前出版福爾摩斯著作之故事元素已進入公共領域。

三、 1923之後出版福爾摩斯著作的故事元素是否受著作權法保護？

　　因訴訟當事人雙方均同意部分福爾摩斯著作的故事元素是首次出現在1923年後出版的福爾摩斯著作，是故法院仍需審視該故事元素是否受著作權法之保護。

　　克林格主張：

(一) 華生醫生的第二任妻子首次出現是在1924年出版的「顯貴的主顧」（The Illustrious Client）；

(二) 華生醫生的運動員身份首次被揭露是在1924年出版的薩塞克斯吸血鬼（Sussex Vampire）；

(三) 首次提及福爾摩斯退休則是在1926年出版的短篇故事獅鬃毛(The Lion’s Mane)，

　　這些新增添的故事元素都僅是「事件(events)」而非對於華生醫生或福爾摩斯的角色描繪，因此無法使這些人物的形象更加完整（complete）因此不受著作權法的保護。反之，柯南道爾遺產公司則堅持這些著作應受著作權法的保護。

　　法院並未隨當事人的上開爭辯起舞(亦即未以該故事的內容「是否使角色之形象更為完整」作為判斷是否受著作權法保護的基準)，反之，將柯南道爾於1923年後出版的十本著作視為「衍生著作」，並依先前判例所提出的基準，觀察該衍生著作「是否有新增創作內容（increments of expression）」(註10)，若肯定，該著作始受著作權法之保護(註11)。

　　就法院如此的認定，柯南道爾遺產公司主張柯南道爾透過此一系列福爾摩斯小說創造了完整的人物角色，因此沒有單一一部柯南道爾的著作是另一部著作的衍生著作，是故不應適用上開檢驗法則判斷是否受著作權法保護。

　　然而法院認為福爾摩斯小說是利用既已存在的創作（pre-existing work）所為的一系列創作，因此除了第一部福爾摩斯小說之外，均應被認定為衍生著作，有上開檢驗法則的適用。適用上開檢驗法則後，法院認定，既然華生醫生的第二任妻子、華生醫生的運動員背景及福爾摩斯退休都是於1923年之後推出的著作才首次出現，應有新增創作內容而達最低程度以上的創作性，故應受著作權法保護。

　　克林格雖然極力爭辯，主張柯南道爾於1923年之後新增的故事元素都僅是事件，因著作權法不保護「概念、情節、戲劇場面及事件」，該些著作元素不受著作權法保護。然而法院認定本案於克林格所主張的判例並不相符，且柯南道爾於1923年後出版的著作確有角色、角色特徵及故事情節的新增，因此該著作受著作權法的保護。

　　綜上，北伊利諾州東區地方法院作出即決判決，認定柯南道爾於1923年之前出版的福爾摩斯小說的故事元素（包含福爾摩斯及華生醫生等故事角色）已落入公共領域，但1923年後出版的福爾摩斯小說仍受著作權法之保護。

肆、 二審判決

　　柯南道爾遺產公司上訴主張：

(一) 兩造並不存在「真正的爭議」因此法院欠缺事物管轄（subject-matter jurisdiction）

(二) 縱使法院有管轄權，對於著作中較為複雜（complex）角色的著作權保護─如本案的福爾摩斯與華生醫生，因其性格及特徵的描寫一直到系列著作的最後一集才完全揭曉，所以著作權對其保護應延續到最後一集著作也落入公共領域之時為止。換言之，縱使於1923年之前出版的福爾摩斯著作已進入公共領域，著作權法對故事中的人物角色之保護也應該要到最後一集福爾摩斯著作進入公共領域之時才失效。

聯邦上訴第七巡迴法院（United States Court of Appeals, Seventh Circuit）Posner法官表示就柯南道爾遺產公司的上訴聲明一一駁斥，表示：

(一) 依美國憲法第三條之規定，聯邦法院僅就有爭議的案件行使管轄權，縱或某些州或其他國家有所謂「諮詢管轄權（Advisory Jurisdiction）」的制度，但美國憲法對於聯邦法院的建制並不採納。換言之，「確認之訴」的提起的確必須受到限制，亦即只有當真正的爭議存在時，聯邦法院才能行使管轄權，若允許無真正爭議的確認之訴進入聯邦法院，無異於允許民眾得向法官諮詢法律意見，此將違反憲法之意旨。但是於本案中，柯南道爾遺產公司對於克林格的雙重威脅─告知其著作將無法再通路商上販賣，並暗示可能提起著作權侵權訴訟，已經使兩造間的糾紛從可能存在的爭議升級為真實的爭議，克林格唯有透過確認訴訟確認福爾摩斯及華生醫生等角色之著作權狀態始能無違法疑慮的出版其著作。

　　Posner法官更舉例說明，在保險紛爭的案件中，時常可見保險人預先對被保險人提起確認訴訟以確認保險人無須給付保險金，而非等到被保險人對其提起訴訟後才消極的抗辯。因為在後者的情況，保險人若輸了訴訟，不僅須給付保險金，可能還需給付懲罰性賠償金(punitive damages)。Posner法官認為，本案與保險訴訟有相似性，若克林格並未先提起確認訴訟確認福爾摩斯及華生醫生等角色的著作權狀態就逕行出版
In the Company of Sherlock Holmes，他除了需要面臨被訴著作權侵害之危險外，可能還要面臨懲罰性賠償金的處罰。由此可見，雙方當事人確實存有爭議。

　　對此，柯南道爾遺產公司又提出另一抗辯：「因為克林格的『In the Company of Sherlock Holmes』一書尚未完成，所以根本無法確認克林格究竟有沒有侵權，是故雙方當事人之間也還不存在真正的爭議」。
Posner法官肯定這確實是一個強而有力的抗辯，而且也確實存在於許多著作權侵害案件，然而於本案中，克林格的訴之聲明是「確認是否有權使用已落入公共領域的福爾摩斯及華生醫生等角色」而非「確認其著作是否侵害柯南道爾的著作」，所以縱然在克林格的著作尚未完成、法院也沒看過其著作的情況下，仍然得以判斷其主張是否有理由。

　　總而言之，克林格因為上述種種使用福爾摩斯及華生醫生故事角色的違法性疑慮導致出版計畫受阻，雙方當事人之間存在真正的爭議，Posner法官認定聯邦法院有權行使管轄權。

(二) 關於柯南道爾遺產公司的第二個主張─「著作權法對故事角色的保護可否因為作者於續集中對其增添新的元素而延長」，Posner法官也是採否定的意見。

Posner法官表示，與本案背景事實相似的判例Silverman v. CBS Inc.(註12)一案中，聯邦第二巡迴上訴法院認定「著作權法僅就原創作品之著作權提供保護，衍生著作之作者則僅能就衍生著作中具有原創性的新元素（incremental additions of originality）獲得著作權法之保護」將此判標準適用到本案，柯南道爾於1923年後出版的十本福爾摩斯著作是原著作的衍生著作，著作權法對其保護之範圍僅及於此十本著作所「增添、具有原創性」的部分。

　　柯南道爾遺產公司反駁道，若法院採取前述見解而不願承認著作權法對故事角色之保護會因作者增添新元素而隨之延長，將會抹煞作者持續創作的動機；然而Posner法官表示，上訴人這樣的主張並沒有任何法律或判例之依據，且柯南道爾早於84年前過世，是故本案並不會出現上述「抹煞作者創作動機」的情形，此外，延長著作權的保護是一把兩面刃，若允許延長上訴人的著作權保護期限，公眾所得利用的公共領域著作亦將隨之萎縮，並對於公眾帶來使用成本。尤有甚者，若對於故事角色的著作權保護得因為作者於續集增添新元素而不斷延長，將等同鼓勵作者就既有的故事角色續行創作以延長著作權期限，而不鼓勵作者創作新的故事、新的角色，此並非鼓勵創意(註13)。

　　柯南道爾遺產公司又主張「平面(flat)」與「圓潤(rounded)」故事角色不同，平面故事角色是已被完整描述的角色，因此不會隨著劇情的變化而衍進，然圓潤角色─如同福爾摩斯與華生醫生的角色，會隨著劇情而改變，若不能以著作權保護「整體故事角色」，作者後續對故事角色增添的元素將無法受著作權法保護。

　　Posner法官表示，如此的主張只有當後續新增的角色元素與故事角色無法區別時 （indistinguishable) 才會成立，但若後續著作新增的元素無法與先前描述的故事角色區別，表示後續著作並沒有具有原創性的新元素，是故無法受著作權法的保護。Ponser法官更指出在一系列的著作中使用相同的故事角色是很常見的，如同莎士比亞的亨利四世(Henry IV)及亨利五世（Henry V）劇作，亨利本來是威爾斯王子，後來成為亨利五世，即英格蘭國王。難道上訴人也要一併質疑「當亨利四世落入公共領域著作時，僅亨利五世仍然受著作權法保護」的主張嗎?難道上訴人欲主張福爾摩斯故事角色在一系列故事中的衍變比亨利四世的轉變來的更大嗎?

　　故事角色是否受著作權法保護須視作者對於故事角色的描繪程度而定，並不是故事中的所有角色都能獨立受著作權的保護，描繪的越特定、越完整者，才是著作權所欲保護者(註14)。柯南道爾於1887年推出的第一本福爾摩斯小說中對於福爾摩斯與華生醫生之描述即非常鮮明，應為著作權法所保護，柯南道爾嗣後對於該角色的改寫或增添僅應受後續著作的著作權保護，改寫或增添並無法使原著中已到期的著作權再度生效。

　　Ponser法官在否決上訴人的兩項聲明後，推測柯南道爾遺產公司想要延長著作權保護期限的動機或許是「擔心現代作家的改寫可能會詆毀福爾摩斯」，比如將他描繪成販毒者(福爾摩斯在小說中是個重度古柯鹼使用者)或是將他描繪成粉紅豹電影中的愚蠢偵探，這樣的行為類似於商標法中的「商標淡化」，然而著作權法並沒有類似的規定，且嘲諷仿作（parody）並不當然被認定為著作權侵害的行為(註15)。顯然，柯南道爾僅是為了利用延長著作權期間向他人收取授權金而已。柯南道爾遺產公司的前述主張在無任何法律之依據下尋求長達135年的著作權保護（自1887年至2022年），不應被允許，因此聯邦第七巡迴上訴法院維持了地方法院的判決。

伍、 結語

　　綜上可知美國聯邦第七巡迴上訴法院承認於文字著作中對「故事角色」清楚描繪時，該故事角色即可獨立的受著作權之保護，然而為了鼓勵創作，且為了避免壓縮公共領域，縱使原著作者就一系列角色相同的著作，於續集中不斷的增添新元素，使故事角色的特徵、形象更為鮮明，著作權法對於該故事角色的保護並不因續集的重新描繪或增補而重新起算保護期間。我國雖尚未出現文字著作的著作權人主張其所描寫的故事角色應獨立受著作權法保護而興訟的案例，然隨近年來同人小說創作的日益興盛，相信未來可能會有因此衍生的紛爭出現，上述見解或可供作我國相近案例參考。

※ 註釋