林明燁 專利師
壹、 前言
我國在2013年1月1日實施了新專利法，在新專利法中包含了許多眾大的變革，其中有關外觀設計的部分，為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念而將新式樣專利的名稱改為設計專利，且在設計專利中新增了圖像設計(電腦圖像ICON及圖形化使用者介面GUI)、將聯合新式樣改為衍生設計，並導入了相當於日本的組物意匠及部分意匠的成組設計及部分設計制度，經過一年多的實施，已有不少申請部分設計專利的申請案已經審查通過而取得專利權。依據專利法第一百三十六規定，設計專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似設計之權，然而由於部分設計制度才剛導入，對於部分設計權有受到侵害之虞時，疑似侵權品與部分設計專利權是否近似的判斷手法、損害賠償如何計算等，至今尚無確切的判斷標準，也沒有足夠的實際判決結果來供參考。
對此，日本在平成10年導入了部分意匠制度，歷經15年，已有一些部分意匠相關的侵權訴訟的判決出爐，從這些判決可以一窺日本法院就部分意匠如何判斷是否構成近似，以及在構成侵權的情況下法官如何計算損害賠償等情事，這些資訊相信應該可以提供台灣業界及專利相關行業等作為重要的參考依據。
在以下的內容中，就從日本部分意匠侵權訴訟中的化妝用粉撲事件的判決內容，來了解日本對於部分意匠的近似判斷及損害賠償計算之貢獻度。
貳、 化妝品粉撲事件
在本事件中，雖然存在有意匠權無效的抗辯、意匠是否近似、及損害賠償等議題內容，但在本文中，僅就判決書中有關意匠是否近似及損害賠償兩部分來加以摘述。
一、事件經緯
原告(LUCKY CORPORATION)具有如下述圖一所示之意匠權，主張被告(Sun.Family CORPORATION)製造販賣如下述圖二所示的物件(鍺矽刷，ゲルマニウムシリコンブラシ)與所具有之圖一的登錄意匠近似，侵害其意匠權，依據日本意匠法第37條第1項之規定，向法院請求防止侵害，並依據意匠法第39條第1項之規定，對因侵害所造成之損失請求損害賠償，附帶請求訴狀送達日之翌日起依日本民法所訂年利率5％的延遲損害金。
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圖一 原告之登錄意匠
(日本意匠登錄第1187684號)
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圖二 被告製造販賣的物件
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二、意匠近似的判斷方法
(一) 原告主張
本件意匠權的物品所屬的意匠分類B7-11中，也登錄有清潔皮膚並用以擦拭化妝材料且與本案意匠相同物品的化妝用粉撲(意匠登錄第787613號)、使用於化妝用擦拭的化妝用棉(意匠登錄第1172304號)、使用於清潔皮膚的化妝用墊(意匠登錄第1172099號)，而被告之鍺矽刷是一種洗臉刷，與該等物品在相同的目的使用，因此物品相同。
登錄意匠之本體的短軸兩端部附近緣部為稍微朝背面側突出的形狀，被告物件則是本體具有均勻的厚度，而該差異僅是全體形狀中小部分的細微差異而已，因此兩者意匠近似。
(二) 被告主張
依據外來語辭典或是化妝品辭典，所謂粉撲是香粉等化妝品塗佈時所使用的化妝用具，被告的物件是洗臉刷，配屬於意匠分類C4-12，原告登錄意匠的物品與被告物件的物品為意匠法上用途相異的非近似物品，且非近似物品間並無近似設計的問題，因此並不需檢討兩者間是否近似，被告物件並無侵害原告意匠權。
(三) 大阪地方法院的見解
1. 近似的判斷方式
所謂的意匠是指物品(包含物品的部分)的形狀、模樣、色彩或是該等的結合透過視覺而產生美感者(意匠法第2條第1項)，且是跟物品成為一體，由於物品不同意匠也會不同，所以與登錄意匠近似的意匠，施予該意匠之物品必須要相同或是近似。而且，意匠是否近似應以一般需要者為基準，藉由是否產生與登錄意匠近似的美感，而有使兩意匠混淆之虞來決定。
2. 物品是否近似
(1) 在判斷是否近似時，如上述，必須要檢討被告之物件是否具有與本件登錄意匠之物品「化妝用粉撲」相同或是近似的用途或是機能。
(2) 被告的物件(鍺矽刷)其材質為矽樹脂和鍺，具有清潔和按摩的用途，依據其廣告內容認定具有可使阻塞毛孔的化妝汙垢、角質等脫落，且刺激肌膚使血行順暢的按摩效果的機能。
(3) 登錄意匠之物品為「粉撲」，依據化妝品字典是一種用於塗佈粉底或是蜜粉等之粉底化妝品的化妝用具。也有將用以塗佈蜜粉者稱為粉撲，用以塗佈粉底的稱海綿，但並無明確定義。然而，參照與本登錄意匠相同分類之「B7-11」之其他登錄意匠的物品說明、其他有關使用「…粉撲」商品名的相關介紹說明等情事，認為被告物件之用途、機能可說是與本件登錄意匠之物品「化妝用粉撲」近似。因此，若是被告物件之意匠與本案登錄意匠權之意匠近似時，應會使一般需要者產生混淆。
3. 意匠是否近似
(1) 不爭的事實
被告的物件具有本件登錄意匠的主要部份的形狀，亦即具備了「橢圓形之薄板狀本體的單面包含有刷部，刷部除了些微寬度之周緣部外，設有複數根從根部朝向前端直徑變成稍微較小的突起而構成」。
(2) 被告物件與登錄意匠的相異點
I. 登錄意匠的長軸對短軸的比例為5比4，被告物件則為5.5比4。
II. 登錄意匠之本體的短軸兩端部附近緣部為稍微朝背面側突出的形狀；被告物件則是本體具有均勻的厚度。
(3) 法院的判斷
兩者的相異點皆細微，難謂可引起觀看者特別的注意，更不用說可凌駕主要部份的共通點而對近似判斷會有特別的影響。
4. 法院的認定
由於物品近似，意匠近似，因此被告之物件與原告之登錄意匠近似。
三、部分意匠的貢獻度
(一) 損害額計算
1. 原告/被告的主張
如上所述，被告物件侵害了原告的意匠權，因此原告主張原告所受損害的金額為被告因販賣侵權物件所得利益(意匠法第39條第2項)，該金額為被告販賣數量(合計60,000個)乘以單價(400日圓)再乘以獲利率(40％)。
被告主張被告物件的販賣數量為4167個，營業額為166萬4740日圓，所得粗利益的金額為58萬9654日圓(獲利率約為35.4％)。
2. 大阪地方法院的見解
(1) 侵權品的販賣數量、價格及獲利率
法院依據兩造所提出之證據及其他情事，認為被告所提出之販賣數量有過少的疑慮，且被告未依法院的文書提出命令提供相關的文書資料，最後依據原告主張認定侵權品販賣數量為60,000個，物品的單價為400日圓，然而被告物件因販賣所得的獲利率以30％較合理。
(2) 貢獻度的推定
本件登錄意匠是以物品的部分而獲得意匠登錄(部分意匠)，而與其近似的被告意匠不過是構成被告物件的一部分。因此，因意匠權侵害而推定為原告被害損害的原告所得利益，在被告物件中被告因被告意匠部分的製造販賣所受利益的情況下，其金額應以該部分佔物件全體的價格比率等為基礎，來考慮該部分對被告物件獲利的貢獻度。故而，檢討該部分佔被告物件全體的貢獻度時，由於被告物件區分成｢具有從根部朝向前端直徑變成稍微較小的突起的板狀｣、及｢具有半球型突起的板狀｣兩部分，在考量到被告設計僅是全體的一部分及其他情事，所以採取貢獻度為50％。
(3) 損害額的計算
依據以上的檢討結果，被告因意匠侵權對原告應支付的損害賠償金額，由下式算式計算而得：
400日圓＊60,000個＊0.3＊0.5＝3,600,000日圓
參、 部分意匠之近似判斷手法與對損害賠償的貢獻度
在上述判決中陳述了幾個值得注意的點，包含了意匠近似判斷時的主體、物品是否近似的判斷方法、意匠是否近似的判斷基準以及在部分意匠損害賠償中導入了貢獻度的概念。以下就這幾個部分在日本意匠相關法律上的規定、演進、及學說等進一步探討如下。
一、近似的判斷
(一) 判斷主體
過去，在日本最高法院的判決中，曾經有「意匠權的效力也及於近似登錄意匠的意匠，亦即與登錄意匠的物品相同或近似的物品中對一般需要者會產生與登錄意匠近似美感者」的判決內容，但是在之後的地方法院的判決中，有關意匠是否近似的考量方式並不統一，鑒於此種情形，日本才將第24條第2項之規定導入於意匠法中使其明文化。據此，在判斷意匠是否近似時，是依據「透過需要者(含交易者)的視覺而產生的美感」來進行，而非由創作者等熟知該項技藝者的觀點來進行。這一點也可從上述的判決內容獲得了解。
(二) 物品的是否近似
依據「意匠」的定義，「意匠」是必須在特定的物品上成立者(意匠法第2條第1項)，所以在論意匠是否近似時首先應該要考慮物品是否近似。依據日本意匠審查基準的規定，物品是否近似的基準是以物品的用途及機能的近似性來做判斷，只要在用途及機能上具有共通性時便具有用途及機能之近似性。在前述的判決中，法院似乎亦基於這樣的規定來判斷被告的物件在用途及機能上是否與原告登錄意匠的物品相同或近似。此外，也有因物品使用的目的及使用的狀態相異，物品不近似而被認定意匠不近似的判決(例如智財高判平成17年(ネ)第10079號)。
(三) 意匠是否近似
意匠(形態)是否近似的判斷，在日本存在有各種不同的學說，其中較為矚目的包含了混淆說、創作說及折衷說(修正混淆說)，將該等學說歸納如下表。
日本在導入意匠法第24條第2項前，折衷說似乎是意匠在判斷近似時的主流，但是不管如何，意匠法第24條第2項實施後，對於主張判斷主體為業者的創作說便已失去其立足點。在上述的粉撲事件中，雖然兩造對於部分意匠之主要部分並未有爭議，然而就日本特許廳的實務上來說，意匠是否近似不是僅考慮部分意匠的部分形態，也會就物品全體的位置及大小等予以考量來進行判斷，有關此部分的法院見解需要進一步分析較多的判決來了解。另一方面，從前述法院判決的內容著重在是否有產生混淆之虞的認定上來看，在粉撲事件中法院的見解可說是比較偏向混淆說。
二、損害賠償的貢獻度
依據日本意匠法第39條第2項的規定，意匠權者或是專用實施權者對於因故意或過失而侵害自己之意匠權或專用實施權者，請求自己所受損害的賠償的場合，侵權人因該侵害行為受到利益時推定該利益的金額為意匠權人或專用實施權人所受損害的金額。在侵權品販賣所得利益中，扣除非起因於侵權行為的部分(例如被告本身的營業努力、廣告、替代品等)後，由於部分意匠僅是製品的一部分，因此應該會被定位在販賣所得之利益全部並非起因於部分意匠的侵權行為的立場上而考慮部分意匠的貢獻度，此與全體意匠僅是製品的一個零件的情況考慮全體意匠對製品全體的貢獻度情況極為類似，所以貢獻度的想法應該會在部分意匠的損害賠償案件中常被使用(例如在最近的一個部分意匠之遊技機用顯示燈事件中，平成23年(ワ)14336號，也被使用)。
然而，貢獻度的認定一般來說是比較困難且較無具體標準的，雖然侵權人可以舉證說明部分意匠在其侵權製品中的貢獻程度，但是貢獻度通常還是由法院的裁量來決定。不過在貢獻度的認定上，有的學者認為應綜合考量下述三個要素來進行判斷：
1. 使用比率：侵害物品中實施部分意匠的物理上的比率或是全體原始價格上的比率。
2. 重要性：侵害物品的特徵部分依賴部分意匠的程度。
3. 替代性：是否有其他可替代部分意匠的其他意匠存在。
由於每個侵權案件的情況不同，複雜程度不盡相同，一物品同時存在多個意匠權或專利權的情況可能在未來的事件中多會發生，因此多檢討法院的判決以了解法院在貢獻度裁量上的見解實屬必要。
肆、 結語
從上面的判決內容可以了解法院在部分意匠是否近似的判斷手法 (基本上可說是基於意匠審查基準中的規定：對比兩意匠之物品的認定及判斷是否近似、對比兩意匠之形態的認定、認定形態的共通點及差異點、形態之共通點與差異點的評價)，以及在判斷物品是否近似的基準，然而在該判決中，可以看到法官在考量物品之用途、機能時不僅著眼於傳統、本來的用途及機能，也可以說考慮了新追加的事項，也就是只要是某一程度一般可被認知時，兩者雖然不相同但是可被認定為近似的點上提示了一具體的見解，這是值得注意的。另外，雖然本事件中，原告及被告雙方對於部分意匠的主要部分並未爭執，然而意匠之主要部分的認定應該是一個在判斷意匠是否近似上的重點，法院在此部分的判斷基準為何，也是值得探索和省思的。
※ 註釋：
1. 日本意匠法第2、24、37、39條
2. 日本意匠審查基準
3. 大阪地裁 平成16年(ワ)第6262號意匠權侵害防止等請求事件
4. 日本意匠登錄第1187684號公報
5. 日本弁理士會 月刊パテント2008 部分意匠與損害額算定之寄予度 市川 佐知子
6. 日本弁理士會 月刊パテント2011 特集＜意匠＞化妝用粉撲事件 恩田 博宣
7. 日本弁理士會 月刊パテント2013 意匠權侵權訴訟中意匠法第39條第1項適用時的寄予率 中所 昌司
8. 關西特許情報中心振興會 機關誌 No.22 意匠的近似 松井 宏記
9. 大阪地裁 平成23年(ワ)第14336號意匠權侵害行為防止等請求事件