壹、前言
依「一發明一申請」原則，於單一申請案中請求兩個或多個互相獨立且不同的發明時，審查委員通常會作成「限制要求」(Restriction Requirement) 之審查意見，要求申請人選擇其中一個發明及明確指出涵蓋所選擇之發明的請求項，以續行審查，而其餘被放棄之發明，則被刪除不予審查或另行以分割案提出申請(註1)。惟，當專利權人於申請過程依「限制要求」進行發明之選擇或放棄進而審查核准取得專利權，若於日後行使專利權時，當法院進行申請專利範圍的解讀時，是否會有依申請歷史檔案而被認定限縮權利範圍之疑慮？
此外，在判斷顯而易見性時，相關事實問題之調查(factual inquiries)包括以下四個因素(又稱Graham factors)(註2)：(1) 先前技術之範圍(scope)和內容、(2) 先前技術和申請專利範圍之間的差異、(3) 所屬領域之一般技術水平，以及(4)相關之客觀證據，包括商業上的成功、長期存在而未解決的問題，以及他人的挫敗(註3)。其中所謂相關之客觀證據又稱為輔助性判斷因素(secondary considerations)，然而在實際案例中，輔助判斷因素真的如字面上所描述，僅為次要的考量嗎？作為顯而易見性的判斷因素之一，該等客觀證據又應如何權衡？
以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為CAFC)於2013年7月31日的Plantronics v. Aliph案中(註4)，進一步探討限制要求與申請專利範圍解讀之間的關聯性；以及非顯而易見性之輔助判斷因素於可專利性之判斷過程所扮演之比重。
貳、 案情介紹
一、訴訟背景
於2009年1月15日，Plantronics, Inc. (以下簡稱Plantronics)對Aliph, Inc. 及Aliphcom, Inc.’s (以下簡稱Aliph)提起侵權訴訟，主張Aliph侵害發明名稱為「外耳耳機穩定器」之美國5,712,453號專利(以下稱’453專利)之專利範圍第1、7、10以及11項。接著，在2009年11月9號，Aliph對於系爭申請專利範圍向美國專利商標局(USPTO)要求單造再審查(ex parte reexamination)，並請求暫緩進行地方法院的訴訟程序。在2011年3月1號，USPTO發布再審查證書(reexamination certificate)，確認系爭請求項有效。Plantronics隨後更改其侵權訴訟，於原本所提之請求項1、7、10以及11以外另主張新的被侵害請求項(以上統稱為「系爭專利範圍」)。在2011年9月19號，地方法院作成暫時性的申請專利範圍解讀，並在2011年9月21號舉行其Markman聽證(註5)。在2011年10月6號，地方法院作成正式之申請專利範圍解讀，解釋請求項1中「穩定器支撐件」以及請求項10中「外耳穩定器」該等要件之涵義。於2012年3月23日，地方法院准許Aliph所提出之未侵權及專利無效之簡易判決(summary judgment)的請求、判定該被控侵權的產品並未侵害請求項1與10，並且認定系爭申請專利範圍因顯而易見而無效。Plantronics遂向CAFC提起上訴。
二、系爭專利介紹
’453號專利是針對一種用以傳輸接收到的聲音到使用者耳朵的外耳型耳機，例如搭配手機使用的耳機。該專利同時揭露一種用以在使用時穩定一外耳型耳機的裝置。先前技術的耳機穩定器包括耳朵外部的大型支撐件，或依賴附加物來勾住耳輪腳(Crux of Helix) 31。該’453號專利係針對先前技術的耳機穩定器做改善。所請求的耳機包括：一個連接至該接收器本體的接收器附件、一個從該接收器附件延伸的支撐件、以及一個連接至該支撐件一端的外耳穩定墊，使得當該接受器放置在下外耳(lower concha)耳道(ear channel)前方時，該外耳穩定墊接觸在耳朵對耳輪(antihelix)下方的上外耳(upper concha)。因此該外耳穩定墊具有三個接觸點：耳屏(tragus)、對耳屏(antitragus)及上外耳。
以下分別介紹系爭申請專利範圍之請求項1與10：
1. 一種用以穩定一耳機的裝置，該裝置包括一個接收器(27)，其尺寸大小適配於一耳朵的耳屏與對耳屏之間，該裝置包含：
一個耳墊(11)，其尺寸可覆蓋一部分放置於耳屏與對耳屏之間之的接收器；
一個彈性且可撓的、連接至該耳墊的穩定支撐件(17)，並且當該耳墊連接至該接收器，並且該接受器放置於耳屏與對耳屏之間時，其尺寸可適配於一上外耳中；以及
一個連接至該穩定支撐件的外耳穩定墊(21)，用以接觸該上外耳。
10. 一種耳機包含：
一個接收器(27)適配於一耳朵的耳屏與對耳屏之間，該接收器具有一個耳屏接觸點(23)，以及一個大致相對該耳屏接觸點設置的對耳屏接觸點(25)；
一個耳墊(11)其尺寸可覆蓋一部分的接收器；以及
一個外耳穩定器(17)，其連接至該耳墊，當該接收器放置於耳屏與對耳屏之間時，其尺寸可接觸一介於一對耳輪與耳輪腳之間的上外耳。
Plantronics於上訴程序提出了下列爭點：(1)地方法院不適當的解讀請求項1中的「穩定支撐件」以及請求項10中的「外耳穩定器」；(2)地方法院是否作出錯誤的未侵權簡易判決；以及(3)地方法院是否錯誤的同意Aliph所提出之顯而易見性簡易判決請求。
參、 CAFC之判決
一、地方法院錯誤限縮解讀請求項1之「穩定支撐件」以及請求項10之「外耳穩定器」為狹長型結構
CAFC表示，在確立系爭申請專利範圍的意義與範圍時，法院須優先檢視請求項本身的文字、說明書、申請歷史檔案等內部證據，以及進一步必要時，其他相關的外部證據(註6)。地方法院解讀「穩定支撐件」為「一個狹長型結構，由耳墊延伸至外耳穩定墊，並且穩定該耳機」，並且解讀「外耳穩定器」為「一個狹長型穩定結構，其延伸於耳墊與上外耳之間」，此外，地方法院闡示：「狹長型」的意義為「比其寬還要長」。因此，地方法院前述解釋，就該等請求項要件限縮為「狹長型結構」。地方法院採用這樣的認定，原因是’453號專利在初期申請階段時，USPTO認為該申請案包含有多個發明，因此發出限制要求的審查意見，要求Plantronics須選擇其中一發明以續行審查。依此，Plantronics選擇了圖示1A與1B的種類(species)之發明續行審查，而這些圖示與對應的實施例皆顯示「穩定支撐件」為一個狹長型的結構。是以，地方法院依據Plantronics在限制要求中選擇的結果，解讀「穩定支撐件」為一個狹長型的結構。
藉由申請歷史檔案，可顯示發明人對發明了解的程度，以及發明人是否在申請的過程中限縮該發明，以判斷是否應作成限縮申請專利範圍之解釋。(註7)。依過去判例，CAFC表示，專利權人在申請階段所為之專利申請範圍界定，須為「明確且不會被誤解」的權利放棄表示(disavowal)，方可推翻「對於申請專利範圍之用語應帶有它們完整涵蓋之原有且慣常的意義」之強烈推定，亦即，於此情形下，法院方能作成限縮申請專利範圍之解讀(註8)。換言之，申請專利範圍之用語一般應推定為帶有它們完整原有且慣常的意義，除非有一造能舉證專利權人曾經明確表達放棄申請專利範圍的範圍(註9)。而在此案例中，CAFC認為Plantronics作出圖示1A與1B之種類的選擇並不足以構成上述對於申請專利範圍之放棄。
原因是，USPTO提出的限制要求並未表示該申請案是基於不同的構造(例如狹長型對比於弧形)而被認定包含不同發明；同時，在’453號專利中，對應其餘未被選擇之種類的一部分圖式也繪示出「穩定支撐件」呈現為狹長型，亦代表限制要求並非基於結構的差異。CAFC過去向來拒絕接受太模糊或不明確的陳述作為對於申請專利範圍之放棄。CAFC也無法從USPTO與Plantronics之間的溝通紀錄中，辨別出是否「穩定支撐件」與「外耳穩定器」有被任何一方解讀為包含特定的結構限制。此外，「穩定支撐件」與「外耳穩定器」在申請專利範圍的用語上，以及說明書中對應的描述中皆無結構上的限制。同樣地，為了回應USPTO發出之限制要求，而作出屬於圖1A與1B之種類的選擇也並未限制申請專利範圍的範圍，因為當Plantronics作出選擇時，並沒有提出任何「穩定支撐件」與「外耳穩定器」是「較其寬度來得長」的說明。故CAFC推翻地方法院對於申請專利範圍作出的限縮解讀，也因此廢棄地方法院作出的未侵權判決，並將侵權訴訟發回重審。
二、地方法院未適當考量非顯而易見性之輔助判斷因素，因此錯誤的認定系爭專利為顯而易見
CAFC分析，地方法院在作出顯而易見的判決時，忽略了兩個關鍵點：(1)組合先前技術的動機；以及(2)非顯而易見性之客觀指標(objective indicia)的證據。
(一) 組合的動機(Motivation to Combine)
在判斷組合的動機時，著重考量在前述Graham factors的第一與第三個因素，即先前技術之範疇(scope)和內容，以及所屬領域之一般技術水平。地方法院認為前案Lieber(美國專利號1,893,474)以及Komoda(日本新型申請號60-40187(U))揭露了一個接收器、耳墊、穩定支撐件以及支撐墊，並且認為這些先前技術元件與’453號專利請求項1與11所提元件之間的差異，可以用「一般常識」(common sense)來銜接(bridged)。亦即，如何將一個接收器與一個舒適、可適配且具有穩定功能的耳墊結合起來，對於在所屬技術領域中具有通常知識者僅僅是一般常識的問題。
在一般的情況下，組合的發明可視為非顯而易見(即有可專利性)，即便該發明是複數個先前技術參考例中舊元件的組成(註10)。在KSR v. Teleflex的判例中，最高法院指出，組合的動機可以在市場力量(market forces)、設計動機，以及所屬技術領域中具有通常知識者的背景知識、創造力與一般常識中明確地或隱含地被發現(註11)。
雖然KSR判例中對於顯而易見性的分析提供某些程度的彈性，在本案中，地方法院對於顯而易見性的結論仍然缺乏足夠證據的支持。CAFC認為地方法院並沒有引用任何專家的證詞指出有組合的動機，而僅引用「一般常識」這樣空泛的理由，卻沒有任何支持的具體證據，故此種推論無法獲致顯而易見的結論(註12)。因此CAFC要求，基於一般常識而做出的顯而易見性判決必須包含明確且清楚的推理(reasoning)，此推理對於為何一般常識會導致作出顯而易見性的認定須提供合理的支持。
(二) 非顯而易見性的客觀指標(Objective Indicia of Nonobviousness)
在這段的分析中，CAFC將非顯而易見性的客觀證據連結到上述之「一般常識」，認為這些客觀證據（即輔助判斷因素）的考量(諸如商業上的成功、他人挫敗等等)可用來克服對於因一般常識而做出組合動機的判定。
地方法院的確有考慮Plantronics所提出的輔助性判斷因素，但不認為這些輔助性判斷因素的證據有特別的說服力。然而CAFC認為，地方法院對於為何這些證據缺乏說服力並沒有提供任何有意義的分析。此外，CAFC也發現，地方法院是先作出’453號專利因顯而易見而無效的結論，才考慮非顯而易見性之客觀證據是否足夠推翻這樣的結論。實際上，依據CAFC先前案例，在作成顯而易見性的結論之前，應該要先考慮非顯而易見性之客觀證據。因此地方法院分析的順序錯誤，對客觀考量進行事後分析(post-hoc analysis)，並不適當。
在Graham的判例中，CAFC要求地方法院在作出一個發明是否顯而易見的最終判定之前，必須考量非顯而易見性之客觀指標的證據。這些客觀指標通常是最有證明力且最有力的可證明非顯而易見性之證據(註13)。CAFC認為此案對於這些證據未給予適當的考慮，顯有不當；因為相對於非顯而易見性的客觀證據(例如商業上的成功，與Aliph的抄襲)，「一般常識」可能就顯得不是那麼明顯了。CAFC強調這四個Graham因素的重要性不可被忽視，或被貶低為「次要的狀態」(secondary status)(註14)。
CAFC解釋，當平衡地考慮非顯而易見性之證據時，這些客觀考量可作為一個防衛，避免落入後見之明的偏見中(hindsight bias)。換句話說，在知道發明人成功的作出獲專利之發明後，事實調查者(fact finder)可能會產生一個直覺，認為所請求的發明是顯而易見的，並接著建立一個選擇性版本的事實來證明這個直覺。這就是為什麼最高法院解釋客觀考量可以避免事實調查者落入這樣的陷阱中，因最高法院認為客觀考量可用來防止將本發明之教示錯誤地解讀為先前技術。這也是為什麼事實調查者必須考慮所有的證據，包括相關的客觀考量後，才能對顯而易見性的挑戰做出判定。
CAFC在Transocean的判例中(Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1305 (Fed. Cir. 2010))也強調：在顯而易見性簡易判決請求的情況下，關於非顯而易見性之客觀證據，法院必須採取所有有利於專利權人的合理推論。但在本案的非顯而易見性簡易判決中，CAFC無法辨別地方法院是否採取所有有利於Plantronics的合理推論。而事實上，當以有利於Plantronics的方式解決所有關於客觀證據的事實爭議後，CAFC不認為系爭申請專利範圍在法律問題上會被視為顯而易見。Aliph的被控抄襲產品在商業上的成功，以及其在’453號專利之前嘗試組合先前技術元件的失敗，構成一個重要事實上的真正爭點(genuine issue of material fact)，此爭點在於：對於組合先前技術之元件來達成所請求的發明是否為「一般常識」。因為關於客觀考量的證據引起了重要事實上的真正爭點，CAFC推翻地方法院的認定。
三、CAFC之判決
由於地方法院錯誤地解讀系爭專利範圍的範圍，並且錯誤地認定’453號專利因顯而易見而無效。CAFC基於以上的理由，對於地方法院的決定部分廢棄、部分推翻，以及發回重審。
肆、 結論
在美國專利審查階段，有機會收到限制要求的審查意見。在申請人擇一發明而選擇一個種類(species)後，這樣的申請歷史，對於日後法院在解讀申請專利範圍時，是否會對申請專利範圍的範圍構成限縮？透過此Plantronics v. Aliph的案例可以了解，除非在申請階段曾經提出過明確且不會被誤解的否認聲明，例如，在答辯時，為了與引證案區別，而對請求項中的詞彙做出限縮的解釋來避開前案，否則申請專利範圍之範圍不應受到為了回應審查委員限制要求而作出選擇的不利影響。
此外，在判斷顯而易見性時所考量的四項Graham因素中，沒有任何一項，特別是非顯而易見性的客觀證據，應該被視為輔助性的或次要的，而是應該全部考量後才能做出是否顯而易見的判定，以避免落入後見之明的偏見中。
※ 註釋：
1.依美國專利法第 121 條、施行細則第 1.141 條及專利審查基準(MPEP)第800章規定，當一個申請案包含兩個以上互相獨立且不同的發明時，審查委員會對專利申請人發出「限制或選擇要求」 (Restriction or Election Requirement)之審查意見。所謂「限制要求」(Restriction Requirement)，即審查委員認為申請案包含兩個以上不同的發明，因此要求申請人選擇其中一個發明進行審查，一旦答覆選擇之後，沒有選擇的發明就會被放棄而不進行審查，被放棄的發明，專利申請人可提出另行分割案申請審查。 而「選擇要求」(Election of Species)，是審查委員認為在申請之請求項(claims)中的不同圖式(或實施例)分別屬於不同的類別(species)，故要求申請人選擇其中一類別及相對應的請求項進行審查。而該等不被選擇的類別及相對應的請求項，若未能答辯時修正或限縮於附屬項中就會被放棄而不審查，申請人亦可將其他要放棄的請求項提出分割案申請。
2.參見Graham v. John Deere Co., 383 U.S. (1966)。
3.參見KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 406 (2007); In re Soni, 54 F.3d 746, 750 (Fed.Cir. 1995)。
4.Plantronics, Inc. v. Aliph Inc. (Fed. Cir. 2013).的判決文網址：http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1355.Opinion.7-26-2013.1.PDF。
5.Markman聽證，又稱申請專利範圍解讀聽證(claim construction hearing)，是當原告提出侵權訴訟時，法官會審視兩造所提之證據，而找出系爭申請專利範圍中相關關鍵字的意義。而專利範圍中關鍵字的解讀，是法律問題(matter of law)，須由法官決定，而非由陪審團來決定的事實問題(matter of fact)。參見Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)。
6.參見Chicago Bd. Options Exch., Inc. v. Int’l Secs. Exch., LLC, 677 F.3d 1361, 1366 (Fed. Cir. 2012)。
7.參見Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。
8.判決文原文：When narrowing claim scope, as here, this court has recognized that a “clear and unmistakable” disavowal during prosecution overcomes the “‘heavy presumption’ that claim terms carry their full ordinary and customary meaning.” 參見Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323, 1326 (Fed. Cir. 2003)。
9.判決文原文：A heavy presumption exists that claim terms carry their full ordinary and customary meaning, unless [a party] can show the patentee expressly relinquished claim scope. 參見Epistar Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 566 F.3d 1321, 1334 (Fed. Cir. 2009)。
10.參見Cross Med. Prods., Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293, 1321 (Fed. Cir. 2005)。
11.參見Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 1328–29 (Fed. Cir. 2009) (引用 KSR, 550 U.S. at 418–21)。有關該判例，另可參「由Perfect Web v. Info USA, Inc. 判例審視KSR一案對於專利非顯而易見性分析之影響」，聖島國際智慧財產權實務報導12卷9期，施雅薰，2010 年 9 月。
12.參見Mintz v. Dietz & Watson, 679 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2012)。
13.參見Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983)。
14.參見Bristol- Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2001)。
回到標題