智慧財產專業團體

李維峻   律師

一、前言

        我國發明專利除採行「實體審查制度」外，亦採用所謂之「早期公開制度」(註1)，而早期公開制度至少有公、私層面的兩個優點，其一，對於專利申請人本身而言，專利申請人可以將專利公開後試探市場反應，以理解是否有繼續申請實體審查取得專利之必要，其二，對於公眾而言，第三人得以瞭解刻正申請中之專利內容，一方面避免重複研發，另一方面並得刺激技術發展(註2)。然而，早期公開制度亦有其天生之缺陷，即公開後至核准前，公開之專利內容均可能為他人使用，造成專利權人縱使於專利核准公告後，仍無法對於在核准公告前使用系爭專利之使用者，請求損害賠償，換言之，專利在公開後核准前之期間被無償的利用了！此外，專利公開制度更造成某些欲等待專利授權市場成熟之專利申請人（俗稱潛水艇專利『Submarine Patents』，提出申請但拖延公告∕公開）(註3)，較難以延遲專利公告∕公開予公眾之時點。正因為上述原因，某些國家制定了「補償金請求權」作為「早期公開制度」之配套，更具體而言，亦可以說補償金請求權實際上是對於早期公開制度的一種「彌補」(註4)。

        我國專利法第41條即規定：「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。」而此等類似之規定，同樣可見於美國35 USC §154（d）「 PROVISIONAL RIGHTS」之條文中，近來聯邦巡迴上訴法院於Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc.一案對於35 USC §154（d）「 PROVISIONAL RIGHTS」之要件「實際知悉」（actual notice），給出了上訴法院第一次的解釋(註5)，頗值作為我國專利法第41條解釋上之借鏡。

二、Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc.

(一) 事實背景

        事實上，在本案之前，Rosebud公司對Adobe公司已展開了一連串之攻擊，加計本案前前後後共對Adobe公司提出了三件訴訟。於西元（下同）2010年Rosebud公司先以美國第7,454,760號專利提出侵權訴訟，但很快於同年遭致駁回，Rosebud公司續於2012年以7,454,760號之延續案8,046,699號專利再次提出侵權訴訟，亦遭駁回，最後，Rosebud公司再以8,046,699號之延續案8,578,280號專利（下稱280專利）提出本案專利侵權訴訟。簡言之，本案係Rosebud公司對於Adobe公司所提出之第三次侵權訴訟 。

(二) 一審過程

        Adobe公司主張其已於280專利公告前的10個月即2013年1月便停止使用280專利，且並不知道280專利之公開案，據此，Adobe公司於本案中向法院提出簡易判決（summary judgment）之聲請。Rosebud公司則表示本案存在主要事實之實質爭議（genuine dispute of material fact），即須判斷Adobe公司是否「實際知悉」280專利之公開案。Rosebud公司更具體指出，Adobe公司早已知悉第7,454,760號專利（280專利之grandparent patent），且Adobe公司總是跟隨Rosebud公司之產品且試圖模仿類似之特點，甚至Adobe公司之外部律師在8,046,699號專利之第二件訴訟時，就應已依照業界慣例搜尋到280專利之公開案。因為上述之爭議，Rosebud公司認為在未能完成事實證據開示程序前，簡易判決實言之過早。

        然而，在經過部分證據開示後，地方法院准許了Adobe公司之簡易判決聲請，駁回本案，因為證據顯示Adobe公司無法確認280專利之公開案號，且證據上至多僅能認定Adobe公司有「推定知悉」（constructive notice）而已。地方法院因此否定了Rosebud公司之相關主張，認為縱使兩造間過往曾有兩次訴訟，但亦不能因此課予Adobe公司搜尋Rosebud公司專利之主動義務。

(三) 聯邦巡迴上訴法院意見

  1. 「實際知悉」之解釋 - 不得僅為推定知悉，但無須專利申請人主動通知侵權者：

        上訴法院肯定地方法院之簡易判決，並表示一般而言專利權人僅能透過35 USC §271請求專利權期間之侵權損害賠償，而35 USC §154（d）是一個狹窄的例外。但是，上訴法院亦認為Adobe公司有關35 USC §154（d）「實際知悉」之主張，僅屬部分正確但部分非正確，正確之部分為「實際知悉」不得僅為推定知悉而已，而非正確之處則在於，雖然Adobe公司認為必須有積極行動（affirmative act）去告知專利侵權人，但上訴法院闡明「實際知悉」不需要此等積極行動。

        上訴法院解釋，「實際知悉」在某種程度上當然包含積極行動告知而知悉之情況，但究其一般意義，「實際知悉」應亦包含其他種類、非因專利申請人積極行動而知悉的情形。雖然Adobe公司爭執依據35 USC §154（d）之立法歷程，「實際知悉」必須係透過專利申請權人之積極行動，然而上訴法院表示依The House Report之資料，其中曾提到專利申請權人不僅須採取積極行動通知侵權者，且必須明確指出侵權之行為為何，但是這些要件均未見於35 USC §154（d）之中，換言之，立法者並沒有將積極行動之要件放入最終之法規內容，可見Adobe公司對於立法歷程上之解釋，應屬錯誤。

        此外，上訴法院認為專利號標註規定35 USC §287（a）(註6)中有關「受侵權通知而知悉」之解釋，並不能適用於35 USC §154（d）「實際知悉」之解釋中。因為35 USC §154（d）並未有35 USC §287（a）之類似文字，此即代表立法者並不認為兩條文之解釋應該相同。當然，上訴法院亦不否認，或許考量35 USC §154（d）之例外性質，在政策上應該要求專利申請人主動通知侵權者，但這是立法者之責任，不是上訴法院的職責所在，法院僅能負責解釋法條。總結來說，以一般意義去解釋「實際知悉」，即無須專利申請權人去積極通知侵權者。

2. 本案證據判斷 - 無主要事實之實質爭議存在：

        上訴法院進一步依照其對於「實際知悉」之解釋，去討論本案有無與「實際知悉」有關的主要事實之實質爭議存在。Adobe公司提出其第一次接到280專利公開案之通知，是2014年2月4日Rosebud公司之律師發信警告將提出本訴訟，但在當時Adobe公司早已停止使用280專利。上訴法院認為，雖然在同時Rosebud公司亦提出諸多「間接證據」以證明Adobe公司確實知悉，但是該等證據無法被接受，上訴法院逐一指出該等間接證據的問題如下：

        (1) 關於Adobe公司知悉第7,454,760號專利（280專利之grandparent patent）之部分，上訴法院表示雖然兩件專利之說明書相同，但Adobe公司除了知悉「說明書」之內容外，亦須知悉280專利公開案之「申請專利範圍」（Claim），如此方有可能構成「實際知悉」。此從35 USC §154（d）（2）規定請求專利公開後核准前之損害賠償的前提為「公開與核准之申請專利範圍須實質相同」，即可見一斑。上訴法院並進一步闡示，單單知悉「相關之專利」是不足夠的。

        (2) 關於Adobe公司總是跟隨Rosebud公司之產品且試圖模仿類似特點之部分，上訴法院指出Rosebud公司雖然提出7份Adobe公司員工之電子郵件，以及Adobe產品原始碼中某一行提到“Rosebud”之證據，但是那7份電子郵件之日期均係在280專利公開之前，且其中5份電子郵件是Rosebud公司將相關產品主動寄予Adobe公司員工之郵件，又Adobe產品原始碼所提到之“Rosebud”其實是微軟在2004年的一個產品，與Rosebud公司無關。是以，上訴法院認為Rosebud公司之證據根本無法證明Adobe公司會主動去搜尋、瞭解Rosebud公司之專利申請案。

        (3) 關於Adobe公司之外部律師在8,046,699號專利之第二件訴訟時，就應已依照業界慣例搜尋到280專利公開案之部分，上訴法院認為在該第二件訴訟中，因為Rosebud公司未遵守法院期限，第二件訴訟之程序根本未進入專利範圍解釋（Claim Construction）之程度，沒有任何一個合理的陪審團會認為Adobe公司「實際知悉」280專利公開案。

        同時，Rosebud公司主張地方法院在事實證據開示程序前即給予簡易判決，是屬「裁量濫用」之情形。但是上訴法院指出Rosebud公司明明知道Adobe公司早已提出簡易判決之聲請，但卻沒有反對此聲請，或表示需進一步調查與此聲請有關之爭議，甚至，Rosebud公司是接到Adobe公司簡易判決聲請的好幾個禮拜後，方提出作證通知。因此，上訴法院認為Rosebud公司係自行遲延事實證據開示程序之進度，直到接到Adobe公司簡易判決聲請才有所反應，但同時又未告知地方法院證據開示程序之必要，故難以認定地方法院有所謂「裁量濫用」之情況。根據前述種種理由，上訴法院維持了地方法院之簡易判決。

三、對於Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc.一案「實際知悉」之反思

        在我國智慧財產法院之訴訟中，目前尚未見案件係依專利法第41條第2項：「對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求」做出判斷(註7)，當然亦無任何對於「明知」之解釋。

        在法院缺乏相關案例之下，若未來有發明專利權人以專利法第41條第2項向使用者主張補償金之情形，本文認為應得掌握住Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc.一案「實際知悉」解釋上之精神，及謹記Rosebud公司於此案所受之教訓，發明專利權人最好要有明確之「直接證據」證明被告明知公開案，若要以間接證據主張，不論該證據是使用者已知悉類似專利、兩造間屬競爭廠商多會互相瞭解各自產品、兩造間過往有許多專利侵權訴訟等等，恐怕均非說服法院接受之適當方法。

        進一步思考，本文認為釜底抽薪之計或許是發明專利公開人直接發函並載明公開案予未經同意之公開案使用者，但如此一來，即回歸到專利法第41條第1項，而專利法第41條第2項「明知」亦可請求補償金之規定，似乎幾無適用餘地。究竟在沒有發函的情況下，要如何證明使用人的明知，這或許有待我國未來發明專利權人於智慧財產法院提起補償金訴訟，方可逐步確立專利法第41條第2項「明知」之解釋與適用案情。

註釋