智慧財產專業團體

一、 前言

        商標應具識別性，此乃「商標」最基本之要件。所謂識別性，指「一標識足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者(註1)。」，故如一商標無法使其商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區辨，即不足以作為商標。又，雖一商標原不具識別性，但經申請人長期在市場上使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識時，則該商標取得後天識別性（又稱：「第二層意義」the secondary meaning），成為具識別性的商標，而予以註冊。

        然而，原本具識別性的商標，亦可能因為某些因素，如商標不當的使用、過於廣泛使用等，使得原本具識別性的商標名稱逐漸轉變為特定商品之通用名稱，喪失其識別性，而落入公共財領域，著名之例子如：Aspirin、Cellophane、Escalator、Zipper、Nylon、cola、trampoline、yo yo、貓眼(註2)、玄米(註3)等。近年來，隨著網際網路越來越發達，美國知名網際網路搜尋引擎「GOOGLE」亦同樣面臨商標通用化的問題，本文希望透過David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated乙案，以及我國99年度行商訴字第202號判決「諾麗」商標案，探討商標通用化之相關問題。

二、 David Elliot and Chris Gillespie v. Google Incorporated案例介紹

(一) 背景介紹

Google公司（Google Incorporated）於美國專利商標局註冊兩件商標如下：

1. 註冊第2884502號 「GOOGLE」商標（下稱502號商標）(註4)
指定使用於：「…製作資訊索引、網站索引及其他資訊來源索引用電腦。」
2. 註冊第2806075號「GOOGLE」商標（下稱075號商標）(註5)

        指定使用於：「…透過全球電腦資訊網路以搜尋索引及資訊資料庫，提供文字、電子文件、資料庫、圖像及視聽資料。」

        無爭議的是，502號商標及075號商標所指服務，即為與被告提供之同名搜尋引擎服務（下稱Google搜尋引擎）。

        西元（下同）2012年3月間，原告登記763個結合「Google」之網域名稱，如「googledisney.com」及「googlebarackobama.net」等域名。Google公司對此提出申訴，主張依照統一域名爭端解決程序（UDRP），原告所登記結合「Google」之域名應移轉予Google公司，原告則指稱GOOGLE商標已通用化，應允許他使用GOOGLE商標作為域名一部分。美國UDRP專家小組則以下列理由，作出域名應移轉予Google公司之裁決：

(1) 原告登記域名與GOOGLE 商標近似；
(2) Gillespie無權將GOOGLE商標作為域名使用；
(3) 原告係出於惡意而登記域名。

        因此，原告乃向美國亞利桑那州地方法院（下稱地方法院）提起訴訟，主張GOOGLE商標已通用化，要求撤銷502及075號商標之註冊。

(二) 兩造所提證據及法院分析

        原告主張多數大眾理解將「Google」作為動詞使用時，係指在網路上搜尋之動作，且不限於使用特定搜尋引擎；被告則抗辯，並無有效證據可證明，大部分消費大眾以任何詞性使用「Google」時，未將「Google」作為辨識產品之標誌。

1. 語法功能與通用化

        地方法院指出即使商標作為動詞使用時，該商標仍具辨識產品提供者或產品來源之功能，且對多數消費大眾而言，如商標之主要意義（primary significance）係用以區別商標權人與他人所提供之服務，該商標則並非已通用化。

2. 專家證人及市調報告

(1) 被告所提專家報告

        被告提出之語言專家證稱，「Google」即使作為動詞使用時（go google it），仍是指使用Google搜尋引擎進行檢索，而非「在網際網路檢索」之簡稱。

(2) 被告所提消費者調查報告

        被告之市調專家隨機對約400位民眾作電話調查，告知受試者「browser; website; Amazon; Yahoo; Google」5個名稱，並詢問5個名稱中何為與網路搜尋有關之品牌名稱／普通名稱，最後詢問受試者是否會使用網路搜尋，如回答未使用者，即會被排除於調查結果外。調查結果顯示，93.77%受試者認為「Google」為品牌名稱、5.25%受試者則認為「Google」為普通名稱。對於前述市調結果，原告則指出其使用之調查方法，未將「Google」作為動詞，提問係用名詞方式進行，故主張該市調結果與本案無關。惟地方法院指出本案爭點為－對多數有使用網路搜尋之大眾而言，「Google」之主要意義究係指Google搜尋引擎，或用於網路搜尋之普通描述性詞彙。因此，既然前述市調結果，有93.77%受試者認為「Google」為品牌名稱，該市調自與本案有關。

(3) 原告所提調查報告

        原告之專家進行兩次「Google消費者調查」，其第一次對1033位受試者提問－「你經常使用Google作為何種意涵？」，調查結果顯示52.2%受試者回答「在網路進行搜尋」、28.7%受試者回答「特定搜尋引擎之名稱」、19.1%受試者則回答「網路」。第二次則對1007位受試者提出相同問題，調查結果則為72%受試者回答「在網路進行搜尋」、11.5%受試者回答「公司名稱」、16.6%受試者則回答「網路」。原告以前述調查結果作為多數大眾將「Google」作為動詞使用時，係指在網路上搜尋之動作、且不限於使用特定搜尋引擎之證據。地方法院則認為前述調查報告，未使用一般市調原則，且原告之專家亦非適任市調專家。因此，前述調查報告並非有效證據。

(4) 原告所提調查報告

        原告之專家對251名受試者提問如下－「當你請朋友進行網路搜尋時，你會使用什麼單字／片語來告知你希望他進行之事項？」，調查結果顯示有129名受試者之回答中，皆含有「Google」一詞，原告之專家進而主張此結果可證明，多數大眾將「Google」作為動詞使用時，「Google」之主要意義僅係網路搜尋之普遍／通用化意涵。地方法院則再次指出，前述報告結果欲證明事項，仍非本案爭點。

3. 對多數消費大眾而言，「Google」之主要意義

        地方法院透過「字典用法（dictionary usage）」、「商標權人之使用方式（mark-holder usage）」、「競爭者之使用方式（competitor usage）」、「媒體之使用方式（media usage）」與「消費者調查（consumer surveys）」等5個部分，來分析「Google」對多數消費大眾之主要意義：

(1) 字典用法

        原告未具體指出任一字典對「Google」之定義，惟原告引用其專家證人之證言－「如一字彙被納入字典時，意味著該字彙含有通用用法」。

(2) 商標權人之使用方式

        原告指出被告公司之共同創辦人曾於1998年7月8日發言稱－「Have fun and keep googling」；另外，經原告於Google搜尋引擎以「define:google」進行搜尋，結果顯示「Google」之動詞涵義為「使用網路搜尋引擎，特別是google網站」。

        地方法院認為無爭議的是，被告對於第三人使用「Google」商標時，確實設有嚴格使用標準及發布準則，並花費相當大的資金來管控及執行其商標權。對此，原告主張，被告用於管控「Google」商標所花費的資金，與其品牌價值相較下，顯然佔非常低之比例，而地方法院則認為被告花費的管控資金低於品牌價值，並不代表「Google」已通用化。

(3) 競爭者之使用方式

        原告未提出競爭者使用「Google」之相關事證。地方法院認為，被告之競爭者如「Yahoo!」、「Microsoft Bing」等搜尋引擎業者，在其新聞稿或廣告宣傳上仍會將自家之搜尋引擎與Google搜尋引擎作區別。因此，並無競爭者之使用事證可證明「Google」成為網路搜尋引擎之服務類別名稱。

(4) 媒體之使用方式

        根據原告所提證據顯示，媒體有時使用「Google」作為動詞時，確實具網路搜尋之意涵。

(5) 消費者調查

        地方法院認為根據上開原告所提消費者調查報告，係可證多數消費大眾會將「Google」作為動詞使用，但該報告並無法證明多數大眾在使用時，係將「Google」理解為以Google搜尋引擎進行網路搜尋，還是不限搜尋引擎，任意進行網路搜尋？而縱使多數消費大眾所理解為後者，證明商標已通用化之決定性問題應係－該商標是否被用以形容為某種產品之類別，而不是產品製造者。

(三) 地方法院認定

        最後，地方法院歸納出「Google」有4種可能之意涵：1.作為指涉Google搜尋引擎之商標；2.作為以Google搜尋引擎進行網路搜尋之動詞；3.不限於搜尋引擎，任意進行網路搜尋之動詞；4.搜尋引擎之通用描述性詞語。同時指出，如對多數消費大眾而言，502及075號商標之主要意義為上述第4種，則兩商標即已通用化。

        而依據上開被告所提消費者調查報告，超過90%之消費大眾確實將「Google」理解為品牌名稱，而非一通用詞語，可證明「Google」係較常被理解為上述第1種意涵，而非第4種。原告僅著重在證明「Google」作為動詞使用乙事，而未提出證據證明，對多數消費大眾而言，「Google」為搜尋引擎之通用描述性詞語。因此，地方法院最後認定502及075號商標並未通用化。

三、 我國「商標通用化」相關判決—99年度行商訴字第202號(註5)

(一) 背景介紹

        美商．大溪地諾麗國際股份有限公司（下稱原告）所有之註冊第841194號「諾麗」商標（下稱系爭商標），指定使用於「汽水、果汁、果汁粉、運動飲料及製造飲料用糖漿……」等商品，民國（下同）98年10月27日珍果生技股份有限公司（下稱參加人）對系爭商標提出廢止，智慧財產局（下稱被告）審查後作成廢止處分。原告不服，提起訴願，訴願遭經濟部駁回，原告遂而提起行政訴訟。

(二) 原告主張

1. 原告創立於西元1995年，分公司遍及全球35個國家、73個地區，系爭商標果汁佔全球市場90％，88年至95年間營業額維持新台幣5~8億元。原告擁有4間連鎖店，並將系爭商標相關商品向1萬6千名以上會員推廣、發行各式專業刊物及設立商品推廣中心，對於維護系爭商標識別性不遺餘力。
2. 行政院衛生署更新該署網站之說明（Noni中文名稱為蘿梨果）並於96年9月28日以衛署食字第0960039875號書函通知參加人。台北高等行政法院曾於96年12月20日以96年度訴字第568號判決(註7)認定系爭商標註冊時並無商品說明之情，而被告機關於97年8月8日作成之中台評字第H00970153號商標評定書(註8)亦謂「諾麗」商標並非通用名稱。
3. 「NONI」係天然植物Morimda Citrifolia（茜草科植物：別名NONI），音譯可為「諾尼」、「諾力」、「蘿梨」等，亦有人稱「四季果」、「菊葉巴戟」、「檄樹」、「海巴戟天等」。訴願機關依原處分所提出之部份資料即認定系爭商標「諾麗」已為通用名稱係未深查事實。

(三) 智財法院見解

1. 商標法第57條第1項第4款（即現行第63條第1項第4款）規定：商標註冊後「已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。所稱通用標章，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；所稱通用名稱或形狀，則指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀者。本款規範之意旨，係在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，自應由商標專責機關廢止其註冊。
2. 系爭商標於註冊後是否已成為指定商品之通用名稱：
   
   (1) 由台灣維基百科網站資料可知，「諾麗果」又名檄樹、海巴戟天，原產於東南亞，經由人類的引種種植，廣泛分佈在印度、太平洋島嶼，其成熟的果實具有強烈臭味，因此又被稱為「乳酪果」、「嘔吐果」，新鮮或煮過的果實可當做主食食用。
   (2) 我國近年來風行養生保健，自89年起迄今陸續有醫療博士、營養師、醫療人員等專家學者出版有關介紹諾麗果之書籍，多家媒體亦曾報導「諾麗果」或「諾麗」係一種著名養生水果。(3) 「諾麗果」或「諾麗」已被廣泛使用在市售常見諾麗果商品名，國內廠商普遍多以「諾麗」果作為外文「NONI」果產品之中文譯名及成份說明文字。
   (4) 於YAHOO及GOOGLE網站搜尋亦可知，消費者對「諾麗」或「諾麗果」已有諸多研究討論，由諸多網友部落格內容亦可顯示「諾麗」已為一般普遍知悉之植物名稱。
   (5) 行政院農業委員會農業試驗所於98年11月19日對參加人之回函觀之，該函內容說明有關檄樹果實之中文名稱，依其訪查學術機關與民間用字習慣，亦以「諾麗果」使用最為普遍。
   (6) 參加人於98年9月間向原告購買產品時，該產品上面將「諾麗」當成諾麗果汁之普通名稱使用，成份中表示為百分之百諾麗果汁，而與葡萄汁、藍莓汁一併使用，原告公司之相關網頁亦可見載有大溪地諾麗果汁之相關產品等語，顯見原告係將「諾麗」當成普通名稱在使用。
    
3. 原告訴稱「蘿梨」始為Morinda Citrifolia植物之官方正式中文名稱，惟查我國食品衛生主管機關網站，並非將Morinda Citrifolia之植物定義其中文名稱為「蘿梨」，且查「蘿梨」為「諾麗」果之別名，市面上業者、營養師、醫療從業人員或消費者所普遍使用之名稱亦為「諾麗」果。
4. 原告稱被告機關廢止系爭商標處分與台北高等行政法院96年度訴字第568號判決及原處分機關中台評字第970153號商標評定書所認定之事實相違背，然上揭商標評定案原處分機關係以「系爭商標88年2月16日註冊時」之時點判斷「諾麗」二字是否為其指定使用商品之通用名稱。系爭商標廢止案所適用之舊法第57條第1項第4款規定，其規範意旨係在商標註冊後，因商標權人怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，自應由商標專責機關廢止其註冊。故兩案判斷之時點及待證事實有別。
5. 原告主張營業金額約在5億到8億間，然查原告於被告機關除系爭商標外，現存有效者尚有註冊第844972號「大溪地諾麗」商標指定使用於第32類果汁等商品；第884378號「諾麗」商標指定使用於第3類皮膚用化妝品等商品；第891775號「大溪地諾麗」商標指定使用於第5類醫療補助用營養製劑等商品；第894001號「諾麗」商標指定使用於第5類醫療補助用營養製劑等商品，故以上開營業額數據難逕予認定係原告單純販售系爭商標商品之有利事證。

(四) 小結

        系爭商標圖樣之中文「諾麗」，於其註冊後因國內相關業者普遍廣泛使用及媒體網路之介紹與報導，已成為通常用以表示以諾麗果為原料所做成果汁等商品之通用名稱，失去表彰或識別商品來源之功能，故本件系爭商標之註冊應予廢止之處分（註：100年8月16日公告撤銷系爭商標）。

四、 避免商標名稱通用化之方法

(一) 註冊及使用具識別性的商標

        「識別性」為商標基本要件，無識別性的標識，不得註冊為商標。因此，申請人於申請商標時，應注意商標識別性的問題，應選擇具識別性、具原創性的商標註冊，以避免日後商標通用化之問題。

(二) 合理規範商標之使用

1. 商標權人於商品包裝設計、廣告宣傳使用商標時，應隨時在商標旁標識「®」或「TM」符號，已註冊公告之商標標識「®」符號，未註冊商標標識「TM」符號，使其他企業、同行競爭者知道此為商標權人之商標，並隨時註名商標所有者名稱。
2. 商標使用與商品名稱之使用分屬二事，商標權人於廣告宣傳或使用商標時，應將商標與商品名稱嚴格作區分，不可混為一談。
3. 勿將商標當作動詞、形容詞、俚語使用，如：「go google it」、「Have fun and keep googling」、「Do you yahoo today?」、「please xerox this document」(註9)等。
4. 避免將商標使用於單一商品上，盡量將商標使用於多種不同商品上。

(三) 避免商標名稱收錄於辭典、規範之中

        隨著商標權人廣告宣傳商品或服務，使得商標知名度增加，應避免商標名稱收錄於辭典、國家規範之中。例如：《牛津英語詞典》（the Oxford English Dictionary）和《韋氏詞典》（Merriam-Webster Collegiate）已收錄「google」，詞性顯示為動詞(註10)；線上英語詞典《牛津詞典》（Oxford Dictionaries）已將「Photoshop」列入詞庫，詞性顯示為動詞(註11)

(四) 商標權人要積極維護商標權利

        商標權人應為商標做定期市場監視，若發現有任何商標搶註或商標侵權之情形應立刻有對應之策略，以展現商標權人對其商標之重視及該商標對商標權人之重要性。若發現有他人不當使用商標權人之商標，應及時糾正或登報公告，亦可直接向侵權人發警告信，以維護其商標權。

(五) 即時搜集證據，作為日後抗辯可能為撤銷提供有利之證據

        商標註冊後仍有可能會遭他人提撤銷，故應隨時搜集上述證據資料，以作為日後抗辯時可能提供之有利證據。

五、 結論

        由上文可知，商標通用化之議題涉及許多商標重要問題，如商標選用及設計、商標使用、商標識別性、消費者利益之保護及市場公平競爭等問題。註冊商標是否已為通用化名稱之認定，並無一套判斷基準，通常需就整體市場及消費者主觀認識為判斷，故商標權人為避免自己設計之商標成為某特定商品通用名稱，應積極維護自己的商標權，且應隨時注意或監視其商標在消費者、媒體或競爭者之使用情形，由「Google」一案可知，商標使用嚴重影響消費者對該商標之認知，多數人仍認為「Google」為一品牌名稱，而非搜尋引擎之通用描述性詞語。

        「法律不保障權利睡眠者」，如發現商標被不當使用，商標權人應登報或以廣告的方式向消費者及社會媒體大眾宣導，否則商標可能因消費者或社會媒體大眾長期不當使用，而失去表彰或識別商品來源之功能，成為商品之通用名稱而落入公共財領域，市場競爭者進而可自由使用，上述我國「諾麗」商標案即係其例，商標通用化問題不僅影響商標可能被撤銷，更影響商標權人多年來為商標所付出之心血而建立起之品牌價值，當不容忽視。

※ 註釋