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一、前言
商標法採屬地主義，只有在國內核准註冊之商標才受商標法保護。然而，網域名稱是跨國性、全球性之使用，且採「先申請先登記」原則，受理單位並未就網域名稱登記之合法性進行實質審查，與商標法屬地主義有所衝突，因此可能產生網域名稱與商標法之適用爭議。例如：國外著名商標權人尚未在台取得註冊商標前，若遭他人登記相同或近似於著名商標之網域名稱，用以待價而沽或誤導網路使用者瀏覽搶註者之網站等等，商標權人是否可依相關法律規範申請撤銷或移轉網域名稱？
依台灣現行法制，網域名稱爭議之救濟途徑大體可分為行政救濟、司法救濟及TWNIC網域名稱爭議處理機制，亦即：商標權人可依公平交易法第20、24條向公平交易委員會提出檢舉、或依商標法第70條規定向法院提起訴訟要求被告停用網域名稱及損害賠償、或依TWNIC網域名稱爭議處理辦法向爭議處理機構提出申訴，要求撤銷或移轉網域名稱予申訴人。
惟現行商標法第70條規定之保護客體僅及於已註冊之著名商標 (註1)，而公平交易法第20、24條規定之保護客體雖包括未註冊著名商標，然即使檢舉成立，公平交易委員會只能命網域名稱之註冊人停止影響交易秩序之顯失公平行為，但無法解決特定網域名稱的歸屬問題 (註2)。故當未註冊之著名商標遭他人搶先登記為網域名稱時，僅有尋TWNIC網域名稱爭議處理機制一途。
依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項規定，申訴人因與註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，得向爭議處理機構提出申訴：1. 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者；2. 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益；3. 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。前述處理辦法第5條第1項第1款規定之「商標」是否應以註冊商標為限？未見明確，本文以下分別從WIPO網域名稱爭議處理實務及台灣網域名稱爭議案例分述之，以供讀者參考。
二、WIPO網域名稱爭議處理實務
(一) 統一網域名稱爭議解決程序 (註3)
為了加強對網域名稱之保護，世界智慧財產權組織（WIPO，World Intellectual Property Organization）特別組成專家委員會對網域名稱問題進行研究，並於1999年4月就網域名稱與商標之保護提出「The WIPO Domain Name Process」建議書，提供新成立之國際網域名稱管理機構－「網際網路位址與名稱分配單位」（ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ， ICANN ）參酌，建議.com、.net、.org等頂級域名(Top-Level Domains，TLDs)之註冊爭議，應建立一個所有受理註冊單位均應遵循之一致性機制。ICANN採納後於1999年10月24日通過Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy （UDRP，統一網域名稱爭端解決程序）作為解決網域名稱爭議之準則 (註4)。該統一網域名稱爭端解決程序為一種國際標準，取得ICANN核准之仲裁機構，須依據ICANN所核准之處理原則與程序，受理申訴，通知被指控搶註或涉有侵權之註冊人答辯，並有權作成撤銷「Cancellations」、移轉「Transfers」、或變更「Changes」網域名稱之決定，以及通知受理該網域名稱登記之註冊單位執行該決定。
依照統一網域名稱爭端解決程序，註冊機構遇有第三人對已註冊網域名稱提出異議時，基本上不作仲裁或判斷，而需將爭議事項移由爭議處理機構（Resolution Service Provider）處理，爭議處理機構則指定一至三位專家小組（Panelists）進行裁決。原則上，專家小組僅能針對應否撤銷、移轉或變更特定網址進行裁決，不得就金錢賠償裁決。申訴人若要取得勝訴裁決，依統一網域名稱爭端解決程序第4節第a項規定，必須證明：（1）、爭議之網域名稱與申訴人之商標或服務標章相同或足生混淆誤認之近似；且（2）、網域名稱註冊人對該網域名稱本身不具有權利或正當利益；且（3）、網域名稱註冊人對網域名稱之註冊及使用均為惡意 (註5)。
惟統一網域名稱爭端解決程序是否得適用於未註冊之商標？並未明文規定於該爭端解決程序中。以下分自WIPO仲裁之網域名稱爭議案及WIPO針對UDRP爭議問題所發布之專家小組見解概要分述之。
(二) La Mafafa, Inc.dba Cultura Profetica v. Domains Real Estate案 (註6)
在La Mafafa, Inc.dba Cultura Profetica v. Domains Real Estate 一案，申訴人為在美國境外領土波多黎各之著名拉丁樂團Cultura Profetica，爭議網域名稱 「culturaprofetica.com」之註冊人則為位於美國佛羅里達州之一家不動產公司。申訴人在美國境內雖未就該樂團名稱「Cultura Profetica」申請或註冊任何商標，然於2008年9月23日於波多黎各提出商標申請。而爭議之網域名稱則自2001年7月13日即被第三人註冊，並於2005年9月28日移轉至被申訴人。此爭議之網域名稱被轉址到註冊單位Godaddy.com網站之各式音樂服務之贊助商連結廣告，然而該等廣告與申訴人並無任何關聯。
雖然申訴人之商標申請日期在網域名稱註冊日之後，然申訴人主張基於「Cultura Profetica」一詞具有先天之商標顯著性及長期商業使用累積之第二層意義，申訴人對於「Cultura Profetica」享有普通法之權利，故合於前述UDRP第4節第a項第(1)款之「爭議之網域名稱與申訴人之商標或服務標章相同或足生混淆誤認之近似」之要件。惟註冊人則主張，申訴人於波多黎各並未享有有效之商標註冊權利，退步言之，縱其享有有效之商標權，然該商標權之效力僅及於波多黎各，並不擴及於佛羅里達或美國其他管轄區域。
WIPO專家小組認為，「Cultura Profetica」一詞翻作英文為「Prophetic culture」，字面上之意義為「預言文化」，與申訴人提供之各式音樂表演或錄音著作之銷售服務並無直接關聯，而消費者需運用較多想像力或思考才能領會「Cultura Profetica」商標與音樂表演服務之關聯性。再者，因為「Cultura Profetica」是西班牙文，其意義並不被以英語為母語之美國境內消費者所普遍認識，因此「Cultura Profetica」一詞應為暗示性商標而具有先天識別性。此外，由於申訴人已提出「Cultura Profetica」商標之眾多使用資料，證明「Cultura Profetica」樂團之作品為一種特殊之雷鬼、爵士及騷莎音樂之結合而在消費者間廣為著名流傳，又，申訴人已提出「Cultura Profetica」樂團曾經在美國佛羅里達州表演之相關證明，故WIPO專家小組認定申訴人於美國境內享有「Cultura Profetica」商標之普通法權利。
此外，針對註冊人對「Cultura Profetica」網域名稱是否具有權利或正當利益此點，固然UDRP第四節第a項第(2)款規定，註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章之方式，獲取商業利益者，得認定註冊人對網域名稱具有權利或正當利益。專家小組認為，將網域名稱轉址到註冊單位網站之駐留頁面（parking page）之行為雖不必然構成網域名稱之惡意使用，然而註冊單位之駐留頁面基於註冊單位本身或註冊人而提供第三人之商品或服務廣告，且此等使用並非基於比較性廣告、指示性使用或普通使用，故不合於UDRP第四節第a項第(2)款規定之非商業或正當使用，從而WIPO專家小組認定註冊人對「Cultura Profetica」網域名稱不具有權利或正當利益。
最後，WIPO專家小組認為，由於註冊人曾經向申訴人以超過網域名稱註冊相關費用極高之金額兜售該網域名稱，且註冊人顯然自消費者點擊註冊人轉址提供第三人服務廣告之次數多寡獲取直接或間接之經濟利益，故認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱。
由於註冊人註冊「Cultura Profetica」網域名稱合於UDRP第4節第a項第(1)、(2)、(3)款要件，故WIPO專家小組決定將「Cultura Profetica」網域名稱移轉予申訴人。
(三) WIPO針對UDRP爭議問題所發布之專家小組第二版見解概要(註7)
為解決UDRP常見之程序或實質性爭議問題，WIPO在2009年及2010年分別於日內瓦召開網域名稱專家小組會議，提議針對某些UDRP特定之爭議問題發布WIPO相關見解，以供各界遵循，並於2011年由WIPO 仲裁及調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）發布WIPO專家小組第二版見解概要（WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition），即「WIPO Overview 2.0」。
依「WIPO Overview 2.0」問題1.7，WIPO專家小組之共識為，申訴人如欲成功主張UDRP第4節第a項第(1)款之要件，須提出相關證據例如：商標使用之時間、銷售量、廣告之程度及性質、消費者調查或媒體報導等以證明其商標已成為相關商品或服務之識別表徵或享有第二層意義，在此情形下，申訴人方能享有普通法或未註冊之商標權利。然而，商標第二層意義只存在於特定之小型地理區域並不會限制申訴人享有在普通法下之商標權利。此外，申訴人亦可基於類似商標保護之其他法律，例如：禁止仿冒（Passing off laws）或不當攀附之法律主張UDRP下之商標權利。然而，如申訴人僅僅主張享有普通法或未註冊商標權利卻未提出足夠之商標使用證據，或商標含有直接描述性或辭典用字而不具有先天識別性，且無法證明已達第二層意義之情形下，不能認定符合UDRP第4節第a項第(1)款之要件。WIPO專家小組認為，一般而言，當申訴人之普通法或未註冊商標權利之主張可信度（viability）越強時，可降低其所負之提出商標使用證據之舉證責任(註8)。
三、 台灣網域名稱爭議案例簡介
如前所述，「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項第1款之「商標」是否應以註冊為必要？亦未見明文。實務上相關案例則有不同見解，分述如下：
(一) 「aia.com.tw」網域名稱爭議案(註9)
本件申訴人為英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司，分別以訴外人美國國際集團、American International Assurance Company, Limited, 以及AIA Group Limited 之商標、申請中商標等為據，主張其「aia.com.tw」網域名稱遭註冊人南北塑膠袋行搶註，具有前述處理辦法第5條第1項規定之情事為由，請求將「aia.com.tw」網域名稱移轉予申訴人。
經審理後，資策會專家小組認為，申訴人主張之商標，共分為二：(1)美國國際集團（American International Group, Inc.）於1998年11月16日在我國取得之註冊號00103955，專用期間至109年6月30日，指定使用於3506、3601、3602、3603、3608、3612類保險服務、利率及貨幣換匯交易、股權衍生型產品等服務。(2)2010年美國友邦保險公司（American International Assurance Company, Limited）於我國申請之商標AIA。關於前者，專家小組認為，1998年取得之AIA商標權，係以美國國際集團為商標權人，然美國國際集團對系爭「aia.com.tw」網域名稱，曾獨立於申訴人或美國友邦保險公司以外，直接聯繫註冊人，交易條件亦非相同，且美國國際集團亦表示與註冊人聯繫資料，不能提供本件申訴使用，顯見美國國際集團，對系爭網域名稱，仍有不同公司之不同處理政策，申訴人援引美國國際集團之商標權，顯然無據。針對美國友邦保險公司於2010年於我國申請之AIA商標，雖然申訴人提出證據證明美國友邦保險公司為申訴人之母公司，其亦授權申訴人代為處理與其商標相關之申請事宜並有經公證之授權書為證，然該申請號099046142商標，截至專家小組作成決定書之前，尚未註冊公告，未取得商標權，無使一般網路使用者混淆誤認之虞。
綜上，專家小組認定，申訴人主張因註冊人之網域名稱註冊具有與申訴人商標、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者，欠缺理由，不符合「處理辦法」第5條第1項第1款規定之要件，故決定駁回申訴。
(二) 「myTV.tw」網域名稱爭議案(註10)
本件申訴人為香港商‧電視廣播有限公司，其主張自2008年11月成立網路電視平台「MyTV」，並已申請「MYTV」商標，請求將註冊人Lopnur註冊之「myTV.tw」網域名稱移轉予申訴人。
資策會專家小組認為，「處理辦法」第第5條第1項第1款所謂之「商標、服務標章」不以業經註冊者為限，只須事實上已成為商標即足。申訴人於2012年1月16日起即陸續於香港、2013年6月13日於大陸、2014年5月28日於台灣申請「MyTV」商標，雖其實際取得商標註冊日期晚於註冊人申請系爭網域名稱之2013年5月24日，但申訴人於2008年11月即成立網路電視平台「MyTV」，一進入申訴人官方網站即可看到明顯的「MYTV」、「MYTV LIVE」等標題，且申訴人雖未正式以包含mytv之單字申請網域名稱，但申訴人始終不斷推廣「MyTV網頁版」，故與申訴人申請的商標相同之文字或圖樣，早在註冊人註冊系爭網域名稱前，業已在網路上以商標使用，在台灣等地之網路使用者均可看到，換言之，「MYTV」可謂事實上已成為申訴人之商標，因此仍屬合於「處理辦法」所謂之「商標、服務標章」。
再者，註冊人雖有使用該網域名稱之網頁提供，惟其不僅於網頁上以「MyTV離港版」為號召，更提供高清翡翠台、明珠台、TVB互動新聞台、J2台與TVB8台等申訴人所有之節目內容，並以「MyTV網上電視直播服務，支持Android手機在線同步收看最新港劇、韓劇、台灣偶像劇、免費24小時新聞直播等節目」為網頁原始檔中之敘述，顯見註冊人申請「myTV.tw」網域名稱之主要目的是吸引申訴人之觀眾，並未以善意使用系爭網域名稱，故專家小組認定註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益，且出於惡意註冊或使用系爭網域名稱，決定將「myTV.tw」網域名稱移轉於申訴人。
四、 結論
依WIPO仲裁之網域名稱爭議案及發布之「WIPO Overview 2.0」見解，WIPO專家小組認為，申訴人如欲成功主張UDRP第4節第a項第(1)款之要件，須提出相關證據例如：商標使用之時間、銷售量、廣告之程度及性質、消費者調查或媒體報導等以證明其商標已成為相關商品或服務之識別表徵或享有第二層意義，在此情形下，申訴人方能享有普通法或未註冊之商標權利。此外，申訴人亦可基於類似商標保護之其他法律，例如：禁止仿冒（Passing off laws）或不當攀附之法律主張UDRP下之商標權利。因此，UDRP第4節第a項第(1)款之要件不以申訴人享有註冊商標為必要，而視申訴人所提出之商標使用證據判斷有無相當識別性或第二層意義而定。台灣網域名稱爭議案例對「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項第1款之「商標」是否應以註冊為必要，持正反不同見解，前述「myTV.tw」案認為處理辦法第5條第1項第1款之商標不以業經註冊為限，只須事實上已成為商標即足，然「aia.com.tw」一案則認為商標尚未註冊公告，未取得商標權，無使一般網路使用者混淆誤認之虞，惟若商標在核准註冊前即已使用多年而為消費者熟知，是否必然無混淆誤認之虞，不無疑問，是否仍須視商標實際上於相關市場之識別力高低或第二層意義而定，WIPO前述見解或可提供國內實務參考。
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