智慧財產專業團體

鄭宇真

一、 前言

美國專利審查實務中，發明專利申請案需要通過新穎性(novelty)及非顯而易見性(nonobviousness)等法定專利要件的審查，以確認所請求專利發明是新的，且難以自現有技術輕易組合思及。

美國專利法第102條即為有關新穎性之規定，其主要比對基礎是以單一引證案相對所請求專利發明而言。審查委員於審查時，如發現一專利請求項(claim)所界定之所有元件為單一引證案所揭露(不論是明文所提及或者可由其內容而推知)，便會判定此請求項被該單一引證案所預見(anticipated)，因而不具新穎性(註1)。

然而，就實務上而言，究竟單一引證案所揭露的技術內容與美國發明專利申請案的請求項之間，是否僅能以某種程度的相似性，而使得該請求項被判定為被引證案所預見？

以下，我們就2017年美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱“CAFC”)近期所做之IN RE: STEVEN C. CHUDIK判決內容(註2)，來進一步報導美國司法實務如何審視單一引證案與發明專利申請案的請求項之間，關於新穎性之比對與判斷的合理性。

二、案件背景

本案的上訴人Steven C. Chudik(下簡稱“Chudik”)不服美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，下簡稱“USPTO”)的專利審理暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下簡稱「委員會」)對發明專申請案No. 11/525,631(後簡稱「’631申請案」，內容請參(註3))的核駁決議，而向CAFC提出上訴。

CAFC在2017年3月27日做出判決：撤銷委員會所作之’631申請案的部分請求項分別被二個引證案預見的決議。

    (一) ’631申請案的內容

’631申請案的發明名稱為「用於微創肩部置換手術的關節窩植入物(Glenoid Implant for Minimally Invasive Shoulder Replacement Surgery)」，主要的技術內容是關於肩部置換手術的相關元件。’631申請案利用簡單且較少侵入式的方式，供植入物置於肩部關節，其功效除了在於改善現有的技術之外，還可保留而不犧牲旋轉肌袖肌腱(rotator cuff tendon)，並讓病患的身體在完成肩部置換手術之後能更快速、有效地復原。

其中，施行肩部置換手術的主要方式是外科醫師先從肩胛骨的關節窩(glenoid)外周面移除微量骨頭，其又稱為擴孔(reaming)。之後再於擴孔後的腔體置入植入物。

參考表1，’631申請案關於擴孔步驟的圖式有圖7a、圖21、及圖22。圖7a表示關節窩22在肩胛骨上並朝外；圖21顯示了擴孔器57具有擴孔頭部61及軸部62，其中，擴孔頭部61具有平坦面116及中央凸面114；圖22顯示擴孔器57的中央凸面114朝向關節窩之腔室22。

配合參考表2，’631申請案關於植入物置入步驟的圖式有圖23a~b及圖27a。其中圖23a為植入物之一實施例的殼體立體圖；圖23b則為該殼體的側視圖；圖27a則顯示植入物118具有殼體120與耐磨鉸接面122，而殼體120具有凸出表面119與外環平面121。

關節窩22首先被擴孔器57擴孔，接著將植入物118之殼體120的凸出表面119置入被擴孔的關節窩22的凹面，及外環平面121也與被擴孔的關節窩22之周圍平面接觸，使得殼體120固置於關節窩22。最後，可利用螺絲133固定植入物的殼體120與關節窩22，待手術完成及骨頭再次生成之後，植入物與骨頭之間能有更好的固定與連結。

根據’631申請案的說明書，其請求項第1項為：

「一個關節窩植入物，包含：

一殼體(120)，具有在第一側上的凸出表面(119)，該凸出表面用於接合一形成於關節窩之腔室(22)的表面，該表面係延伸於關節窩外圍面之間，

一平面(121)，位於第一側上鄰近凸出表面(119)，用於接合鄰近腔室之該等關節窩外圍面，及

一耐磨鉸接面(122)，在相反於該平面(121)與該凸出表面(119)的第二側。」

其請求項第40項為：

「一個關節窩植入物，包含：

一凸出面(119)，在第一側，用於接合形成於關節窩之腔室(22)的表面，該表面係延伸於關節窩外圍面之間，及

一實質平坦之耐磨鉸接面(122)，在相反該凸出面(119)的第二側。」

    (二) 引證案的內容

1. 配合參考上圖左，FR 2579454引證案(下簡稱「Rambert案」)揭露一關節窩植入物，具有一殼體。其中，元件27b接觸一固定件(anchoring element)27a，而該固定件27a再接觸關節窩。

2. 配合參考上圖右，WO 01/47442 A1引證案(下簡稱「Bouttens案」)揭露用於植入關節窩3的肩義肢組。其中，植入物的凸出表面11背離關節窩3而面向上臂骨6，及位於凸出表面11相反側的螺釘8將該植入物固置於關節窩3。

三、案情簡介

’631申請案在USPTO的最終核駁審定(Final Office Action)主要內容如下：

    (一)請求項第1項及其部分附屬項已被Rambert案預見(參考以圖式表示比對’631申請案請求項第1項與Rambert案之內容的表3)；

其中，元件27b係透過一接合部元件(coupling portion) 3，以該接合部元件之表面3a與關節窩腔表面相接合。

    (二)請求項第40項已被Bouttens案預見(參考以圖式表示比對’631申請案請求項第40項與Bouttens案之內容的表4)；

其中，植入物上由元件符號11所示之表面與一骨頭腔室相接合。於元件符號11所示之表面之相反側則顯示有一實質平坦之耐磨鉸接面。

Chudik上訴至委員會後，委員會所做出的決議亦維持最終核駁審定中上述關於新穎性的核駁內容。委會員指出，獨立請求項第1項是裝置請求項，且並未要求所述表面「接合」指定的關節窩，而僅要求「用於(be arranged to)接合」。因此，Rambert案的元件27b中央凸起處之表面與臨接之平坦表面實際上並未接合這一點，並非關鍵因素，因為兩者仍然可以用於接合指定的關節窩。委員會因此維持請求項第1項的核駁。

其次，委員會也指出，Chudik並未充份地說明為何Bouttens案的表面11不能接合與其凸出輪廓相符之關節窩腔，委員會認為請求項中並未限定腔體的形狀特徵。因此，委員會仍維持請求項第40項的核駁。

在委員會做出決議之後，Chudik仍不服委員會的決議而向CAFC提出上訴。Chudik上訴的主要論點為：若Rambert案或Bouttens案未經過不當的修改，都不能預見’631申請案。

四、判決內容

    (一) 討論

      1. 法律標準

CAFC在過去判例中已闡明，當先前技術引證案已敘述了一專利請求項中每一個限制條件，且所屬技術領域中具有通常知識人士在不需過度實驗(undue experiment)的情況之下，便可以實施所請求發明時，則該專利請求項即會因美國專利法第102條之規定，因為被該先前技術引證案所預見而無效(註4)。簡言之，已被預見的發明就不具備新穎性(註5)。反過來說，若引證案的設計概念必須得被扭曲，便不能說已預見所請求的發明專利請求項(註6)。若一個裝置必須經過修改(modification)才能完成系爭專利所展現的功能，但此修改並非原製造者所設計，且也非被用於或者已實際用於前述功能之實現，則該裝置便不足以構成對於系爭專利之預見(註7)。換句話說，只有在引證案揭露了與請求項中相同形式與順序(in the same form and order)的所有元件，才能稱作預見了該請求項(註8)。

      2. Rambert案是否預見’631申請案的請求項第1項

首先，在先前程序中，雖然專利申請人、審查委員、及委員會均未對“engage”一詞之定義提出解釋，但委員會似乎將該詞解讀為「接觸(contact)」，此定義也為CAFC於後續論述中採用。

審查委員認定在Rambert案中，元件27b具有請求項第1項所請求之「在第一側上的凸出表面與平坦表面」。委員會認為’631申請案的請求項第1項並不要求第一側上的凸出表面與平坦表面維持在接合關節窩腔的狀態，且元件27b「仍可被用於」接合關節窩腔，因此’631申請案的請求項第1項不具新穎性。

CAFC不同意委員會所做的上述決議，其認為「被用於接合(arranged to engage)」所表示的意思確實不需要永久維持於接合之狀態，但至少必須是要能夠接合。然而，Rambert案中，在不移除元件27a之情形下，元件27b是無法「被用於接合」關節窩腔的表面，且審查委員與委員會也都未對此加以說明。

因此，實質證據無法支持委員會以Rambert案預見’631申請案的請求項第1項的決議。

      3. Bouttens案是否預見’631申請案的請求項第40項

在先前委員會決議裡，因為Bouttens案的元件符號11所示之表面並非在結構上無法接合符合其凸出輪廓的關節窩腔，所以認定Bouttens案預期了’631案的請求項第40項。

CAFC不同意委員會之看法，認為委員會之說法只有在當使用者旋轉Bouttens案的植入物180度之後，才可能合理地使元件符號11所示之表面能夠接合關節窩腔而非接合於上臂骨。Bouttens案的FIG. 1清楚表示了當旋轉Bouttens案的植入物而使得植入物凸出表面面向關節窩腔之後，必須重新定位植入物的螺釘，以維持植入物於可運作的狀態。然而，這便構成了重大且不被容許的「修改」。委員會也未說明使用者如何能在不修改Bouttens案植入物的情況之下，旋轉Bouttens案的植入物，並完成’631申請案的請求項第40項所界定的功能。因此，委員會對於請求項第40項被預見的決議是錯誤的。

    (二) 小結

由於Rambert案或Bouttens案都不能預見’631申請案的請求項，CAFC撤銷了委員會對’631申請案之請求項的核駁決議。

五、結論

如前所述，一個發明專利申請案的請求項基於此法而被核駁的前提是，引證案的設計概念不能被扭曲，且其元件也不能被修改而表現非為原創設計的功能。委員會不應以擅自修改引證案所得到的內容與所提申之發明專利申請案的請求項進行比對，再作出被預見的核駁決議，此即為本案中委員會之決議被撤銷的主因。

對於專利申請人而言，還需注意的是，在請求項中如以「被用於」(類似之用語為CAFC所提及者，還有「適用於」(adapted to)，其意味「用作」(made to)、「設計來」(designed to)，或「組配來」(configured to)，參(註9))所界定之條件，其並不代表申請標的物之相關結構必然需達到該條件，而僅會被解讀成可以(被操作而)用來實現該條件。因此只要習知技術也有足以達成該條件之可能性，即會被認定其已揭露了該條件，故於撰寫請求項時應特別留意。

※ 註釋