鄭士賢
一、 前言
專利權耗盡原則(exhaustion doctrine)的意涵在於專利權人自己製造、販售或同意他人製造、販售的專利物品第一次進入市場後，專利權人針對該專利物品已從中獲取利益，故就該專利物品之權利已經耗盡，該專利物品之購買者與所有後續擁有者可自由使用或轉售該專利物品。
專利權耗盡原則又分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採用國內耗盡原則者，專利物品在國內第一次進入市場後，專利權人在國內對該專利物品之專利權即被耗盡，而對於在國外第一次進入市場的該專利物品，專利權人在國內仍可對其主張權利，也就是說專利權人仍享有進口權，他人未經專利權人同意而進口該專利物品於國內，仍構成侵權。採用國際耗盡原則者，專利物品在國內或國外第一次進入市場後，專利權人對於該專利物品之專利權即被耗盡而不可再主張權利，故亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該專利物品。
而美國最高法院在2017年5月30日對Impression Products v. Lexmark International案(註1)所作出的判決，即涉及美國專利權耗盡係採用國內耗盡原則或國外耗盡原則的問題，另外還涉及專利權人針對專利物品所訂立的售後限制是否能避免專利權耗盡原則之適用的問題。本文以下即介紹該案始末，從中窺探美國最高法院對專利權耗盡原則的見解。
二、 案件背景
Lexmark Int’l. Inc.(下稱Lexmark)為美國和全球的消費者設計、製造和銷售用於鐳射印表機的碳粉匣，它擁有許多關於這些碳粉匣的組件與其使用方式的專利。當碳粉匣的碳粉用完時，碳粉匣可以重新填充碳粉並再次使用。這為其他公司（稱為再製造商）創造了機會，再製造商可以從美國和國外的購買者那裡獲得空的Lexmark碳粉匣，並將碳粉匣重新填充碳粉，然後以比Lexmark在貨架上新推出的價格更低的價格轉售。
針對這個商業問題，Lexmark的策略是鼓勵客戶退回碳粉匣。Lexmark提供買家兩個選擇：一個是以全額購買碳粉匣，沒有任何附加條件。另一個是透過Lexmark的「回收方案」購買大約折價20％的碳粉匣，透過回收方案購買的客戶仍然擁有碳粉匣，但為了換取更低的價格，需簽署合約，同意僅使用該碳粉匣一次，且除了Lexmark之外，不可將空的碳粉匣轉移給任何人。為了強制執行這種一次性/不轉售限制，Lexmark在每個屬於回收方案的碳粉匣上安裝一個微晶片，當碳粉匣中的碳粉用盡時，該微晶片可以防止重複使用。
Lexmark的策略刺激了再製造商發展出其他規避方式，再製造商不斷收購屬於回收方案的空的碳粉匣，並開發出了抵消晶片效果的方法。避開了這個技術性的障礙，幾乎無法防止再製造商在轉售業務中使用屬於回收方案的碳粉匣。畢竟，Lexmark的一次性/不得轉售合約是與最初的客戶訂立的，而不是與例如為再製造商的下游的購買者訂立的。
2010年，Lexmark在地方法院針對兩類碳粉匣的專利侵權控告許多再製造商(註2)。一類是由Lexmark在美國銷售的屬於回收方案的碳粉匣，Lexmark主張因為其明確禁止重複使用及轉售這些碳粉匣，所以再製造商在翻新及轉售時侵犯了Lexmark的專利權。另一類是由Lexmark在國外銷售並被再製造商進口到國內的碳粉匣，Lexmark宣稱其從來沒有授權進口這些碳粉匣，所以再製造商的進口行為侵害其專利權。
最終，除被告Impression Products外之其餘被告皆與Lexmark達成和解。Impression Products抗辯：Lexmark在美國和國外的銷售皆耗盡了碳粉匣的專利權，所以Impression Products可以自由地翻新及轉售，以及從國外收購後再進口。Impression Products並針對此兩類碳粉匣分別提出了駁回起訴的聲請。地方法院核准關於國內的屬於回收方案的碳粉匣的聲請，但駁回關於Lexmark在國外銷售的碳粉匣的聲請。
Impression Products接著上訴到美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)，CAFC對Lexmark的兩類碳粉匣銷售方案的上訴進行全院庭審(en banc)(註3)。其中，關於屬於回收方案的碳粉匣，CAFC依據其在1992年對Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc案所作出的判決(註4)，認為專利權人可透過對專利物品施加合法限制來限制專利物品的售後使用或轉售。CAFC認為，雖然當你購買一件物品時，你會推定自己也獲得自由使用或轉售該物品的權利，但那只是一種推定；若賣方限制售後使用或轉售時，該自由使用或轉售的權利並無附隨該物品。由於兩造雙方都承認Impression Products了解Lexmark對屬於回收方案的碳粉匣所施加的限制，且這些限制並沒有違反任何法律，故CAFC認定Lexmark的銷售並沒有耗盡其所有的專利權，且當Impression Products重製或轉售回收的碳粉匣時，Lexmark可對其提出侵權訴訟。
至於Lexmark在美國境外銷售的碳粉匣，CAFC依據其在2001年對Jazz Photo Corp. v. Int. Trade Comm'n案所作出的判決(註5)，認為專利權人在國外銷售產品，並沒有終止其對進口該產品的買家提出侵權訴訟的權利。CAFC認為，當專利權人得到「在美國市場上銷售的報酬」，權利耗盡是合理的。然而，在國外銷售時美國專利不提供保護，因而無法提高專利權人的產品的價格；因此，Lexmark能自由行使其專利權，來對Impression Products將銷售於美國境外的碳粉匣進口於美國境內市場銷售的行為提起訴訟。
2016年12月，美國最高法院同意受理本案被告Impression Products的移審請願。
三、 美國最高法院的見解
(一) 針對專利物品所訂立的售後限制不能避免專利權耗盡原則之適用
對於Lexmark在美國銷售的屬於回收方案碳粉匣，最高法院認定Lexmark在販售那些碳粉匣時就耗盡了其專利權，即便Lexmark與客戶訂定之限制一次性使用與不得轉售的合約可根據合約法明確執行，但不表示Lexmark具有對已被販售之產品維持專利權的權利。專利法賦予專利權人排除他人製造、使用、為販售之要約或販售其發明物品的排他權，最高法院認為專利耗盡原則對此一排他權產生了限制：當專利權人選擇販售一物品時，該物品即不再在專利權的獨占範圍內，並成為買方的私有財產，專利權人可以自由地制定物品的價格並與買方談判合約，但在物品的所有權轉讓給買方後，不得憑藉其專利的效力控制買方使用或處置該物品，販售行為終止了專利權人對該物品的專利權。
最高法院認為，專利權應依循禁止對任何的動產轉讓施加限制的普通法原則(common law doctrine)。專利法藉由提供發明人一個被限制的獨占性，提升科學的發展以及有用的技術。這樣的獨占性可以確保他們對於其發明在經濟上的報酬。但一旦專利權人賣出一件物品，其即已享有藉由被限制的獨占性而得到的「所有被確保的權利」。因為當專利權人獲得使用其發明而得到的報酬時，專利法的目的即已達成，所以法律禁止限制已販售的物品的用途。舉例來說，以一間修理及販售二手車的車廠來說，這樣的生意模式是行得通的，因為只要帶車來的人擁有那些車子，車廠就可以自由且放心地修理及轉售那些車子。假設製造汽車上千種零件的公司在第一次銷售後仍可保有其專利權，如此會阻礙商業流通。例如，那些汽車零件公司可能會限制轉售權且控告二手車廠侵犯其專利。即使他們沒有施加轉售權的限制，專利權的威脅也將迫使二手車廠必須投入另外的資源，以保護自身免於潛在的訴訟危機。
最高法院進一步以三個先前作出的判決來說明，縱使專利權人販售產品時有附加限制條件，專利權人也無法保留該產品的專利權：例一，在1918年的Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.案(註6)中，留聲機製造商American Graphohpone Co.以合約限制零售商必須以特定價格轉售，當製造商控告以較低價轉售的零售商侵犯其專利權時，最高法院的認定是：一旦有販售事實，販售出的產品即超出專利法的保護範圍，無法去限制產品的使用且無法讓產品繼續享有專利獨占權。例二，在1942年的United States v. Univis Lens Co.案(註7)也是類似的情況。其中，只有承諾以固定價格銷售鏡片，Univis Lens公司才授權代理商將其產品出售給批發商和零售商。對此，美國政府提出了反壟斷訴訟，Univis Lens公司則以依據專利法行使權利為由來辯護。最高法院則認為第一次銷售行為即放棄了該產品的專利獨占權，所以規定以特定價格轉售的行為並不會獲得專利權的支持。例三，在2008年的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案(註8、註9)中，Intel Corporation在專利權人LG Electronics授權的情況下販售了微處理器，並且專利權人在授權合約中要求該微處理器的購買者需連同Intel Corporation生產的其他電腦零件來使用該微處理器。買家Quanta Computer不理會該限制而將從Intel Corporation購買的微處理器與非Intel Corporation生產的電腦零件，例如匯流排與記憶體，組合在一起，因此專利權人提出侵權訴訟。最高法院認定，因為「經授權的販售將其產品帶到了專利獨占的範圍之外」，故專利權人不得提出侵權訴訟。
最高法院還進一步闡明，關於專利權人授權他人的製造和販售，只要專利權人實際上許可實施販售行為，那麼被授權人所進行的販售行為，就等同專利權人本身所為之販售行為，而且此販售行為會使專利權耗盡。授權或許能要求被授權人對買家施加限制，例如：授權並限制電腦製造商只能販售於非商業用途的個人用戶。但是，即便被授權人採取此方式，例如，令每一位客戶都簽署一份合約並承諾不將電腦用於商業上，該販售行為仍然會耗盡該已經售出物件的所有專利權利。買家也許不會遵守限制，此時被授權人只能透過合約法(contract law)來尋求法律上的救濟，就像專利權人販售該物件時附加限制條件一樣。
總而言之，最高法院認為，即使專利權人直接或透過授權合約施加售後限制，一旦專利權人決定銷售，不論是以自己的身份(直接銷售)或透過授權合約，該銷售都會耗盡其專利權。
(二) 在美國境外銷售的專利物品適用專利權耗盡原則
關於Impression Products將Lexmark在國外出售的碳粉匣進口進入美國的侵權爭議，Lexmark主張可以對所有碳粉匣（不僅僅是屬於回收方案的碳粉匣）的進口行為控告侵權，因為境外銷售不會導致專利權耗盡，除非專利權人「明確或暗示轉讓或許可」其權利。雖然CAFC同意Lexmark的主張，但最高法院並不同意，並認為在美國境外獲得許可的銷售，就像在美國境內一樣，依據專利法耗盡所有權利。
最高法院進一步引用著作權法適用國際耗盡原則來說明。基於美國法典第17卷(美國著作權法)§109(a)所編纂之「第一次銷售原則(first sale doctrine)」，一旦著作權人販售其著作之合法製作的複製物，便失去了限制購買者「自由販售或處分該複製物」的權利。在Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.案(註10)中，最高法院認定第一次銷售原則適用於在國外合法製作(及出售)之具有著作權之著作的複製物。第一次銷售原則源自「普通法拒絕允許對動產轉讓加諸限制」的事實，而普通法原則之適用並未區分地理區域。缺乏任何關於區隔國內與國際販售的文字依據意謂著第一次銷售原則適用於海外，故回歸到專利，專利權耗盡適用於國外販售也是明確的。此外，專利法的內容或歷史也未顯示國會意圖將無國界的普通法原則限制在國內販售。
然而，Lexmark對此有不同看法。Lexmark認為美國專利法限制專利權人排除他人在美國境內製造、使用、販賣或進口產品的權利，故境內銷售造成權利耗盡，因為專利權人可以得到周邊的美國權利的補償。而海外銷售則不同，專利法並未授予專利權人海外之排他權。沒有這些權利，專利權人在海外市場之銷售可能無法銷售達到與美國境內市場相同的價格，因此無法得到美國專利法中承諾的報酬。Lexmark認為，缺少這些補償，則權利不該耗盡。簡言之，因為無海外專利權供耗盡，故海外銷售並無專利權之耗盡。最高法院不認同Lexmark的看法。最高法院認為，購買者買的是產品而非專利權，當專利權人決定放棄該產品且得到相對於該產品的適當報酬時，權利就耗盡。專利權人在海外銷售的產品可能無法得到與在美國境內銷售相同的價格，但是專利法並未保障一個特定的價格，而是確保專利權人對於每一個被售出的物品得到一個對應的報酬。
最後，最高法院還說明，關於專利權的國際耗盡，其僅在1890年判決過Boesch v. Gräff案(註11)，該案件說明當專利權人與國外的銷售無關時，該銷售不會耗盡專利權人的權利。Boesch案涉及從德國製造商處購買燈具燃燒器且計劃在美國銷售這些燈具燃燒器的零售商。製造商有權根據德國法律製造燃燒器，但是其中有一個爭議：兩個與德國製造商無關的人員持有所述燈具燃燒器的美國專利。當零售商將燈具燃燒器進口到美國時，這些專利權人控告零售商侵權。最高法院駁回德國製造商的銷售已經耗盡美國專利權人的權利之主張，因為德國製造商沒有從美國專利權人獲得在美國銷售的許可，且美國專利權人因為沒有將產品銷售給任何人而沒有在這些產品中耗盡他們的專利權，所以「從德國製造商那裡購買的買家不能被同意在美國銷售這些燈具燃燒器」。也就是說，上述案件與本案狀況不同，上述案件中的專利權人並無涉入專利物品的銷售，並未決定要販售該專利物品，故該專利物品的專利權並無耗盡。而本案則是由專利權人決定進行海外銷售，故會導致專利權耗盡。
綜合上述理由，最高法院認定，受美國專利保護之物品，不管在美國境外銷售或在美國境內銷售，都會導致專利權耗盡。
四、 小結
在Impression Products v. Lexmark International案的判決中，就專利權耗盡原則的問題，美國最高法院推翻CAFC既往的判例，並認定受美國專利保護的專利物品在售出後即耗盡該物品的所有專利權，不管該物品是由專利權人銷售或是透過授權合約授權他人銷售，也不管針對該物品所施加的任何售後限制或銷售地點為何。也就是說，美國最高法院認定專利權人針對專利物品所訂立的售後限制無法避免專利權耗盡原則之適用。此外，雖然美國專利法條文中沒有明確規定美國專利係採用國內耗盡原則或國際耗盡原則，但前述美國最高法院所作出的判決應顯明了未來美國專利應傾向採用國際耗盡原則之態度。但附帶一提的是，在本案判決的部分同意部分不同意意見書中，有一位法官對於專利物品之海外銷售會導致美國專利權耗盡，是提出反對意見的。
相較之下，我國現行專利法第五十九條明文規定：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：…六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。…」(註12)；又我國經濟部智慧財產局針對現行專利法所編撰的「專利法逐條釋義」(註13)中記載：「我國採國際耗盡原則，認定真品平行進口不侵權的前提條件僅僅是專利權人或其被授權人在我國境外售出其專利物，與該專利權人在銷售地所在的國家或地區是否就該產品獲得專利以及獲得何種專利類型無關，也與專利權人或被授權人在售出其專利產品時是否有附具限制性條件無關。」；由此可見，美國最高法院在本案中對專利權耗盡採用國際耗盡原則的見解與我國現行的專利實務趨於一致；而美國專利權人在將專利物品投入國外市場時也應留意，該專利物品的海外販售會造成其進口權之耗盡。
 註釋
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1
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Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., No. 15-1189(Supreme Court. 2017)。
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2
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訴訟名稱：Lexmark International, Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC et. al.
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3
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Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. (Fed. Cir. 2016) (en banc)。
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4
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Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 ( Fed. Cir. 1992)。
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5
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Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)。
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6
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Boston Store of Chicago v. American Graphophone Company 246 U. S. 8, 17–18 (Supreme Court. 1918)。
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7
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United States v. Univis Lens Company, 316 U.S. 241 (Supreme Court. 1942)。
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8
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Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (Supreme Court. 2008)。
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9
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聖島國際智慧財產權實務報導第十卷五期，賴蘇民律師，2008年5月。
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10
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Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519, 133 S. Ct. 1351 (Supreme Court. 2013)。
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11
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Boesch v. Gräff, 133 U. S. 697, 703 (Supreme Court. 1890)
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13
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