智慧財產專業團體

　　本所先前曾報導台灣最高法院之111年度台上字第186號判決、113年度台上字第459號判決，及最高行政法院110年度上字第597號判決、113年度上字第132號判決，關於一控制器可程式化專利之進步性判斷，屢次發回智慧財產及商業法院（下稱智財法院）更審。前述上級法院的判決涉及在專利進步性爭議案件中所常見之發回理由，包含：「主要引證」應予界定，應考量熟習該技術者於專利申請時之技術水準，並需要區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」之「could-would」法則，以判斷技藝人士是否可能和有意願去參酌先前技術而完成發明內容，以及考量專利授權給競爭同業是否成為商業上成功之肯定進步性因素。（請參本所「台灣最高法院近期關於進步性之專利民事侵權訴訟判決」；「台灣最高行政法院近期關於專利進步性之判決」）

　　智財法院在2025年12月底同時就此系列案做出更二審之民事訴訟判決（113年度民專上更二字第5號）及行政訴訟判決（114年度行專更二字第1號）。二個更二審判決理由相似，皆彙整了前述上級法院的發回要點為基礎來進行裁判。其中，對於專利申請時之技術水準，法院係採納被控侵權方所提出專家證人之書面資料及出庭證詞，作為後續進步性判斷之依據。在對於組合引證案判斷進步性時，法院有先確認主要引證及次要引證，比較涉訟專利與主要引證之技術特徵差異，並判斷該差異為次要引證案所揭示。至於該等引證之組合動機，法院先判斷該等引證具有技術領域關聯性，且所解決問題、功能或作用具共通性，並進而認定熟習該技術者可由主要引證之技術內容來對控制裝置進行程式規劃，故會有意願在特別條件時採用次要引證之技術，而非屬僅是有意願嘗試組合先前技術的後見之明，因而再次認定該專利仍不具進步性。

　　至於專利權人取得授權是否為商業上成功，智財法院在此民事及行政訴訟之更審程序除了檢視當時技術授權合約文件外，另會同兩造設定問題後向涉訟專利之被授權人發函。法院函詢問題圍繞在被授權人當時取得授權之原因，包括專利申請時所存在技術問題為何、專利請求項之技術內容可否解決該技術問題、授權契約簽訂是否基於該請求項之技術內容等問題。大部分被授權人係回覆表示因時間久遠而已無法得知，其餘被授權人固然有正面肯定該專利可解決當時技術問題者，但仍無法確認當時進行授權之背景是否基於專利之技術內容。此外，法院認為依當時授權合約亦無法確認被授權人是基於請求項之技術特徵來取得授權，故判定專利權人無法證明專利授權與專利技術特徵之直接關聯性。

　　針對專利進步性之審查，最高法院及最高行政法院多次在判決中指出，下級法院應注意界定「主要引證」、考量熟習該技術者於專利申請時之技術水準、以「could-would」法則來判斷組合動機、以及考量商業上成功因素等，此等常見於上級法院關於專利進步性議題之發回更審理由，現已成為近來智財法院在專利進步性審查時之檢查清單內容，亦值得訴訟中之各方當事人在專利有效性攻防時預作準備並妥善因應。