台灣商標法第63條第1項第2款規定,商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者,將有被廢止註冊的風險。所稱「正當事由」,係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由,以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言,例如海運斷絕,原料缺乏或天災地變,以致廠房機器有重大損害,一時不能開工生產或銷售等。又所謂不應歸責於己之事由,係指依客觀之標準,以通常人之注意,而不能預見或不可避免之事由;若僅主觀上有所謂不應歸責於己之事由者,即非屬之。此有多則判決可資參照。
日前智慧財產及商業法院(下稱智商法院)與最高行政法院就對前開「正當事由」作成判決與裁定,我們可以藉由此案例觀察法院最新的態度 (智商法院,113年度行商訴字第50號,判決日期民國(下同)114年4月7日;最高行政法院114年度上字第380號裁定,裁定日期114年12月24日)。
按,系爭註冊第00170842號「
」商標指定使用在第41類夜總會、歌廳、舞廳等服務。第三人於112年2月8日以系爭商標有連續3年未使用為事由申請廢止。商標權人因未能提出符合商標法規定的使用證據,智慧財產局做成廢止成立處分,案經商標權人提起訴願與行政訴訟。本案中,商標權人除主張提出的資料可以作為系爭註冊商標的使用證據,另主張原以系爭商標提供餐廳服務,該餐廳設在原設於亞太會館內部,並有實際經營之事實,嗣因亞太會館因故歇業、拆除1,致系爭商標餐廳不得已必須停止經營、拆遷,確屬系爭商標停止使用之事實上障礙,此乃不可歸責於商標權人之事由,並非無正當事由而停止使用,惟近年已開始籌劃開設餐廳場,足認商標權人具有計畫性、籌備性及規劃性使用系爭商標云云。
關於正當事由之主張,智商法院審理後認為,亞太會館雖歇業拆除而停止營業,商標權人縱有以系爭商標開設新餐廳之計畫,惟餐廳並非「夜總會、歌廳、舞廳」服務。再者,系爭商標之使用態樣並不限於在實體地點提供服務,尚包含其他以行銷為目的,將系爭商標用於「夜總會、歌廳、舞廳」服務有關之物件,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標之行為。本案中,商標權人係基於自身因素考量而不使用系爭商標,乃其自發性之策略訂定,並非不可歸責於己,自非屬商標法第63條第1項第2款所稱之「正當事由」。商標權人不服向最高行政法院提起上訴,最高行政法院支持智商法院的意見,系爭商標最終被廢止註冊確定。
西元2020年因新冠疫情各國政府為降低感染採取封城措施,許多以現場提供服務的商標權人被迫停止營業,引起此等封城措施是否構成商標法上停止使用商標的「正當事由」之熱烈討論。由前揭判決揭示,雖然無法在實體營業場所提供服務,惟商標權人仍可以透過數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標之行為,自難以此作為停止使用商標的「正當事由」。
1 亞太會館位於台北市,於西元1999年開幕,是一家的結合商務出租住宅和城市俱樂部的會館,以道地上海菜聞名的「霞飛路八號」餐廳即設在亞太會館內。亞太會館於西元2012年結束營業。新聞來源:https://udn.com/news/story/120910/7776525
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