臺灣《商標法》第36條第1項第2款於2023年修正,增訂「指示性合理使用」之規定,並明訂「不致使相關消費者產生混淆誤認之虞」時方得適用。
此外,依據智財局印製之《商標法逐條釋義》(最新版本,於2024年發布),判斷是否構成指示性合理使用,需綜合考量:(1)行為人的使用是否符合商業交易習慣的誠實信用方法、(2)使用他人商標是否為必要的行為、(3)結果是否會導致相關消費者對商品或服務的來源產生混淆誤認的危險,及(4)是否會使消費者誤認,認為使用行為與商標權人之間存在授權、贊助等關係。至於「混淆誤認之虞」,參考智慧局公告之「混淆誤認之虞審查基準」,應綜合考量多項因素,因非本文重點,此不深入。
相較之下,美國聯邦商標法(以Lanham Act 為代表),對於指示性合理使用,則未明定「需無混淆誤認」之要件(Lanham Act § 1115 (b) (4)條參照)。
美國最高法院於近年KP Permanent Make-Up 案之判決中指出:避免混淆誤認,並不是商標法體系之合理使用議題之唯一立法目的;除此之外,尚須考量社會公益及促進公平競爭等責任。從而,該判決認為:在某些情況下,合理使用容許一定程度的混淆誤認。為便於讀者瞭解,本文略述此案梗概如下。
美國化妝品公司KP Permanent Make-Up, Inc.(以下簡稱KP Inc.)於1990年即於其販售之色素商品標示「micro color」字樣作為產品色料的描述用語,而Lasting Impression I, Inc.(以下簡稱Lasting Inc.)則於1992年開始使用「MIRCO COLORS」並申請註冊,後於1999年取得不可爭議性(incontestable)地位。當KP Inc.持續於廣告與商品中使用相關字樣時,Lasting Inc.主張其商標權遭受侵害提起訴訟,KP Inc.則依Lanham Act § 1115 (b) (4)主張合理性使用,雙方爭訟由此展開,而「被告在主張合理使用抗辯時,是否負有舉證混淆不存在之義務?」成為重要爭點。
美國最高法院於2004年12月8日就此案作成判決。判決指出:混淆誤認固然是原告在商標侵權的主張中必須舉證之要件;但被告主張合理使用之積極抗辯時(statutory fair use/即美國法第Lanham Act §1115(b)(4)),則無須證明其行為不存在混淆誤認。
美國最高法院上開判決進一步指出:混淆之虞與合理使用是可能並存的,並非相互排斥,亦即合理使用不須以「完全排除混淆可能性」為前提。法院強調,合理使用抗辯的核心在於「非商標性使用」與「善意描述」,而非混淆風險的完全排除。因此,即便存在混淆誤認之虞,被告之合理使用抗辯,仍有可能成立。
結論
由上文可知。美國商標法體系:保留合理使用空間,將避免市場壟斷置於更優位予以考慮。相較於美國法,臺灣商標法對於商標權之保護則更為謹慎,對於可能造成混淆誤認的狀況施以較多注意。立法趣旨有所不同。
另一方面,美國判例法體系賦予法院較大裁量權,於個案中考量具體事實靈活判斷是否構成合理使用。相較於採成文法體系之臺灣,於美國主張合理使用時,通常須自更多層面提出論證,並準備相應之事實與證據支撐。
因此,企業若同時於臺美市場佈局,應避免直接套用同一套策略,須根據不同法制調整品牌之使用與風險評估。