一、前言
近年來，餐飲觀光業蓬勃發展，品牌經營方式以加盟連鎖最為常見。所謂加盟經營，係指加盟業主透過向加盟店收取一定加盟金，並授予品牌商譽、經營模式、營業技巧等（參見公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則）。加盟店藉由付出一定價金，使用他人努力經營成果，快速進入競爭市場；加盟業主則透過多位加盟店主快速拓展市場品牌能見度與經營規模，獲取利潤。加盟經營契約中，常見商標授權之約定，惟被授權商標是否需以註冊為必要? 未註冊商標之授權，有無風險？若有風險，當如何避免？
二、商標法有關商標授權規定
商標法第39條第1項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。」由「得就註冊商標」等文字，可知授權標的為已註冊商標之商標權。
又，商標法並未規定商標授權須以書面或向智慧財產局登記為生效要件，惟「授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」（商標法第39條第2項規定）。
三、未註冊商標授權之適格性
依商標法規定，商標經註冊，始生商標權。若商標授權契約中，授權標的為未註冊商標或尚在註冊申請審查中之商標，契約效力為何?
按大法官釋字第580號解釋明示：「憲法第22條保障人民之契約自由，使契約當事人得自由決定其締約方式及締約內容，以確保與他人交換生活資源之自由。」藉由契約之簽定，授權使用未註冊之商標，自亦為契約之一種，倘若未違反法律之強制規定、善良風俗，且該契約之標的亦符合可能、確定、適法、妥當，又雙方當事人意思表示健全且一致，該契約理應成立並生效，此當屬學界通說。
實務上，經濟部智慧財產局94年11月17日智商0350字第09480478710號函記載：「現行商標法尚無明文規定實際使用之商標，應以獲准註冊為前提要件。易言之，未經核准註冊之商標，若無先權利衝突商標存在，尚非不得使用。... 未在台灣註冊之商標，得否作為商標授權乙節。依民事契約自由原則，於契約當事人雙方意思表示合致，即生契約效力。」（最高法院97年度台上字第2429號判決引述之）。
綜上，當前學說及實務見解，皆不排除將未註冊商標作為授權標的。惟，未註冊商標之授權契約，有無商標法第39條規定之適用或類推適用（從而受其規制與保護），即成問題，授權雙方不可不知。
四、未註冊商標約定授權使用之風險
未註冊商標之約定授權使用，可能面臨何種風險？
(一) 以未註冊商標約定授權後，若有第三人以相同/近似商標申請註冊，並獲核准註冊於同一或類似之商品/服務，此時，未註冊商標之授權人，即面臨第三人註冊商標排他權之威脅；若不能撤銷其註冊，有可能僅能主張善意先使用之抗辯（商標法第36條第1項第3款參照），但善意先使用之抗辯有先天之限制以未註冊商標約定授權後，若有第三人以相同/近似商標申請註冊，並獲核准註冊於同一或類似之商品/服務，此時，未註冊商標之授權人，即面臨第三人註冊商標排他權之威脅；若不能撤銷其註冊，有可能僅能主張善意先使用之抗辯（商標法第36條第1項第3款參照），但善意先使用之抗辯有先天之限制
智慧財產法院102 年度民商訴字第 53 號民事判決曾指出：「我國商標法係採註冊主義…未取得商標註冊前並無所謂商標權存在，無法本於商標權人地位積極行使權利，若有未登記而使用商標之事實，僅能以善意先使用人地位消極抗辯不受他人商標權拘束，或以商標遭他人搶註為由就該註冊商標申請評定、異議撤銷商標註冊後，另為商標註冊之申請。」
本此，加盟業主倘以未註冊商標授權予加盟商，未來有第三人以相同/近似商標進行申請並獲核准註冊於同一或類似之商品/服務，恐遭第三人本其商標權發函請求更換名稱甚至下架相關產品。縱使存在善意先使用之事由，雖於法條規範的範圍內不受該第三人商標權之效力所拘束，但無法本於商標權積極地排除他人使用。
再者，司法院於2017年曾就「商標法所稱善意使用，該善意先使用之人，能否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用」之問題進行討論（司法院106年度「智慧財產法律座談會」、「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號），結果採否定說。
該研討結果指出：「符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後，仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，顯與商標法第36條第1項第3款〔按，現行法為第4款〕規定之對象『在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者』彼此扞格，逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有的事實狀態或商標秩序之旨。又容許善意先使用人可以透過加盟授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利，並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法，且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨。」
必須留意者：前述實務見解，主要處理第三人合法註冊商標後，善意先使用人進行授權行為之情形。至於第三人合法註冊商標前，善意先使用人所為之契約授權行為應如何處理，則當依其他實務見解釐清。
無論如何，未註冊商標之授權人與被授權人，一方面皆不能本於商標權積極排除他人使用，另一方面尚可能遭受他人註冊商標權之威脅。縱使有權主張善意先使用，往往亦必須通過訟爭之檢驗；縱使通過訟爭之檢驗，可以繼續使用，亦將發生市場上存在兩個相似品牌之窘境，則原先預想之加盟版圖規劃，必然將受影響。
(二) 以未註冊商標約定授權後，因無法依商標法第39條、第40條規定向智慧財產局辦理授權登記，恐導致加盟業者日後無法以之對抗第三人
商標法第39條、第40條，就商標授權之種類、登記對抗主義、專屬被授權人之權限、再授權之限制等等，皆有所規定，但皆以「註冊商標」為前提。因此，未註冊商標之授權契約，縱於當事人間生效，仍不能依上述規定向智慧財產局辦理登記而取得對抗第三人之效力。
如此一來，就未註冊商標進行授權，其授權日期、授權種類與範圍等等，即無從透過登記取得官方給予之證明，徒增交易成本甚至爭議解決成本。再者，因無從透過登記而對抗第三人，做為被授權人之加盟業者，其權益之穩定性自有不足；例如，若先已約定為獨家代理商，嗣後發現於授權區域內另有他家廠商亦取得授權，即不能單憑授權契約對抗他家廠商。
五、結論
我國商標法係採註冊主義，未註冊商標不受商標法保護（其他法律如公平交易法且不論）。以未註冊商標簽訂授權契約，縱使契約於當事人雙方之間成立生效，仍面臨不少風險。
基此，本文建議，若欲發展加盟事業之創業者，應儘早考慮申請商標註冊，並待核准註冊後再授權他人使用，以避免後續拓展經營版圖時，遭到掣肘之患。