依台灣專利法的規定,設計指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作,且可供產業上利用者,得申請取得設計專利。但若設計「申請前有相同或近似之設計,已見於刊物者」、「申請前有相同或近似之設計,已公開實施者」、「申請前已為公眾所知悉者」或「為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時」,不得取得設計專利。設計專利若有違反上述情事者,任何人得載明理由並檢附證據,向專利專責機關提起舉發。舉發是否成立依所提證據是否具備證據能力且該證據的證據力是否足以與系爭專利構成相同或近似。
在近期的一個設計專利舉發案件上訴到法院的行政判決中,法院推翻了智慧財產局(以下簡稱智慧局)和經濟部訴願委員會對於原告所提證據之證據能力的認定,在證據具有證據能力的情況下,系爭設計專利不具新穎性及創作性,而作出了智慧局應為舉發成立之處分的意見。以下,就該案件介紹說明如下。
原告(舉發人)前對設計第D213675號向被告(智慧局)提起舉發,主張依據所呈證據或依證據的組合系爭專利不具新穎性或不具創作性。被告審理後認為證據6 (西元2012 至2020年期間,原告及訴外人希進公司與其合作廠商之採購工程合約及圖說影本)屬於私文書,並非能使公眾得知,不足以作為適格證據。即使證據6有證據能力,其圖片不清晰不足以證明系爭專利不具新穎性,與其他證據組合後也不足以證明系爭專利不具創作性,做成舉發不成立處分。原告不服提起訴願,訴願委員會認為,證據6的龍潭營區建築工程建築詳圖(十九)(下稱圖A),參酌訴願附件1、3政府電子採購網相關資料及決標公告,經依職權調查,為於前開政府電子採購網可查得下載之公開文件,堪認於系爭專利申請日前已公開,具有證據能力,至於證據6其餘合約書及圖說,為契約雙方所簽訂之私文書,並非外界所能得知,訴願人復未逐一提出具體證據,證明該等合約書係政府採購案得標廠商為承攬公共工程所簽訂之合約,且於系爭專利申請日前已公開,或有因其他方式而為公眾所知悉,尚難遽認其於系爭專利申請日前已公開,應不具證據能力,而且維持被告依據該等證據無法證明系爭專利不具新穎性及創作性的見解。原告不服,上訴到智慧財產及商業法院。
系爭專利為附圖所示之捲門片,從立體圖及局部構件分解立體圖觀之,該捲門片正面具有「雙槽式V形飾溝」、左右兩側的頂端及底端處設有一「雙層疊合式勾部」、「單層式平折緣」及「內凹弧勾頸部」的設計特徵。

法院認為,證據6中附於工程合約的建築工程建築詳圖雖屬於政府公開採購得標廠商與其合作廠商間之私文書,然觀諸原告所提機棚門片之工程圖說,分別出自於政府各公開招標工程案之圖說。而前述政府採購招標文件皆為政府電子採購網可查得下載之公開招標文件,且該等工程之政府採購公開招標文件的公告日期皆早於系爭專利申請日,可認證據6所附相關招標文件之工程圖說等資料均足以作為系爭專利之先前技術,而具有證據能力。

據此,法院表示,證據6所示工程合約內關於機棚門片之工程圖說其中證據6甲證3揭露整體外觀輪廓線最為清晰,故依此工程圖說作為與系爭專利之比對基礎。
法院表示,系爭專利所應用物品為「捲門片」與證據6之甲證3「機棚門片」,其用途、功能皆相同,兩者為相同物品。而在相對應內容比較上,兩者皆具有「V形飾溝」、「雙層疊合式勾部」、「單層式平折緣」及「內凹弧勾頸部」等共同特徵,差異僅在於該V形飾溝的數量不同,分別為系爭專利為雙槽式,而證據6之甲證3為單槽式,以及兩者在該「單層式平折緣」的彎折角度的微小差異。經衡酌門片上之飾溝數量僅是1條飾溝的差異,從門片正面整體觀之難以分辨其差異,且勾頸部內之平折緣彎折角度在外觀上所佔視覺面積甚小,不易引起注意,經整體觀察綜合判斷,以普通消費者依選購商品時之觀察與認知因系爭專利上述共同特徵已使其整體外觀與證據6甲證3外觀無法區別差異,兩者已產生近似之視覺印象,自應認定系爭專利與證據6甲證3外觀近似。準此,兩者均以近似外觀應用於相同物品,故證據6甲證3足以證明系爭專利不具新穎性。
基於證據6甲證3已證明系爭專利不具新穎性,系爭專利難與其產生明顯特異之視覺效果,故系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者可依據證據6之創作內容,以直接模仿或簡易微小修飾外觀即能得知系爭專利之外觀,應認定系爭專利之設計為易於思及。是以,綜合包含證據6的證據判斷後,認定系爭專利不具創作性。
至被告稱依據證據6之圖A雖可見一門片,惟門片飾溝為1條,門片上下端雖可見一勾部,然參酌局部放大圖仍非清晰,無法確認是否具有如同系爭專利「雙層疊合式勾部」、「單層式平折緣」之外觀,亦未有「內凹弧勾頸部」設計特徵,而上述特徵變化影響捲門片之視覺外觀,尚不致於產生混淆誤認視覺印象云云。惟查,將系爭專利與證據6之甲證3進行整體外觀的比對,經比對結果認系爭專利與證據6之甲證3外觀近似,縱然證據6之圖A因圖片較小並非清晰,惟由甲證3之圖片已然清晰且足以比對,故被告前開辯稱並不足採。
由上述的內容可知,舉發證據若是得標廠商與下游廠商間所簽訂的採購工程合約,固屬於私文書,但若該等工程合約中所附的工程圖說可與政府各公開招標工程之圖說產生勾稽,特別是該等工程合約中所附的工程圖說是分別出自於政府各公開招標工程案的圖說,並且該等工程之政府採購公開招標文件之公告日皆早於系爭專利申請日時,該招標文件之工程圖說便均足以作為系爭專利之先前技藝,而具有證據能力。因此如本案的情況,在舉發案件中,對於提出與政府公開招標文件相關的採購合約作為證據時,如何藉由招標文件來補證據上的不足,是值得進一步審視和評估,來做最妥善的安排。