一、歐盟單一專利法院(簡稱UPC)，為協調歐盟成員國法院原本有權管轄審理的歐洲專利侵權及其有效性案件，在「單一專利法院協議(UPCA)」於2023年6月1日生效後七年之過渡期間內採取雙軌制，使歐洲專利及補充保護證書所涉侵權與無效訴訟，在歐盟國家法院或UPC都具有管轄權。一旦向UPC提起訴訟，該法院所為之判決效力將及於該歐洲專利已生效之所有協議締約會員國。希望排除UPC審判效力的歐洲專利權人在已向國家法院提起訴訟前，有權「選擇退出(opt-out)」UPC之管轄，UPCA並賦予其後可再一次隨時「撤銷退出之選擇」的彈性。但UPC最近兩件與管轄權相關的裁判顯示，專利權人的「選擇」不當然有拘束法院的效力。
二、「UPC選擇退出條款」相關規範
(一) 單一專利法院協議(UPCA)
1. 第83(3) 條規定：
除非已向UPC提起「訴訟」，…歐洲專利權人可選擇退出UPC之管轄權。
2. 第83(4)條規定：
除非已向歐盟國家法院提起訴訟，否則歐洲專利權人或其申請人或具有補充保護證書的歐洲專利醫藥品持有者，根據本條第3款選擇退出UPC時，有權隨時撤銷其退出之選擇。
(二) 單一專利法院程序規則(Rules of Procedure，簡稱RoP)
1. 第5.8條規定：
在撤銷退出UPC登記日之前，或選擇退出UPC申請日(或其更正期日)之後的任何時間，如果已向歐盟國家法院提起訴訟，而該法院根據UPCA第32(5)條對涉案專利或其申請案也具有管轄權，撤銷(退出UPC)申請對於所涉專利或申請案無效，無論該訴訟是否正在繫屬或已經結束。
2. 第5.10條規定：
撤銷退出選擇後，不得再次提出退出UPC申請。
三、案例介紹
(一) AIM Sport Vision AG v Supponor Oy (Case No.: UPC_CFI_214/2023 DECISION)
1. AIM Sport在2023年5月間(即UPC於2023年6月1日生效之前三個月的日出期)「選擇退出」UPC。AIM Sport隨後於2023年7月5日申請「撤銷退出之選擇」，並向UPC赫爾辛基地方分庭對 Supponor，據其EP3 295 663專利提起侵權訴訟並聲請核發初步禁制令。
2. 被告向UPC法院抗辯：AIM Sport「撤銷退出之選擇」無效。因為兩造就相關專利的侵權及有效性爭議在2022年間已於德國法院提起上訴，該程序仍在持續進行，根據RoP 第5.8條規定，正在繫屬的兩訴訟是在歐盟國家法院提起，UPC就本件無管轄權。原告則稱前述訴訟都是UPCA於2023年6月1日正式生效之前的行為，無RoP第5.8條的適用。
3. 赫爾辛基地方分庭在舉行口頭聽證會，讓訟爭雙方各自辯論後，以裁判認定，倘若先前在歐盟國家進行的訴訟程序在「UPC選擇退出條款」生效之前已開始，且在「UPC選擇退出條款」生效後仍持續進行，則RoP第5.8條規定仍有適用，仍可使「撤銷退出之選擇」無效。最終，赫爾辛基地方分庭認定其就本件缺乏管轄權而未對案件進行實質審理。
4. 前述裁判並未明確提及－倘若在「UPC選擇退出條款」生效之前已開始、且在「UPC選擇退出條款」生效後已終結的歐盟國家法院專利訴訟，是否仍對專利權人的撤銷退出申請權產生限制，後續是否有更進一步的裁決就此部分表達意見，仍有待觀察。倘若採取最廣義解釋，無論在歐盟成員國法院間的專利訴訟是否終結，都會對專利權人的「撤銷退出之選擇」權產生限制，恐怕會影響已經選擇退出的諸多歐洲專利權人在UPC的訴訟權。在評估專利權人是否有必要「選擇退出」UPC時，宜先檢視專利權人之前是否已在歐洲國家法院提起過訴訟；如果此類訴訟已經啟動，在選擇退出後恐有無法再返回 UPC審判系統的風險。
(二) Cup&Cino Kaffeesystem v. Alpina Coffee Systems (Case No.: UPC_CFI_182/2023)
1. Cup&Cino於2023年6月27日據其EP3 398 4875涉及「生產奶泡的方法和設備」專利，向UPC主張Alpina Coffee銷售的咖啡機侵害前述專利權，並申請初步禁制令。提交申請後，Cup&Cino一個專利代理人在未獲授權的情形下，錯誤地申請「選擇退出」UPC。
2. UPC 維也納地方分庭援引UPCA第83(3)規定認定，Cup&Cino既已向UPC申請核發禁制令，其後「選擇退出」之行為並未剝奪該院對初步禁制令申請案之管轄權。最終法院以申請人未能充分證明被告侵害涉案專利為由，否准本件初步禁制令申請案。
3. 本件案例顯示申請核發初步禁制令與專利侵權主張同樣構成 UPCA 規範的「訴訟」行為。若已有訴訟繫屬，即使專利權人選擇將其專利退出 UPC 系統，將仍繼續受到 UPC 之管轄。
四、前述兩案例顯示，無論先「選擇退出」UPC系統，或者其後又「撤銷退出之選擇」都並非專利權人可隨時、隨意操作的權利，可能因為以往相關訴訟繫屬而發生限制專利權人「選擇權」的效果，原則上已繫屬在先的訴訟審理法院（包括歐盟國家法院及UPC）仍將維持其管轄權，不受專利權人行使「選擇權」之拘束。因此無論採取任何選擇，都宜先確認在各法院的訴訟繫屬狀態，整體評估情勢後再謹慎為之，「測試性」的「選擇」管轄法院恐有害專利權人自己的訴訟實施權。