一、2021年間,元宇宙概念、虛擬貨幣及NFTs等商業模式伴隨區塊鏈等新興技術在全球掀起狂潮,當時公眾對新技術並不熟悉,而投機客趁機炒作投資,致其市場交易價格暴起暴跌,衍生各種交易及法律爭議,元宇宙下的NFTs概念商品一度被認為是終將泡沫化的流行性話題。然而,虛擬貨幣及NFTs並未因此消失,反而隨著更早發展的AR等技術進入「日常化」階段並帶動傳統商標審查標準的革新,站在科技發展最前沿的美國相關司法判決,反映了此一趨勢。
二、無聊猿NFTs商標侵權訴訟(Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps & Jeremy Cahen)
(一) Yuga Labs, Inc. 開發一系列猿猴圖像數位作品,使用區塊鏈鑄造的「非同質化代幣(NFTs)」加以驗證,稱為「無聊猿潛艇俱樂部(Bored Ape Yacht Club,簡稱BAYC)」NFTs 系列,因高額之轉手價及名人背書而聞名。Ryder Ripps 及Jeremy Cahen (下合稱被告) 創建了類似的NFTs系列商品,使用與BAYC系列幾近相同的猿猴圖像並稱之為「Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club」系列(簡稱RR/BAYC)。Yuga Labs 於2022年在美國加州中區聯邦地院提起訴訟,主張被告侵害商標權。被告則辯稱:(1)原告對於NFTs無商標權,因為相關交易涉及非法出售有價證券;(2)縱然可行使商標權,其行為亦屬於美國憲法第一修正案保護的藝術表達(旨在諷刺及評論Yuga Labs),不構成侵權,或者構成商標合理使用。地院於2023年判決Yuga Labs 勝訴,以簡易判決認定被告侵害商標權,應負880萬美元之損害賠償責任,並對被告核發永久禁制令。被告隨後向第九巡迴上訴法院提起上訴,該法院於 2025年7月23日判決部分廢棄原審判決(即混淆誤認之虞及損害賠償之部分)1。
(二) 第九巡迴上訴法院此一判決的意義:
1. 此為美國首件判決承認NFTs 可為美國商標法所保護的「商品」:
上訴法院維持地院見解,認為本件「BAYC」商標雖然未標示在有形商品上,所表彰的NFTs也非有體物、而是線上市場之交易標的,但美國商標法既未明文排除NFTs可作為被保護之「商品」,本案之BAYC 商標被使用於NFTs 商業交易之過程中以指示其產製來源,即具有受美國商標法保護之資格;即使NFTs 目前在美國是否屬於有價證券仍有爭議,亦不影響前述認定。
2. 藝術性或者評論性表達不能作為商標侵權使用之合法化理由
上訴法院認同原審見解,認為被告使用商標的行為逾越單純評論以及藝術表達之範疇,主要目的是商業行銷自己的NFTs商品,駁回被告提出之憲法第一修正案及商標合理使用抗辯。
3. 對於新興科技手段產生的「消費者混淆」問題,應隨市場實務及消費者認知彈性調整審查重點
(1) 上訴法院廢棄一審之簡易判決,認為依AMF v. Sleekcraft 判例建構的8大衡量因素逐一審查,並非當然可認定兩造商標有致消費者混淆誤認之虞。並特別援引GoTo.com 判例2 強調在網路商務中的商標混淆分析,「最重要」的三項因素為:商標的近似性、商品或服務的關聯性、及雙方是否同時使用網路作為行銷管道,因為網路市場的範圍及影響力將使商標互相誤認的風險加劇。本案以下幾項因素並非有利於原告的審查項目,應由陪審團再根據案件事實審查確認。
(2) 就兩商標的相似度而言:
應從外觀、讀音、意義三層面整體考量其近似度,此因素對網路上的商品而言尤其重要。本件被告使用「RR/BAYC」商標,其中「BAYC」指Yuga的「Bored Ape Yacht Club」,而「RR」是被告名字的縮寫。兩商標雖含有相同的「BAYC」任意性標誌,但「RR」前綴和斜線符號,在讀音和視覺上也可能使合理謹慎的消費者對兩商標整體在外觀、讀音、意義上產生不同認知,至少不足以認定「高度近似」。地院僅以被告利用rrbayc.com及apemarket.com兩相似於原告的域名(bayc.com)推廣其NFTs商品,即認定商標近似,卻未進一步衡量被告在前述網站使用「RR/BAYC」商標為商業行為是否與原告之「BAYC」商標構成近似,違反前述整體審查標準。
(3) 就行銷管道而言:法院審查此因素時,會考慮商品/服務的銷售地點、行銷方法及購買群體。在本案,地院僅以兩造的NFTs商品都在Opensea和X2Y2平台上銷售,即認為行銷管道重疊,卻忽略大部分被告商品都在其自行架設的rrbay.com網站銷售,而非原告的bayc.com網站,上訴法院認為一般消費者(即陪審團)可合理認定兩造主要獲利管道並未重疊。此外,被告在Twitter等次要行銷市場的銷售範圍及規模均無證據支持,不足以影響前述主要市場的認定結果。
(4) 商品的性質和消費者的謹慎程度:
- 鑒於NFTs商品的特殊性質和兩造商品的懸殊價差,上訴法院認為「理性且審慎的購買者」會花時間辨別不同商品,降低混淆的可能:NFTs技術複雜,對大多數消費者仍屬相對新穎且高度專業(confiscated)的商品類型,此類商品的性質類似高價商品,消費者在選購時會從較為謹慎的角度觀察。何況實際上原告BAYC系列NFTs的轉售價格最高達到2,440萬美元,而被告的RR/BAYC系列NFTs平均售價僅有100至200美元。
- 上訴法院指出,地院判決理由稱「一般網購消費者注意力都不高」的觀念已經過時,隨著網路普及與電子商務之發展,消費者已愈來愈成熟,尤其在購買軟體等高價數位商品時會表現出高度注意力。
(5) 被告主觀的意圖:被告可能涉及雙重動機,即其主觀意圖既包含諷刺和批評NFTs商業化的正當動機,也可能包含利用原告商標的知名度來造成消費者混淆之不正動機,不能單純地認定被告有或者無侵權意圖,此問題仍需進一步審理。
三、虛擬實境眼鏡「SPECTACLES」註冊爭議(Snap Inc. v. Vidal)
(一) Snap Inc.擬將其虛擬實境眼鏡商品的「SPECTACLES」標示申請註冊,指定使用於智慧眼鏡所涉及的各種軟、硬體周邊設備及相關媒介呈現的圖片、影音等商品,包括「穿戴式電腦硬體」和「使用在消費性電子設備和顯示器之間存取和傳輸資料及內容的電腦軟體」等,遭美國商標局及其上訴委員會拒絕。主要依字典定義、公開發表的技術文獻內容,及蘋果、Google等第三人在市場使用的實務狀況,暨相關媒體報導通常將「glasses(眼鏡)」和「sunglasses(太陽眼鏡)」統稱為「 spectacles」,認定「SPECTACLES」一詞是可作為眼鏡配戴的金屬或電腦周邊設備之「通用名稱」,並缺乏次要識別性的相關佐證。
(二) 2024年9月,美國加州中區聯邦地院推翻前述決定3,認定「spectacles」雖然對於智慧眼鏡(smart glasses)商品具有描述性的特質,不代表即是智慧眼鏡的通用名稱:
1. 「描述性用語(descriptive term)」和「通用名稱(generic name)」應予區別:
(1) 「spectacles」在傳統字典中是「眼鏡」的同義詞,且在日常用語亦被用來形容一般眼鏡。但法院強調,隨著新科技商品出現,以往用於判定傳統商品的商標通用性標準需作調整。尤其是在標的物較新且市場不確定性高時,更不能輕易依賴傳統字典意義或粗略的調查結果判斷通用名稱。在本件,「智慧眼鏡」商品雖然具有傳統眼鏡的「可穿戴」特徵,但因科技而賦予的「智慧性」特徵可能影響該商品之屬性也不應被忽略。例如,許多可穿戴式科技產品即並非屬於「眼鏡」類別,而屬於「消費性電子商品」類別。
(2) 因此,「通用名稱」是商品「類別」的普通名稱,「描述性」商標則是雖指出部分商品特徵,但仍非商品類別的通用名稱,兩者在商標法上仍有所別。「通用名稱」的判斷基礎是「相關消費者是否將該字詞視為指定使用商品類別本身的名稱」,而消費者的認知不能單純僅憑字典定義或媒體使用頻率斷定。
(3) 本案所涉智慧眼鏡是一種新產品之類別,法院認為相關證據顯示一般消費者尚未形成「spectacles」即等同「智慧眼鏡」產品名稱的通用性認知。
2. 傳統消費者認知度調查的限制:
法院指出,美國專利商標局採用的調查方法存在重大設計缺陷,未能區分消費者是否把「spectacles」當作商品類別的名稱,還是只是將其看作該類商品的描述性用語。其所設計的調查選項不夠細緻,使消費者只能選擇「品牌」或者「通用名稱」,未考慮到「描述性」的可能性。法院最終據原告提出的消費者調查報告認定該商標具有中間程度的識別性,可先登記在補充登記冊,待原告提出更多的消費者認知證明後或可准予登記在主登記冊。
四、與時俱進的商標審查標準
前述案例顯示,儘管商標法的基本規範並未變動,司法實務已因應前瞻性技術衍伸的商業交易市場,彈性調整商標可註冊性以及侵權之審查角度:
(一) 在無聊猿NFTs侵權爭議案中,法院觀察到NFTs作為一種新型態的數位資產和商品,具有獨特的數位社群市場性質和商業價值,因此在商標「混淆可能性」的審查過程中,配合網路和虛擬資產的特質,調整判例建立的審查重點:
1. 因應消費者對數位化商品的感知和交易方式與傳統商品不同:法院強調需根據NFTs在市場中的實際使用和展示方式來審視商標之相似性。
2. 特別考量網路行銷管道:因NFTs主要通過網絡平台營銷和交易,法院將兩造同時透過網路作為行銷管道列為判斷混淆風險的重要因素。
3. 強調針對NFTs的多面向使用情境(如網站、NFTs本身與 相關數位化域名標示等)為整體性的審查,而非只審查單一元素或傳統物理商品的使用狀態。
(二) 至於「SPECTACLES」商標註冊申請案則顯示,法院在審查新興科技類商標的通用性名稱時,也注意到與傳統有別的市場特性,更加注重確認「消費者的實際認知」,認為應配套採用「更精確、縝密的調查方式」判斷商標識別性等可註冊性因素。
◎ 相關報導:
歐盟智慧局定義「NFTs」和「虛擬商品」的指定使用類別指南
NFTs在元宇宙的商標侵權爭論
NFT(非同質化代幣)交易之智慧財產議題
1 Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps and Jeremy Cahen, Case No. 24-879 (9th Cir. July 23, 2025).
2 GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199, 1205 (9th Cir. 2000).
3 Snap Inc. v. Vidal, 750 F. Supp. 3d 1120 (C.D. Cal. 2024).