專利權人為發揮其專利價值並在市場競爭中取得優勢,常會向競爭者的經銷商、通路商等交易相對人寄發警告函,以對其競爭者施加壓力。然為避免此類行為干擾市場交易秩序,公平交易委員會制定了「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」(下稱警告函處理原則),以規範專利權人不當發函之行為。
至於專利權人寄發的函文內容須達到何種程度,始為受警告函處理原則規範的警告函?本所先前曾在「專利權人對交易相對人發函是否違反公平交易法之近期法院判決」一文中介紹智慧財產及商業法院(下稱智商法院)認定某函文內容因不涉及專利權之行使,故不屬於警告函處理原則之規範對象。今年5月,智商法院就類似議題,另有一件新判決之作成(114年度民公訴字第3號),認定專利權人寄發函文違反公平會之警告函處理原則,殊值權利人留意,且具有比較研究之價值。
事實背景
據此判決所認定之事實關係,本案中,原告A公司為一電信通訊工程公司,被告B公司則為一涉及節能系統之新型專利權人。A公司與B公司原本簽有代理銷售及合作合約,約定A公司為B公司某塗料產品的獨家代理商,A公司並取得B公司該新型專利之授權。然而,後續兩家公司合作關係生變,B公司遂向A公司寄送存證信函表示終止合約,該存證信函內容並提及:「敬請貴公司於本證函到起暫停國內電信商通訊設備之散熱工程承攬、施作,同時協助下架官網之相關產品功能訊息……。」
此外,B公司也對A公司之上游廠商C公司寄發函文,並將寄予A公司之存證信函以及B公司該新型專利證書影本作為函文附件,該函文主旨除提及A公司與B公司之合約(包含B公司之新型專利授權)業已終止,另提及:「為免後續發生不當之侵權行為,特此告知,…。」。C公司收受該函文後,即要求A公司說明專利授權疑義。嗣後,A公司對B公司向智商法院提起民事訴訟,主張B公司向C公司寄發之函文影射A公司侵害B公司專利,屬於警告函處理原則所規範之警告函,但B公司未踐行警告函處理原則之先行程序,違反公平交易法。
智商法院判決見解
智商法院於上述一審民事判決中認定:B公司向C公司寄發之函文主旨雖然僅載明A公司與B公司之合約(包含B公司之新型專利授權)業經終止,並促請C公司注意避免侵害B公司之專利權,未指明A公司侵害其專利權。然而,綜合函文所附之存證信函內容觀察,B公司在該信中請求A公司暫停國內電信商通訊設備之散熱工程之施作,並下架官網之相關產品功能訊息,客觀上足使C公司認知A公司與B公司兩造契約已提前終止,因而對A公司所承攬施作之電信商通訊設備散熱工程所需產品,產生可能有侵害B公司專利權,以及C公司可能「後續發生不當之侵權行為」之疑義。
B公司雖表示,寄予C公司之函文僅是通知A公司與B公司的代理銷售法律關係以及新型專利授權已終止。然而,智商法院認為:B公司將存證信函及新型專利證書影本作為函文之附件,一併寄予C公司,依照一般客觀情事,C公司即會閱覽全部函文及附件內容,進而知悉兩造間契約情形,因此產生A公司恐有侵害B公司專利權以及C公司可能「後續發生不當之侵權行為」之疑慮,且C公司於收受該函文後,即要求A公司說明專利授權疑義。因此,B公司寄予C公司之函文屬警告函處理原則所定之警告函。
小結
綜上所述,依智商法院上述一審判決之見解,判斷函文是否屬於警告函處理原則所定之警告函,非僅觀察函文本身內容,亦一併觀察函文所檢附之附件內容,且函文本身雖未明示他人侵害專利權,倘若客觀上受信者於閱覽函文及附件整體內容後,該等內容足使受信者產生他人有侵害專利權之虞時,該函文即屬警告函處理原則所規範之警告函。