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UPC協調不同程序系列(二) – UPC中央與地方初審法院間的協調

一、UPC管轄法院分配原則

(一) UPC採二級二審制,分為初審法院及上訴法院,前者可再細分為中央分庭(central division)、由單一國家申請設置的地方分庭(local division),以及由多個國家共同申請設置的區域分庭(regional division)。

(二) 地方及區域分庭主要審理侵權訴訟,原則上依侵權行為發生地或被告所在地來劃分管轄範圍;而中央分庭主要審理專利效力相關訴訟(包括撤銷專利權、確認不侵權及對歐洲專利局行政處分之救濟),或是該地於無任何地方或區域分庭管轄時,則統一由中央分庭管轄1。惟專利之侵權及效力爭議可能在相同當事人間先後發生,此時即發生初審法院間如何協調,避免裁判矛盾的議題。

二、初審管轄法院協調專利侵權及無效訴訟的相關法規範

(一) 由專利權人先啟動的專利侵權訴訟

1. UPCA第33(3)條:當專利侵權訴訟是由專利權人啟動,並由專利權人選擇具有管轄權之地方/區域分庭提起侵權訴訟,其後被告提起之任何撤銷專利權之反訴須向同一地方/區域分庭提出,此時審理侵權訴訟的法院可選擇採取以下三種應對方式:

(1) 同時審理侵權和撤銷反訴(在此情形下,審判小組將會增加一名技術法官);或者

(2) 將撤銷反訴移送中央分庭審理,同時考量在中央分庭有初步判決前是否暫停侵權訴訟程序;或者

(3) 經訴訟雙方同意,將侵權和撤銷反訴均移送由中央分庭審理。

2. UPCA第33(4)條:撤銷專利訴訟原則上應於UPC中央分庭提起,除非「相同當事人」之間涉及同一專利的侵權訴訟已提交給地方/區域分庭審理,在後提交訴訟之法院將不予受理。

(二) 撤銷專利訴訟先在中央分庭被提起

1. 依據UPCA第33(5)條:此時專利權人仍然可選擇在中央或者地方/區域分庭提起專利侵權訴訟。倘若選擇在地方/區域分庭提起專利侵權訴訟,該分庭可依據前述UPCA第33(3)條揭示的方式衡量如何進行訴訟。

2. 倘若地方/區域分庭決定續行審理侵權訴訟,此時侵權案的被告仍然只能依附在侵權本訴之審理法院提起確認不侵權反訴。而在中央分庭原先進行的撤銷專利訴訟,依「單一專利程序規則(Rules of Procedure of the Unified Patent Court;簡稱RoP)」Rule 75.3 通常必須暫停訴訟程序2;惟依Rule 295(m)仍彈性賦予地方/區域分庭可對於涉及同一專利但當事人不同而平行提起的侵權和撤銷訴訟可酌情暫緩審理之裁量權,以避免侵權訴訟程序之不經濟。

三、專利有效性和侵權之審理

(一) 原則上由地方分庭統一進行

1. 由前述UPCA第33(3)至第33(5)之規範可見,無論專利侵權和效力爭議訴訟哪一種先發生,專利權人都被賦予優先選擇權,可選擇是否仍在地方/區域分庭進行專利侵權訴訟,這可能發生專利權人選擇法院(forum-shopping)之情形。

2. 而迄至UPC運行滿週年為止,由德國各地方分庭主導的相關裁判顯示,大多數情形UPC地方分庭仍會統一審理有效性和侵權訴訟,專利有效性和侵權分別由不同法院審理是例外。杜塞道夫地方分庭的法官在裁判書內指出,侵權和有效性由同一組法官對專利進行統一解釋,可能更具效率及實質優點,如果技術不太複雜且對於專利有效性攻擊的數量可以控制,那麼由同一組法官統一審理的方法更為合理,此一論點,明顯有別於傳統德國法院所採取的侵權和有效性分開審理的模式,值得留意3。業界評論認為,前述現象與UPC制度強調審理效率,且希望避免被控侵權者受到不合理禁制令之核發背景有關。

(二) 例外情形-無效和侵權訴訟併行於中央與地方分庭

1. 即使UPCA的規範初步可能使專利權人享有選擇法院的優先權,但被控侵權之一方仍然可能成功透過不同公司名義或者提起訴訟之時程等訴訟技巧,將撤銷訴訟轉移到中央分庭審理,反向選擇法院。

2. Amgen v. Sanofi-Aventis and Regeneron 撤銷反訴移審案

(1) 撤銷專利訴訟先繫屬於慕尼黑中央分庭:

在UPC運行首日,安進(Amgen)和賽諾菲(Sanofi)原先已在歐洲多處就降膽固醇藥物Praluent進行的訟爭也立即開打。三間賽諾菲關係企業共同在慕尼黑中央分庭對安進的EP 3666797專利提起專利無效訴訟,而安進也於同日在慕尼黑地方分庭對安進據相同專利提起侵權訴訟,最終慕尼黑中央分庭認定賽諾菲的遞狀時間較早,使其的撤銷訴訟成功先繫屬於慕尼黑中央分庭4

(2) 專利侵權訴訟及部分反訴嗣後繫屬於慕尼黑地方分庭

隨後,安進對賽諾菲前述公司另在慕尼黑地方分庭提起侵權訴訟,並將再生元製藥(Regeneron)列為共同被告5。再生元製藥單獨在該訴訟中提起撤銷反訴6。此時產生地方和中央分庭平行審理對相同專利撤銷訴訟之情形。慕尼黑地方分庭的原告以及四間被告公司隨後一致同意將撤銷反訴提交中央分庭。2023年9月,慕尼黑地方分庭認定除非有很強的反訴主張,否則法院同意依兩造協議裁決將再生元製藥的撤銷反訴提交慕尼黑中央分庭一併審理,以避免裁判矛盾。慕尼黑地方分庭並表示:保留考慮暫停訴訟之可能性7

(3) 效力爭議訴訟最終被併入中央分庭同時審理

而中央分庭在舉行聽證確認訴訟雙方對撤銷專利主張及事實理由之陳述意見一致後,裁決將先提起的專利無效訴訟以及之後移審的撤銷反訴兩案同步調審理,安進先前提出的所有抗辯均被視為在兩案中均已提出8

3. Edwards Lifesciences v. Meril 關係企業母子公司訴訟爭議案

(1) 專利侵權訴訟先繫屬於慕尼黑地方分庭

Edwards Lifesciences和Meril間就心臟瓣膜技術相關專利爭議同樣原已遍及歐洲多個司法管轄法院,UPC運行首日,Edwards Lifesciences 即據其EP 3646 825專利對Meril母公司及德國子公司提起侵權訴訟。2023年8月4日,Meril義大利子公司在UPC巴黎中央分庭對Edwards相同的專利提起撤銷訴訟,後者提出異議,主張相對人與其母公司實質上為「相同當事人」,意圖透過撤銷訴訟干擾侵權訴訟進展,申請巴黎中央分庭根據UPCA第33 (4)規定不受理本案,由慕尼黑地方分庭一併處理本案專利有效性議題9

(2) 巴黎中央分庭認定母子公司並非「同一公司」

巴黎中央分庭於以Meril義大利子公司與其母公司在法律人格上各自獨立,即使子公司依母公司之指揮策略性的執行母公司的計畫曾被歐盟判例認定母公司應連帶承擔責任,但法院也從未否認母、子公司個別保有獨立的法人格。因此,關係企業的母子公司依涉案準據之義大利法律不能被視為「相同當事人」而裁定駁回Edwards 的異議。此一裁決,使得專利效力和侵權訴訟分別在巴黎中央分庭及慕尼黑地方分庭平行審理10

4. 前述兩案例顯示,中央與地方分庭面臨平行訴訟時,各法院亦善用UPCA第33條賦予的裁量權,透過訴訟指揮協調案件審理進度,以避免裁判矛盾。

5. 本文將完稿時,慕尼黑中央分庭以首件判決認定:安進的EP 3666797專利對整個UPC所轄區域無效,預期將會影響慕尼黑地方分庭考量是否續行其侵權訴訟之審理。另一方面,巴黎中央分庭也作成首件判決,確認Edwards之EP 3646 825專利有效性,使得據該專利在慕尼黑地方分庭之數件侵權訴訟得以續行。前述最新發展顯示,UPC中央與地方分庭亦未因例外併行審理的案件產生裁判歧異或者訴訟延滯之評論。
 

◎ 參考資料

UPC協調不同程序系列(一) -與歐盟既有制度的協調

 

 


1 UPCA第32(1)(a)以及第33(1)(2)。

2 Rule 75.3 of RoP: Where a Counterclaim for revocation is brought in the infringement action and there is identity of parties as between the two actions, unless otherwise agreed by the parties, the panel appointed in the central division to hear the revocation action shall stay all further proceedings in the revocation action pending a decision of the panel hearing the action for infringement pursuant to Article 33(3) of the Agreement and Rule 37.

3 地區分庭繼續同時處理侵權和撤銷訴訟的案例包括:(1)杜塞道夫地區分庭: ORD_586970/2023、ORD_581034/2023、ORD_589338/2023;(2) 曼海姆地區分庭: ORD_7587/2024、ORD_7453/2024、ORD_7586/2024、ORD_7584/2024、ORD_7585/2024、ORD_7452/2024;(3)海牙分庭:ORD_8243/2024。

4 UPC_CFI_1/2023.

5 UPC_CFI_14/2023.

6 根據RoP Rule 75.3,倘若侵權訴訟之本案所有四名被告都向慕尼黑地方分庭提出反訴,則原先繫屬在中央分庭的案件必須先暫停審理。

7 ORD_392/2024, UPC_CFI_14/2023.

8 ORD_10396/2024 and ORD_10398/2024.

9 CFI_15/2023.

10 CFI_255/2023.

 

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