一、臺灣商標法「善意先使用」規範範圍之變動
臺灣商標法採「註冊主義」(「先申請主義」，商標法第33條第1項、第35條第1項規定參照)，原則上不保護先使用而未註冊之商標，但為避免註冊主義過度僵化，例外引入商標「使用主義」之精神，於有「善意先使用」商標之事實存在時，可不受後來註冊之商標權效力所及，而不成立商標侵權，以調和善意先使用者與註冊者之權益。惟先使用者畢竟怠為註冊，於他人註冊商標後，其使用權應加以適當限制，因此舊商標法附加但書規範，「以原使用之商品或服務為限」1；2024年5月1日甫施行之商標法(即現行法)，將前述但書修正為「以原使用之範圍為限」2，其修改是否有必要，不乏論辯，以下以近期兩則判決為例，檢視商標法善意先使用「範圍」之司法實踐。
二、臺灣司法近期對商標善意先使用「範圍」之解釋
(一) 智慧商業法院112年度民商上更一字第3號民事判決(2024.4.23)
1. 該案原告於2016年5月5日申請註冊「Supamoto」商標（下稱系爭商標），指定使用於第12類汽車零組件等19項商品、第35類汽車零件配備零售批發等17項服務，並在電商網路平台以系爭商標經銷汽機車周邊商品。原告據系爭商標對被告提起商標侵權訴訟，主張被告亦在各電商網路平台販賣汽機車周邊用品，且使用近似於系爭商標之「Speedmoto」作為其賣場銷售商品及服務之標示，造成消費者混淆誤認，因此訴請排除侵害。被告提出其有早於系爭商標申請日前先銷售「Speedmoto」相關商品之資料，為善意先使用之抗辯。一、二審法院均採納被告之抗辯而駁回原告起訴，嗣最高法院將本件發回更審，要求應查明被告於系爭商標申請註冊前使用「Speedmoto」行銷之商品或服務之具體項目為何，以及於系爭商標申請註冊後是否有擴大其使用範圍(最高法院 112 年度台上字第 1539 號民事判決參照)。原告於更一審請求法院限制被告僅能銷售在系爭商標申請日前曾經行銷於同一電商平台之同一品項商品。
2. 更一審法院據最高法院發回意旨闡釋：
(1) 商標法第36條第1項第3款關於「原使用之商品或服務」之範圍，應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法之目的。例如，涉案之商品屬藥品，須先向主管機關申請藥品許可證始得販售，故認定「原使用之商品或服務」之範圍可以同一個商品或服務加以判斷(智慧商業法院104年民商上字第6號民事判決意旨參照)。
(2) 汽機車零組件商品，品項繁多且與藥品類之商品須聲請許可證始得上市之情形有別，判斷善意先使用者「原使用之商品或服務」範圍，可以「商品或服務類別」為準，並未限定於同一個商品或服務：
法院經函詢調查被告在露天拍賣及蝦皮等電商平台於註冊申請日前上架之商品網址、編號、名稱、銷售價格等資訊後，認為露天及蝦皮公司函覆之商品銷售資料，其商品名稱均係以商品關鍵字例如機車廠牌款式、尺寸、通用名稱等作為商品名稱，難以辨認系爭商標申請日前、後所銷售之商品是否為同一商品，惟商品之類別均屬汽機車零組件商品，原告亦未具體指明被告於系爭商標申請註冊日後，有何擴大使用於其他商品或服務類別之事實，且被告於系爭商標申請日前已使用「Speedmoto」字樣於汽、機零件商品及零售批發服務，並未中斷，而汽、機車零件商品之特色在隨著時間不斷推出新性能的產品，如限制被告僅能繼續銷售舊車款零組件，形同禁止被告繼續使用「Speedmoto」字樣，則善意先使用抗辯形同虛設，並影響其工作權及財產權保障，應認為被告在系爭商標註冊申請日前，有先使用「Speedmoto」於汽機車零組件，且於註冊申請日後，並無擴大其使用範圍。
(3) 「原使用之商品或服務」範圍並無地理區域及業務規模之限制
商標法第36條第1項第3款於2003年修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」，其後於立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，足見並未以「原產銷規模」為限，應解釋為無地理區域及業務規模之限制。本件被告於系爭商標註冊申請日前，已於露天拍賣、蝦皮網站先使用「Speedmoto」字樣銷售汽、機車零件商品，符合善意先使用之規定，原告主張被告僅限於在「露天拍賣網站」於系爭商標申請註冊(即2016年5月4日)之前上架之商品得主張善意先使用，「蝦皮拍賣網站」不得主張善意先使用云云，並不可採。
3. 據上，法院於本案將善意先使用的「原商品或服務」範圍解釋為包含「同類商品或服務」之情形，且將網路世界類比為實體世界的「地理區域或業務規模」，援引修法歷史拒絕限縮善意先使用之範圍。
(二) 智慧商業法院112年度民商訴字第34號民事判決(2024.4.2)
1. 本案原告主張其享有註冊「實味香SHIH WEI HSIANG及圖」等商標權，指定使用於第29類之「牛肉乾；肉乾；肉脯；肉鬆」等肉類製品及第35類之「藉由網路提供企業資訊」等服務，被告於其經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用近似於其註冊商標之圖文行銷，涉有侵害商標權，訴請排除侵害。被告提出善意先使用抗辯，主張兩造家族早先共同經營「實味香」品牌，其係透過營業讓與或繼受關係而善意先使用「實味香」商標，根據商標法修法草案歷程，立法者並未加諸善意先使用者「產銷規模」之限制，且其網路行銷方式猶如增加實體店面廣告刊版數量，屬實體店面廣告刊版之延伸，消費者仍係向同一實體商店購買，應屬原產銷規模，而為現代商業經營模式之必要。
2. 法院認定，被告在系爭商標註冊申請日(即2015年8月10日前)使用「實味香」字樣於商品包裝、傳單、訂購單上之行為，確符合商標法善意先使用之規定。然因被告是在系爭商標註冊申請日之後，始為行銷商品目的而創設網路平台，並於該網路平台上使用「實味香」字樣，故被告原先使用爭議商標之內容、範圍並未包含以數位影音、電子媒體、網路或其他電子或網際網路媒介物等方式使用「實味香」字樣，上述網路行銷部分屬被告於系爭商標申請註冊後擴大之使用範圍，未符商標法第36條第1項第3款但書規定「以原使用之商品或服務為限」之要件；判定被告不得以電子或於網際網路行銷時使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品，或為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務。
3. 上述判決則將「網路行銷」界定為商標權人註冊申請日之後的行為，判准原告排除侵害之訴求。
三、判決研析
(一) 比較前述兩判決，對於商標先使用者的「網路行銷」應否准許，採取兩異的見解：若將「網路行銷」解釋為「產銷規模」之一種，則依立法歷史，似無須限制先使用者運營之地理區域及業務規模；惟，若將「網路行銷」解釋為「商標服務」 之一種，則依據修正前商標法「以原使用之商品或服務為限」的規範，禁止註冊申請日之後逾越原服務範圍之行銷項目亦非法之所不許。因此，在舊商標法時期，可能產生前述裁判歧異之解釋。
(二) 然而，倘若根據甫施行的商標法解讀前述兩判決，將「網路行銷」是否屬於商標先使用之「範圍」，委由法院依具體個案所屬產業及行銷歷史加以審酌，則不再有解讀矛盾之情形，可見近期法院審理模式已經反映修法動態。
(三) 新法對商標善意先使用範圍之影響：
新法修正理由論及：「鑒於本款之規定係註冊保護原則之例外，其適用範圍不宜過寬，爰修正以原使用之『範圍』為限；使善意先使用範圍內包含原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項，並由司法實務就個案情節各別衡量其應受限制之程度。」觀其修法意旨，有意將以往實務之爭議案件，包含原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項，均列為可由法院根據個案衡量確認善意先使用「範圍」之項目。因此，臺灣以往就增設「地區分店」等，曾因舊商標法修正草案排除「產銷規模」限制而被認為合法之拓展業務項目3，已再因新法修正理由所述，納入法院可裁量之範圍。
1 舊商標法第36條第1項第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…四、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」
2 2023年5月24日通過、2024年5月1日施行之新法，將原商標法第36條第1項第3款改列為同條項第4款，並修改但書規定：「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」
3 智慧商業法院102年度刑智上易字第53號刑事判決意旨參照。