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一、概述

因應日本2022年5月頒布的《經濟安全促進法》，日本特許廳（JPO）自2024年5月1日起引入「禁止外國申請制度（首次申請義務）（Prohibition of Foreign Filing，或稱First Filing Obligation）」，其制度精神為：在日本完成且涉及「安全審查（security review）」相關領域的發明，原則上須先提申日本專利，才能向外國申請專利。本文即介紹此新制，且建議讀者可先閱讀本所另一報導 “日本專利保密制度，自2024年5月1日生效”，以瞭解與本文相關的背景知識，例如前述「安全審查」、下文中的「安全指定」及與安全指定相關的程序。

二、禁止外國申請

(一) 禁止外國申請之對象

符合以下所有條件的發明，包括非日本發明人之發明，原則上在申請外國專利¹前必須先申請日本專利：

1. 在日本完成的發明；

2. 尚未向大眾公開的發明；及

3. 若在日本提申專利時，須接受安全審查的發明。

也就是說，在日本完成且尚未公開的發明，若屬於提申日本專利時須接受安全審查的發明，就有禁止外國申請原則之適用，必須在提申外國專利前，先提申日本專利。上述第3項的判斷請參考 “日本專利保密制度，自2024年5月1日生效” 文章中的「二、專利保密制度（一）審查的對象」。因此，若一發明很明顯不屬於特定技術領域（或不符合附加要求，若適用），則可以不先申請日本專利就直接提申外國專利。若不清楚發明技術是否禁止先向外國申請專利，可考慮以下兩種選擇：

1. 先在日本提申專利：若JPO初步審查後，專​​利申請未送交內閣府（Cabinet Office）進行安全審查，即可提申外國專利。即使專利申請送交安全審查，若安全審查的結果沒有作出安全指定，則可在此之後提申外國專利。

2. 使用JPO的「外國申請事先確認制度」：此制度是因應禁止外國申請制度新設立的。依據此確認制度，若JPO表明一發明不受禁止外國申請之限制，申請人後續可直接就該發明提申外國專利。該制度內容詳見下段介紹。

(二) 外國申請事先確認制度

希望在提申日本專利前先提申外國專利者，可利用「外國申請事先確認制度」來確認發明是否為禁止外國申請的對象。申請人向JPO提交書面請求時，須附上請求確認之發明的相關文件，這些文件通常對應於專利申請案的申請專利範圍、說明書和圖式。

事先確認制度用於確認一發明是否屬於提申日本專利時須進行安全審查的發明。詳言之，JPO收到確認請求後將審查該發明是否屬於特定技術領域（並滿足附加要求，若適用）。若JPO認為不屬於，申請人接到JPO通知後就可提申外國專利；反之，若JPO認為屬於，會將相關文件提交內閣府審查，直到內閣府確認該發明的公開不會影響安全性時，申請人才可提申外國專利。

根據JPO《發明專利保密制度Q&A》2-8，JPO會在申請人提交確認請求後約 10 個工作天回覆。

(三) 禁止外國申請之解除

有下列情況之一者，外國申請禁令即解除：

1. 申請人提交專利申請日文本之日起3個月²內未收到送交安全審查的通知；

2. 申請人針對JPO的初步審查提出不送交通知請求，並在所述3個月內收到不送交安全審查的通知；

3. 申請人提交專利申請日文本之日起10個月內未收到安全指定通知；

4. 申請人在所述10個月內收到無安全指定通知；或

5. 申請人收到因內閣府終止安全指定或安全指定期限屆滿，由內閣府發出的安全指定終止通知。

但是，若專利申請被申請人放棄或撤回，或者被JPO駁回，並因此屬於上述第1或3項的情況，則外國申請將繼續被禁止。

應注意的是，依上述第5點，當安全指定終止後，在大多數情況下，1年的優先權期限可能已經到期，因為安全指定的期限自指定之日起最長可達1年並可延長，此時大部分國家已不能基於日本專利申請來主張優先權。此外，雖然專利申請在安全指定期間暫停公開，但若安全指定結束時已自專利申請日起過了18個月，則該申請將很快被公開。基於上述原因，針對安全指定發明，若申請人希望在安全指定期限後申請外國專利，則必須在收到安全指定終止通知後且在日本專利公開前，盡快提申外國專利。

值得一提的是，因安全指定是基於「發明」而非「申請案」，因此，即使安全指定發明有禁止外國申請之禁令，申請人仍可就未受安全指定的發明提申外國專利，以獲得外國專利權。

(四) 違反禁止外國申請之罰則

違反禁止外國申請的規定，可能導致日本專利申請被駁回，並處以最多1年的有期徒刑或最多50萬日元的罰金，或兩者併罰。

三、結論

日本禁止外國申請制度於2024年5月1日生效，但該禁令不適用於 2024 年4月30日（含）前已提交的日本案中記載的發明，且申請人仍可在 2024年5月1日（含）後將此類發明申請外國專利。此制度將對企業的多國專利布局產生重大影響，尤其這些規定亦適用於非日本發明人完成之發明。因此，多國專利布局欲涵蓋日本專利時，須留意是否有禁止外國申請之適用，若為在日本完成的發明，可考慮利用外國申請事先確認制度來確認發明是否涉及保密技術，以考量是否須以日本為第一申請國。
 

【備註】

1. 所述「外國專利」包含PCT案，以日本為受理局的PCT案也被禁止。
    
2. 3個月期限：以日文本提申專利者，自申請日起算3個月；以外文本提申專利者，自提交日文譯本之日起算3個月；分割案是自分割申請日起算3個月。
    

【資料來源】

    日本官方官網。瀏覽日期：2024/05/02 

1. JPO：System for Non-disclosure of Patent Applications

JPO：特許出願非公開制度について

JPO：特許出願非公開制度についてのQ&A

2. 內閣府：保全審査の対象となる技術分野について