一、概述
因應日本2022年5月頒布的《經濟安全促進法》，日本特許廳（JPO）自2024年5月1日起引入「專利保密制度（Patent Non-Disclosure System）」。依據該制度，若日本發明專利申請之技術公開可能會危害國家及人民安全時，在符合特定條件的情況下，日本內閣府（Cabinet Office）會對該發明專利申請進行審查（下稱「安全審查（security review）」），且可能指定該發明不得公開（下稱「安全指定」），以防止與其相關的資訊外洩。該制度適用於直接提交日本的發明專利申請（非 PCT案），且包括外國申請人之申請案。本文即介紹此新制。
二、專利保密制度
(一) 審查的對象
發明是否應保密（即，是否須安全指定），由以下兩階段來確認：JPO的初步審查（primary review）與內閣府的安全審查（二次審查）。
JPO會對所有日本發明專利申請進行初步審查，包括外國申請人的申請案，且無論是否主張國際優先權；但PCT 申請進入日本國家階段則不在初步審查範圍內。JPO原則上將符合以下任一條件的專利申請送交內閣府進行安全審查：
1. 專利申請之發明屬於「特定技術領域」；或
2. 申請人已提交安全審查請求。
其中，「特定技術領域」是指，如果公開的話，可能會對國家和人民的安全有重大危害風險的發明，是由國際專利分類（IPC）中選出，並規範於《經濟安全促進法》施行條例（2022 年第 394 號條例）中。參閱表1，特定技術領域共25項，除了包括僅用於國防和軍事目的之技術以外，還包括既可用於國防和軍事目的又可用於民用目的之技術（下稱「軍民兩用技術」，表1第10至19項）。
表1：特定技術領域和IPC
其中，因軍民兩用技術的發明若不公開，會對民間經濟活動有所限制，進而對產業發展可能有重大影響，所以軍民兩用技術的發明僅限於滿足下列「附加要求」之一時，才須進行安全審查：
1. 用於日本國防或其他國家軍事目的之發明；
2. 日本政府或日本國家研究機構提申之專利申請的發明（不包括其他申請人和日本政府或日本國家研究機構共同提申）；或
3. 受日本政府或國家研究機構委託進行的發明。
(二) 安全指定的審查過程
1. JPO初步審查
JPO原則上會將符合特定技術領域的專利申請送交內閣府進行安全審查。但有例外，當考慮到發明或相關技術的水平或特徵，或依據該發明公開的狀態，明顯不需要送交安全審查時，即可例外不提交該專利申請至內閣府。此外，申請人可在提申專利時一併請求安全審查，此時無論發明是否屬於特定技術領域，專利申請都會被送交安全審查，除非有明顯不須送交的狀況。
JPO初步審查會在專利申請的日文本提交後3個月1內完成。若初步審查的結果是要送交安全審查，JPO會向申請人發出送交安全審查通知。若JPO決定不將專利申請送交安全審查，則不會通知申請人。因此，如果申請人於3個月後未收到任何通知，即可知該專利申請未送交安全審查。但如果申請人希望盡快獲悉未送交之事實，例如申請人希望在 3 個月內盡快提申外國專利，則可以提出不送交時的書面通知請求（以下簡稱「不送交通知請求」），請求JPO在決定不將專利申請送交安全審查時，通知申請人。不送交通知請求可以在JPO初步審查期間隨時提交。
若專利申請未送交安全審查，則後續專利申請程序照常進行，並解除禁止外國申請的限制。
值得一提的是，初步審查和安全審查與專利法規定的實質審查不同，而且是並行的。因此，在獲得初步審查或安全審查結果之前提交實質審查請求，也是可行的。
2. 內閣府安全審查
內閣府會審查JPO提交的每件專利案，以確定是否適合對發明進行安全指定（被安全指定的發明，以下簡稱「安全指定發明」）。考量項目包含：(1) 發明的公開是否涉及重大安全問題，以及此類安全問題的程度（敏感性）；(2) 對發明安全指定對產業發展的影響；及(3) 其他情形2。
以上3項為綜合考量，換句話說，即使一發明涉及重大安全問題，也不一定會成為「安全指定發明」，因為還須考量第(2)、(3) 項。其中，「對產業發展的影響」包括以下因素：
(1) 禁止實施該發明等措施，對包括專利權人在內的發明相關當事人之經濟活動的影響；
(2) 因不公開該發明而對第三方經濟活動造成的影響（例如對該發明進行重複研究和投資的風險）；及
(3) 因限制該發明的使用或研究，對日本的發明創新所產生的影響。
當內閣府打算對發明進行安全指定時，會向申請人發出通知，以確認申請人對專利申請尋求專利權的意圖（以下簡稱「意向確認通知」）。在意向確認通知中，內閣府應明確指出擬安全指定的發明（以下簡稱「指定的發明」），使申請人可以決定是否維持專利申請。
申請人收到通知後須在14天內提交答覆，可以選擇撤回專利申請或維持申請。若希望維持專利申請，答覆書中須說明：(1) 指定的發明之相關資訊管理狀況；及(2) 申請人授權處理指定的發明之相關資訊的實體。
內閣府收到申請人維持專利申請意願的答覆後，將決定是否對發明安全指定。若內閣府決定進行安全指定，會通知（下稱「安全指定通知」）申請人該發明已被安全指定，以及安全指定期限（即保密期限）。另一方面，若內閣府作出無須安全指定的決定，亦會通知申請人（下稱「無安全指定通知」），此時專利申請的所有審查程序照常進行，且「禁止外國申請」之限制解除。所述「禁止外國申請」詳見本所另一報導 “日本專利：禁止外國申請制度，自2024年5月1日生效”。
須留意的是，申請人從收到意向確認通知到無安全指定通知的期間，不得公開意向確認通知中指定的發明，除非專利申請被放棄、撤回或駁回，則保密禁令解除。當然，若發出了安全指定通知，則在安全指定期間內皆須保密。
補充說明，關於安全審查的時限，雖然沒有法定上限，但根據內閣府公布的《發明專利保密制度Q&A 》Q3-2，因外國申請禁令會在「提交專利申請日文本之日起 10 個月內未收到安全指定通知的情況下」自動解除，所以安全審查理論上應於所述10個月內完成。
(三) 部分專利審查程序的中止
自JPO啟動初步審查直到下列任一情況為止，將暫停專利申請的早期公開、核准決定和核駁決定：
1. 自申請人提交專利申請的日文本之日起3個月3，專利申請尚未送交安全審查；
2. 安全審查結果已發出無安全指定通知；或
3. 內閣府終止安全指定或安全指定期限屆滿，內閣府發出「安全指定終止通知」。
應注意的是，除了早期公開、核准決定和核駁決定以外，其餘專利審查程序並未暫停。換句話說，例如實審請求、審查意見通知及其答辯等程序，將照常進行。
值得一提的是，如果作出安全指定決定，儘管含有安全指定發明的該專利申請會受到程序暫停的影響，但安全指定是基於「發明」而非「申請案」，因此申請人可以對未被安全指定的發明提出分案申請，以獲得其專利權。
(四) 安全指定的效力
自安全指定之日起至安全指定終止，須遵守以下規定：
1. 申請人不得放棄或撤回專利申請，也不得將發明專利改請新型或設計專利。
2. 未經內閣府許可，申請人4不得實施安全指定發明。
3. 申請人4無正當理由，不得公開5安全指定發明。
4. 須採取必要且適當的保密措施，以防止與安全指定發明相關的資訊外洩。
違反上述第2～4項規定時，專利申請可能會被駁回，並處以最多2年的有期徒刑或最多100萬日元的罰金，或兩者併罰。
(五) 安全指定之期限與終止
安全指定的期限由內閣府決定，自指定之日起最多1年。內閣府認為有必要時可延長期限，每次延長最多1年，延長次數無法定上限。期限有延長時，內閣府將通知申請人和JPO。
若內閣府於安全指定期間認為發明已無繼續保密之必要，將主動終止安全指定措施。內閣府終止安全指定或安全指定期限屆滿時，會發安全指定終止通知給申請人和JPO。
(五) 安全指定之期限與終止
安全指定的期限由內閣府決定，自指定之日起最多1年。內閣府認為有必要時可延長期限，每次延長最多1年，延長次數無法定上限。期限有延長時，內閣府將通知申請人和JPO。
若內閣府於安全指定期間認為發明已無繼續保密之必要，將主動終止安全指定措施。內閣府終止安全指定或安全指定期限屆滿時，會發安全指定終止通知給申請人和JPO。
(六) 損失賠償
因安全指定發明被禁止實施或公開而遭受損失者，可以向內閣府請求賠償。損失賠償範圍例如：在安全指定期間禁止製造和販售產品而造成的損失、因安全指定而延後專利核准所造成的授權金損失。賠償金額由內閣府決定，若請求人對賠償金額不服，得自接到通知之日起6個月內，以國家為被告提起訴訟，要求增加賠償金額。
(七) 將安全指定的相關程序整理成以下流程圖，以便於理解。
三、結論
日本專利保密制度於2024 年5 月1 日生效，JPO將對2024 年5 月1 日起提申的日本發明案全面進行初步審查。日本長久以來無此類規定，但因2022年《經濟安全促進法》引入此制度，這將對企業的日本專利布局，或涵蓋日本的多國專利布局產生重大影響，尤其該規定亦適用於非日本申請人之申請案。因此，企業進行日本專利布局時，建議可事先瞭解須保密的發明技術領域，並可制定內部規範來處理此類發明之相關資訊的保護。關於日本官方對保密制度的實務操作狀況，例如判斷標準、審查速度等，以及此制度對日本專利審查效率與核准時程之影響，本所將持續關注。
【備註】
- 3個月期限：以日文本提申專利者，自申請日起算3個月；以外文本提申專利者，自提交日文譯本之日起算3個月；分割案是自分割申請日起算3個月。
- 「其他情形」例如，如果與發明有關的資訊已為公眾所熟知，則進行安全指定的實質效果很小，如此即可能會認為安全指定是不合適的。
- 3個月期限，同註1。
- 所述申請人，也包含任何因申請人展示或在履行職責過程中，了解到安全指定發明內容並知道該發明已被安全指定之人。
- 「不得公開」理論上不包含相同發明之外國專利早期公開或公告的情況。依內閣府公布的《發明專利保密制度Q&A 》Q4-11，若安全指定發明因相同技術之外國專利公開而變成公知技術時，其保護價值下降，成為內閣府考慮終止安全指定的因素。
【資料來源】
日本官方官網。瀏覽日期：2024/05/02
- JPO：System for Non-disclosure of Patent Applications
JPO：特許出願非公開制度について
JPO：特許出願非公開制度についてのQ&A
- 內閣府：保全審査の対象となる技術分野について