一、「不潔之手(unclean hands)」理論在美國專利侵權訴訟之適用源於1933年Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 案件。該案件之專利權人在前案訴訟中隱瞞專利申請前已先實施之證據而獲勝訴判決，前述證據在隨後的訴訟中被發現，美國最高法院在該案確認：當法院發現尋求法律救濟的一方有不正行為，該行為和訴訟爭議有直接且必要的關聯，其有悖誠信的行為，影響了訴訟雙方接受法院公平審理的基礎時，法院可基於衡平法禁止「不潔之手」尋求法律救濟；又美國專利法(35 U.S.C.)282(b)(1)條亦明文規範：在專利效力或侵權訴訟中，「不可執行」構成抗辯事由，而「不潔之手」理論與「詐欺等不公正行為申請專利(inequitable conduct)」、「權利懈怠(laches)」及「禁反言(estoppel)」均屬於此類抗辯。聯邦巡迴上訴法院(簡稱CAFC)近日援引「不潔之手」理論禁止在證據開示程序中不當隱瞞專利有效性資訊之專利權人行使權利。
二、Luv N' Care, Ltd. et al. v. Laurain et al., Case, No. 22-1905 (Fed. Cir. 2024) 案
(一) 案件歷程
(二) LNC抗辯EZPZ有以下行為，而不得執行其權利：
1. EZPZ對'903號專利之申請構成「詐欺之不公正行為」。
2. EZPZ在訴訟期間之行為構成「不潔之手」。
(三) 2021年底地院駁回EZPZ的覆議申請，並裁定：
1. LNC並未證明EZPZ 有「詐欺等不公正行為」：
(1) 「不公正行為」是指為了欺騙美國專利商標局而扭曲或遺漏重要訊息，從而違反了申請人的坦誠和誠信義務。對「不公正行為」的主張是一種對專利侵權指控的抗辯，即使在有效專利遭受侵權的情況下，如果專利權人有不公正行為，法院也可以行使其公平裁量權，認定原告不可執行該專利。
(2) 即使EZPZ的專利代理人在申請'903號專利期間曾經為「錯誤的陳述」(主張先前技藝之白金寵物墊並未有自行密封的功能，只涉及材料的問題)，但美國專利商標局既然因為涉案專利申請人和其代理人的陳述已知悉有前案的存在，即不能證明專利申請人有欺騙該局的意圖。
2. LNC的「不潔之手」抗辯成立，EZPZ不能據'903號專利及其商業表徵對原告提起反訴：
因為在本案訴訟，特別是證據開示期間，EZPZ並未向法院揭露'903號專利申請相關資訊，並反覆嘗試阻止LNC取得 Laurain女士對前案技術檢索到的證據，以影響LNC的和解談判，且EZPZ之證人(包括Laurain女士以及EZPZ 的前外部律師)，在書面證詞和審判期間也多次提供迴避性的證詞。法院認為， EZPZ「透過欺騙和應受譴責的行為試圖獲得不公平的優勢」。
(四) EZPZ提起上訴。
三、CAFC維持原審關於「不潔之手」之認定
(一) CAFC雖撤銷原審就'903號專利無效之裁決，但仍維持「不潔之手」的認定，強調：
EZPZ迄至證據開示程序結束直到申請覆審階段逾五年之審理期間才揭露其對爭議專利相關的申請資訊，EZPZ涉有(1)未即時揭露涉案專利在美國專利商標局的相關申請資料，遲延到證據開示結束及法院為相關決定後才揭露相關資訊；以及(2)在證據開示程序中，不合理的拒絕揭示與涉案請求項相關的先前技藝，或者試圖封鎖對造發現專利申請人曾經找到的先前技藝證據。EZPZ前述不當行為與其'903號專利侵權主張具有「直接且必要的關聯」，未揭露的內容將直接影響LNC 訴訟策略的製定，並削弱其對爭議專利有效性原可提出質疑的能力，適用「不潔之手」理論，地院裁判並未濫用裁量權。CAFC並指出，EZPZ的行為是「透過欺騙和應受譴責的行為試圖獲得不公平的優勢」、「損及法院誠信」也導致「法院對反訴原告的誠信失去信心」，此種不誠信的行為不是其他任何理論可以彌補。
(二) 另一方面，CAFC也廢棄了原審認定'903號專利申請不構成「不公正行為」之裁判：
CAFC援引其Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co, 判例指出，「詐欺等不公正行為申請專利」包括「重要訊息」和「欺騙意圖」兩個不同要件，本件原審並未明確分辨前述要件，亦即Laurain女士及其證人對於先前技藝錯誤陳述(白金寵物墊只涉及「材料」而與密封的「功能」無關)，並隱匿證據(一證據視頻中顯示白金寵物墊的確具有密封的功能)，是否構成影響可專利性之「重要訊息」。此外，是否具有違背誠信的「欺騙意圖」應衡量相關證據進行「整體審查」。原審僅分別認定Laurain女士及其證人各別有錯誤陳述之行為，疏未將各錯誤陳述之整體加以判斷、以確認爭議專利申請人是否有「欺騙意圖」，亦即並未考量專利申請人提供與同時期握有證據相矛盾的證詞，是否僅僅是「重大過失」、抑或是「意圖欺騙」專利商標局，亦有裁量濫用之疏失，原審就此應續行調查。
四、專利權人不當行為可能引發的抗辯
本案判決顯示，專利權人違背誠信的隱瞞或者欺騙行為，可能同時構成造成專利權無法執行之「不公正行為」，或者「不潔之手」抗辯；而在證據開示程序中隱瞞事證，亦另外構成聯邦民事訴訟規則之處罰事由。不同的抗辯事項具有不同的舉證及審查要件，前述案件中的「不潔之手」抗辯屬於衡平法上的抗辯，一旦被法院採納，法院認定無法主張權利的範圍，除了爭議專利以外，甚至及於專利權人的所有其他主張。被控專利侵權者，在具體個案可能同時援引，以極盡防禦之能事。