一、依歐洲專利公約,歐洲專利核准公告後,任何人都可在9個月內對歐洲專利局(EPO)提出異議。另一方面,依歐洲單一專利法院協議(UPCA),單一專利法院(UPC)對於專利撤銷訴訟案具有專屬管轄權。如何協調兩機關之運作,以避免裁判衝突,在UPCA制定時即已設想並提出初步規範框架,近期UPC慕尼黑及巴黎兩中央分庭分別就前述規範提出其實務操作意見。
二、UPC和EPO之間對專利有效性審理之協調規範
(一) UPCA第33(10)條規定:當EPO「預期將會快速作出決定時(when a rapid decision may be expected)」,UPC法院可以中止訴訟程序。
(二) 單一專利法院程序規則(Rules of Procedure,簡稱RoP)第295條規定:如果UPC法院受理與專利有關的訴訟,同時也是EPO或者各締約國主管當局異議程序或限制程序(包括隨之而來的上訴程序)之標的,法院可以中止訴訟程序。
(三) 根據前述規範,UPC對於與EPO專利異議案併行的訴訟程序,有權裁量是否暫停審理。UPC法院在行使裁量權時,應遵守比例、靈活及公平性原則(參照RoP前言第2、4及5條)。
三、UPC兩則近期裁判
(一) Astellas Institute for Regenerative Medicine v. Healios and Osaka University (UPC_CFI_80/2023)
1. Astellas Institute for Regenerative Medicine對Healios and Osaka University在慕尼黑中央分庭提起撤銷EP3 056 564專利訴訟,被告等聲請在EPO對應異議程序結束前停止本案訴訟程序,主張:
(1) 實質上相同的專利早在2022年4月20日(UPC運行前)即在EPO由本案原告代表提起異議,且將於本案法院進行臨時審理程序前10日聽審,其後3個月內左右將作出決定,對於初步決定不服者仍可提出上訴救濟,預計2028年中前EPO可就異議案作出最終決定。
(2) 原告正在開發的產品目前仍處於臨床試驗階段,預估要13年左右才能完成,彈性的審理時程有利雙方早期和睦解決爭議,並可節省訴訟開支。
2. 原告則請求駁回停止訴訟之聲請,主張提起本件訴訟之目的是期待法院更快就專利有效性議題加以裁決,以便在產品推出前更自由地進行規劃運用。
3. 2023年11月,慕尼黑中央分庭駁回中止本案訴訟之聲請,主要理由如後:
(1) 併行於UPC及EPO的專利效力爭議案,根據UPCA第33(10)條規定,UPC法院有權中止訴訟程序,等待EPO作出任何相關決定,前提是預期EPO將會快速作出決定。但相關法規範未就「快速」,或者「決定」有所定義。本案法院認為:UPCA第33(10)將「快速」用作「決定」的形容詞,即表示對EPO的決定應有一具體的預期(即已知的時間日期),該日期應在不久的將來,例如可明確預期異議決定將在UPC預期裁判之前作成;至於EPO的「決定」:不一定指異議案的最終決定,即使是仍可提出上訴救濟的異議決定也可作為UPC法院裁量是否暫停訴訟程序的考量因素。法院在根據UPCA第33(10)條並結合RoP 295條行使自由裁量權時,必須評估相關事實、情況並考慮雙方的利益。如果雙方利益不一致,法院在決定是否中止訴訟之請求時必須權衡相關利益。是否符合「快速裁決」之標準,應由訴訟兩造各自就訴訟應否進行負舉證責任,提供法院衡量。
(2) 本案法院權衡以下因素,認為對應在EPO的異議案並不符合前述「快速裁決」標準:
- EPO聽審和初步決定的時間點雖然都早於本案UPC法院審理時程,但對於EPO裁決上訴的可能性和上訴所需時間仍是UPC法院裁量是否暫停本案訴訟程序時應整體考量的因素之一。鑑於爭議專利技術的效力在EPO及UPC被雙方持續爭執,且未有相反跡象顯示EPO作出初步決定後,受不利益決定之一方不會持續提起上訴救濟,EPO程序延伸到上訴的可能性很高。因此從EPO作成初步決定迄至2028年中預期作成EPO最終決定的裁判以前,至少仍有5年期間。
- 另一方面,本案原告已清楚表示希望及早釐清確認爭議專利的效力,以便在產品投放市場前可自由進行商業運作。原告就此已說明其對爭議專利是否確實應予撤銷有法律上之利益。
- 被告所提出暫停本案訴訟程序可節省訴訟費用之利益並未大於原告前述法律上利益。特別是考量UPC建置之主要目的是為改善專利權的執行制度、使專利效力爭議及早確定,並確保效率及高品質的裁判。
- 暫停訴訟程序將導致如下圖所示UPC相關審理時程都停止進行,而以不恰當、不符比例原則的方式影響原告提起本案訴訟的法律上利益。相反的,持續進行本案訴訟更為合適,這將會確保本案2024年3月14日臨時會議仍將依原定計畫進行。即使本庭屆時權宜決定暫停訴訟,也能夠將本案訴訟更推進實質審理程序。

(3) 法院公開心證表達在2024年3月14日臨時會議之審理計畫:
- 屆時,訴訟雙方將有機會討論EPO聽審的結果,並再次討論本案訴訟暫停的必要性。
- 倘若臨時會議時已知本案專利初步決定將會被完全撤銷:法院擬中止本案訴訟程序,靜待EPO後續發展。
- 倘若屆時相關專利效力被初步維持:法院為避免裁判矛盾,將會聯繫EPO,探知是否可能在2024年5月24日之前(即距離聽審約3個月左右)作出異議決定書。並根據實際情形決定是否推遲或者續行UPC 其後在6月25日的首次開庭程序。
(二) Bitzer Electronics v. Carrier Corporation (UPC_CFI_263/2023)
1. 2023年6月29日UPC運作不久,BITZER Electronics公司也對Carrier 公司向UPC巴黎中央分庭提起撤銷專利訴訟。而被告同樣根據UPCA第33(10)條聲請中止訴訟程序,主張:已於數月前對EPO就本案爭議專利提起異議,並於2023年6月28日向EPO請求加速審理異議案。
2. 巴黎中央分庭亦駁回本案暫停訴訟之聲請,並闡明:
(1) 被請求中止訴訟的法院應權衡對立雙方的利益,特別是UPC在適當時間作出裁決的利益,以及避免平行程序爭議專利效力所生費用的利益。
(2) 在此過程中,法院應考慮EPO作出決定的預計日期,並考慮中止UPC訴訟程序是否可能對本案原告的訴訟權造成不合理的損害(其中包括本案訴訟判決確定的日期)。本案相關專利在EPO的異議程序才剛提起,並無具體證據證明可能作出初步決定的日期。
(3) 本案既缺乏對EPO可能作出最近決定的具體預期,而UPC的一審判決時程通常為起訴後一年,兩相權衡顯示UPCA第33(10)規範的「快速裁決」標準未獲滿足。
四、以上兩裁判都顯示,要成功說服UPC法院依UPCA第33(10)規定停止訴訟,至少應敘明EPO異議程序作出初步決定的具體時程。慕尼黑中央分庭並且更進一步將可能影響本案訴訟實質審理結果或者裁判歧異的因素列為裁量因素,例如爭議專利範圍被撤銷的機率。