一、無效和侵權爭議一審管轄法院間的協調
UPC協議為便利原告方,承認多元提起訴訟的管道。在發生無效和侵權平行提起訴訟之情形,為協調各該分庭之審理程序,UPCA第33 (4)規定,撤銷專利訴訟原則上應於UPC中央分庭提起,除非「相同當事人」之間涉及同一專利的侵權訴訟已提交給地方分庭審理,在後提交訴訟之法院將不予受理。所謂「相同當事人」的定義如何,非無爭議。UPC近日在乙件醫療器材公司間的專利糾紛案對於前述條款提出解釋。
二、心臟瓣膜專利在UPC分庭間的爭議(UPC_CFI_255:2023)
(一) Edwards Lifesciences和Meril間就心臟瓣膜技術相關專利爭議原已遍及歐洲多個司法管轄法院,訟爭近日延伸到UPC。2023年8月4日,Meril義大利子公司在UPC巴黎中央分庭對Edwards之EP 3646 825號專利提出無效訴訟,後者提出異議,主張已先於2023年6月1日,據相同專利在UPC德國慕尼黑地方分庭對相對人母公司及其德國關係企業提出專利侵權訴訟,相對人與其母公司實質上為「相同當事人」,意圖透過本訴訟干擾德國專利侵權訴訟進展,申請巴黎中央分庭根據UPCA第33 (4)規定不受理本案,由慕尼黑地方分庭一併處理本案專利有效性議題。
(二) 巴黎中央分庭於2023年11月13日以下列理由駁回申請:
1. 申請人爭議核心為相對人與其母公司是否為UPCA第33條第(4)款規範進行訴訟的「相同當事人」。
2. 以成員國法律為準據法解釋UPCA第33(4)「相同當事人」之範圍
依UPCA第47 (6)規定,是否具有在UPC進行訴訟之當事人能力,其準據法依UPC成員國法律定之。在本案,相對人為義大利公司,爭點為相對人是否有權在巴黎分庭提起本件訴訟,及其與在德國訴訟當事人間的關聯,因此本案準據法為義大利法。據義大利法律,在該國設立之法人被賦予獨立的訴訟實施權,可為訴訟當事人。即使一集團由母、子公司共同組成,子公司依母公司指示從事非法行為曾被歐盟判例認定母公司應連帶承擔責任,但法院也從未否認母、子公司個別保有獨立的法人格。因此,本件相對人與其母公司和德國關係企業依義大利法律不能被視為「相同當事人」。
3. 布魯塞爾公約不適用於UPC
(1) 申請人雖援引重訂之布魯塞爾公約第29條及歐盟判例 Drouot assurances v Consolidated metallurgical industries etc.(C-351/96案),主張UPCA第33(4)規範的「相同當事人」應為廣義解釋,適用於當事人間利益相同且不可分割之情形。但布魯塞爾公約29條是為調和27個歐盟成員國之法律規範有所不同,在不同國家提起專利無效及侵權之平行訴訟可能導致裁判衝突、無法執行之情形;而UPCA已對平行訴訟如何協調加以明文,無須類比適用布魯塞爾公約。
(2) 在UPCA架構下針對不同類型的訴訟分配審理法院,一般而言,與專利有效性相關的大部分案件由中央分庭負責,而侵權訴訟由地方分庭審理。中央分庭根據UPCA第33條既然原則上對有效性的案件有管轄權,對於無管轄權之例外情形即不應擴大解釋。
4. 申請人無法證明相對人權利濫用
申請人又主張:相對人為一虛設公司,2023年3月才在義大利設立,由其母公司完全持股,負責人與唯一的職員都在母公司任職,公司註冊地位在一會計事務所,且未見獨立運行任何業務,也無獨立辦公室,因此相對人只是為母公司利益提起本件專利無效訴訟,以迴避在德國的侵權訴訟,其法律行為效力應歸屬母公司。但巴黎分庭認為,以上情形只顯示:母公司在管理決策等方面可影響子公司,以符合集團策略性發展,由於相對人在今年3月才設立,不排除尚在準備階段因此尚未實質開展營運,何況相對人設立時也無法確知申請人是否選擇退出UPC,無實際證據證明相對人明顯有規避法律、濫用權利之情形。
5. UPC分庭間平行訴訟程序之協調
(1) 申請人雖主張對於「相同當事人」採廣義解釋可避免UPC分庭間裁判歧異並實現司法統一。因為相對人的母公司也可能在慕尼黑分庭的侵權訴訟中對專利有效性議題提起反訴,造成同一UPC法院的不同分庭處理相同專利的有效性爭議,無助於程序經濟及效率。
(2) 巴黎分庭不認同前述論點,因為UPC在架構上本即不排除同一專利被不同主體在不同分庭攻擊其效力。UPCA和程序規則(Rule of Procedure,簡稱RoP)已對不同分庭並行審理之情形加以規範:
a. 特別是RoP 295(m)已規定,對於涉及同一專利但當事人不同而平行提起的侵權訴訟和專利撤銷訴訟,審理侵權訴訟的法院可酌情暫緩審理,以避免侵權訴訟程序之不經濟。
b. 如本案之情形,UPCA 第33 (3)亦規定:地方分庭在審理侵權訴訟而被告反訴提出撤銷訴訟時,該分庭具有裁量權,可選擇將反訴爭議提交給中央分庭審理並暫緩審理侵權訴訟,或者在訴訟雙方之同意之情形下將侵權訴訟一併提交予中央分庭審理,以避免兩分庭對同一專利、同一事件歧異產生裁判歧異。地方分庭法官行使前述自由裁量權時,依據RoP序言2和4,仍須遵守比例性、靈活性、公平和公正的原則。
(三)根據前述裁決,巴黎中央分庭將繼續審理本件專利無效案,申請人可選擇在15天內對該院前述程序裁決提起上訴,也可以在法院為實體判決後,連同本案爭執的管轄權問題提出上訴。
三、巴黎中央分庭對於訴訟之「相同當事人」採取狹義解釋,這為往後在UPC平行提起專利侵權及撤銷訴訟之雙方當事人打開了策略性選擇法院的空間。各分庭間將如何協調、裁量,仍有待觀察。
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